Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2016 г. N 09АП-38864/16

г. Москва

16 сентября 2016 г.

Дело N А40-2943/16

Резолютивная часть постановления объявлена 31 августа 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 сентября 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей Д.В. Пирожкова, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи при содействии Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики апелляционные жалобы ООО Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" и ООО Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2016 по делу N А40-2943/16, принятое судьёй Матюшенковой Ю.Л., по иску ООО Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" к ООО "Агропродбизнес" о защите исключительных прав на товарные знаки,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Хотько А.В. (доверенность от 20.10.2015),

от ответчика - Тиллинг Е.М. (доверенность от 04.03.2016),

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен обществом с ограниченной ответственностью Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" (далее - истец) к обществу с ограниченной ответственностью "Агропродбизнес" (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарные знаки - признании незаконным и запрете ответчику использование словесного обозначения "Тураковские", сходного до степени смешения (тождественного) с товарным знаком "ТУРАКОВСКИЕ" по свидетельству N 208976, в отношении товаров (пельменей и других мясных продуктов), однородных товарам (мясо; птица), для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак "ТУРАКОВСКИЕ" по свидетельству N 208976; обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещено словесное обозначение "Тураковские"; признании незаконным и запрете ответчику использование изобразительного обозначения, сходного до степени смешения (тождественного) с изобразительным товарным знаком по свидетельству N 423866, в отношении товаров (пельменей и других мясных продуктов), однородных товарам (мясо; мясо консервированное; птица домашняя [неживая]; экстракты мясные, равиоли), для индивидуализации которых зарегистрирован изобразительный товарный знак по свидетельству N 423866; обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещено указанное словесное обозначение; взыскании компенсации за ожидание исполнения ответчиком судебного акта по настоящему делу в виде денежной суммы, начисляемой ежемесячно в размере 500 000 рублей с момента вступления судебного акта в законную силу.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2016 иск удовлетворен частично: признано незаконным и запрещено ответчику использование товарного знака по свидетельству N 423866 в отношении товаров "пельмени и другие мясные продукты"; ответчик обязан изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещен товарный знак по свидетельству N 423866; в удовлетворении остальной части требований отказано.

Суд первой инстанции сослался на статьи 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и указал, что сходство спорных обозначений как словесного, так и изобразительного, очевидно из их сравнения, сторонами не оспаривается. Истец не давал ответчику разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков, в связи с чем реализация ответчиком товаров с использованием товарного знака истца и обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, является нарушением исключительных прав истца на товарные знаки. Ссылка ответчика на прекращение на момент разрешения спора использования товарного знака документально не подтверждена, между тем как истец представил в ходе судебного заседания доказательства приобретения им в период рассмотрения дела в розничной торговой точке пельменей производства ООО "Агропродбизнес", содержащих на упаковке товарные знаки по спорным свидетельствам. Правовая охрана товарного знака N 208976 прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 27.08.15 по делу СИП-827/2014 в отношении части товаров 29 класса МКТУ - рыба, дичь, мясные экстракты. Заявлением требования о присуждении истцу компенсации за ожидание исполнения судебного акта истец фактически подменил требование о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак; доказательств наличия оснований считать, что судебный акт не будет исполнен, не представлено.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик подали апелляционные жалобы, в которых просят состоявшийся по делу судебный акт отменить в части, принять новый судебный акт.

Истец в своей апелляционной жалобе указал на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела и на неправильное применение норм материального права. По мнению заявителя, суд неправомерно отказал истцу в защите исключительного права на товарный знак N 208976. Считает, что контрафактные товары, производимые и вводимые в оборот ответчиком (пельмени и другие мясные продукты) являются однородными товарам 29 класса МКТУ "мясо; птица", для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак N 208976. Утверждает, что истец не только производит товары с использованием словесного обозначения, тождественного товарному знаку истца N 208976, - пельмени с мясной начинкой, но и совершает приготовление к производству иных продуктов питания с использованием товарных знаков истца - вареников, чебуреков, паштетов, колбасы, изготовляемых с использованием мяса и мяса птицы, что подтверждается декларациями, опубликованными на сайте Росаккредитации в сети Интернет. Настаивает на том, что нормативные документы (ГОСТы) подтверждают однородность таких товаров как мясо, птица и любых полуфабрикатов из них, в том числе пельменей. Полагает, что суд неверно квалифицировал заявленное истцом требование о взыскании судебной неустойки как требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права; истец заявил о присуждении именно судебной неустойки на случай неисполнения судебного решения в целях побуждения ответчика к своевременному исполнению обязательства в натуре.

Ответчик в своей апелляционной жалобе указал, что, по его мнению, суд первой инстанции неправомерно запретил истцу использовать спорное обозначение в отношении товаров "другие мясные продукты", поскольку в дело представлены доказательства использования ответчиком спорного обозначения только в отношении товара "пельмени". Считает, что требования истца носят характер злоупотребления правом, являются действиями по устранению конкурентной продукции ответчика с товарного рынка. Полагает, что об участии ответчика в производстве и реализации пельменей "Тураковские" истец был осведомлен еще в 2012 году, в связи с чем суд первой инстанции необоснованно отказал в применении исковой давности.

В отзывах на апелляционные жалобы содержатся возражения сторон на доводы жалобы другой стороны.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца доводы своей апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить в части, иск удовлетворить в заявленном размере. По доводам апелляционной жалобы ответчика возражал, просил оставить ее без удовлетворения.

Представитель ответчика доводы своей апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить в части запрета ответчику использовать словесное обозначение "Тураковские" в отношении товаров - "другие мясные продукты". Возражал по доводам, изложенным в апелляционной жалобе истца, просил оставить ее без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2016 подлежит изменению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельству N 208976 "ТУРАКОВСКИЕ" (словесный), зарегистрированного в отношении отдельных товаров 29 класса МКТУ (мясо; птица), и по свидетельству N 423866 (изобразительный), зарегистрированного в отношении отдельных товаров 29 класса МКТУ (изделия колбасные; консервы мясные; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; птица домашняя [неживая]; экстракты мясные), 30 класса МКТУ (равиоли).

Истцу стало известно, что ответчик производит пельмени "Тураковские" (производство по адресу: 141325, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Тураково, 116а) с использованием товарных знаков общества (протокол 09АА0189234 от 29.12.2015 осмотра доказательств - упаковок пельменей "Тураковские", составленный нотариусом Черкесского нотариального округа).

Изложенные фактические обстоятельства сторонами не оспариваются.

Судом первой инстанции сделаны правильные выводы о том, что истец не давал ответчику согласие на производство товара "пельмени" с использованием принадлежащего ему товарного знака, что срок исковой давности истцом не пропущен, что требование о взыскании денежных средств удовлетворению не подлежит.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению ввиду следующего.

Истец ошибочно полагает, что товар "пельмени" является однородным таким товарам как "мясо" и "птица". По своей сути однородным является исходный материал названных товаров, то есть сырье. Мясо и птица относятся к сырьевой категории продуктов, сырьевыми товарами, предназначенными для производства продуктов питания, в то время как пельмени следует отнести к мучным кулинарным изделиям. Данные товары не могут быть признаны взаимозаменяемыми в силу разного назначения этих продуктов и в силу их разного качественного состава. Различными являются технология производства этих товаров и условия реализации названных товаров. Кроме того, данные товары по классификации МКТУ выделены в разные родовые группы.

Оценив в совокупности названные признаки, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что названные товары не являются однородными.

В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства того, что ответчик производил и вводил в гражданский оборот какие-либо иные товары, кроме пельменей, с использованием обозначения, тождественного товарному знаку истца.

По этой причине суд апелляционной инстанции признает подлежащей изменению резолютивную часть обжалуемого решения в той части, в какой удовлетворены требования в отношении не только товара "пельмени", но и в отношении других мясных продуктов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Суд апелляционной инстанции полагает необходимым исключить из резолютивной части обжалуемого решения указание на признание незаконным и на запрет использования ответчиком товарного знака по свидетельству N 423866 в отношении товаров "другие мясные продукты".

Довод жалобы истца о том, что ответчик предпринимает действия, создающие угрозу нарушения права истца, выражающиеся в намерении осуществить производство иных продуктов с использованием обозначения, тождественного товарному знаку истца, подлежит отклонению, поскольку декларации, на которые ссылается истец, размещенные на сайте Росаккредитации, выданы на основании документации, датированной мартом-июнем 2015 года (протоколы испытаний). Истцом не опровергнуты доводы ответчика о том, что к моменту рассмотрения дела в арбитражном суде им прекращены действия по подготовке производства товаров с использованием спорных обозначений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения судебного акта о понуждении исполнить обязательство в натуре в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного и недобросовестного поведения.

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводом ответчика, содержащимся в его отзыве на апелляционную жалобу истца, о том, что истец не представил никаких обоснований применения требования о присуждении судебной неустойки к ответчику, равно как и не обосновал размер заявленной суммы.

Так, в исковом заявлении истец не указал, где и когда должно быть начато исполнение судебного акта по настоящему делу, в какой срок судебный акт должен быть исполнен, каким образом факт исполнения должен быть удостоверен. Данные обстоятельства имеют существенное значение для начисления судебной неустойки, исходя из формулировки заявленного требования: "за ожидание исполнения судебного акта". Арбитражный суд не вправе по собственной инициативе выходить за пределы заявленных требований.

Довод апелляционной жалобы ответчика о пропуске срока исковой давности подлежит отклонению, поскольку о нарушении им исключительного права на товарный знак истец узнал 29.12.2015, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от указанной даты. Доказательств иного в материалах дела не содержится. Трехлетний срок исковой давности до предъявления иска в арбитражный суд (13.01.2016) истцом не пропущен.

Другой довод жалобы ответчика о злоупотреблении истцом правом не основан на положениях статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы ответчика по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на истца, поскольку апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2016 по делу N А40-2943/16 изменить.

Признать незаконным и запретить обществу с ограниченной ответственностью "Агропродбизнес" использование товарного знака по свидетельству N 423866 в отношении товаров "пельмени", обязав общество с ограниченной ответственностью "Агропродбизнес" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещен товарный знак по свидетельству N 423866.

В остальной части решение оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Агропродбизнес" 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

Д.В. Пирожков Е.Б. Расторгуев