Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 сентября 2016 г. N 09АП-41564/16

г. Москва

29 сентября 2016 г.

Дело N А40-251394/15

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 сентября 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Н.И. Левченко, Н.В. Лаврецкой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.Г.Коробковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Вина и Воды Абхазии"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 июля 2016 года

по делу N А40-251394/15, принятое судьёй Матюшенковой Ю.Л.

по иску ООО "Вина и Воды Абхазии"

к ООО "АГОРА"; ООО "Инвестпроект"

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "ДОЛИНА"

о защите исключительных прав на товарные знаки и

взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: 1) Орлянский М.В. (доверенность от 10.03.2016),

Винокуров А.Н. (доверенность от 09.03.2016); 2) Лебедев А.Ю. (доверенность от 03.06.2016)

от третьих лиц: не явились, извещены

УСТАНОВИЛ

ООО "Вина и Воды Абхазии" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением об: - обязании Общества с ограниченной ответственностью "АГОРА" прекратить использование словесных обозначений "Апхын", "Апсара", "Лыхван", "Эшгем", сходных до степени смешения с товарными знаками Истца по свидетельствам N 418743, 435176, 557499, 415376, 557481, 418744, 557674, 415263, 557850, 559938 при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот алкогольной продукции (вин), в том числе изъять из оборота и уничтожить за счет Ответчика 1 контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемые обозначения, сходные до степени смешения с Товарными знаками Истца;

- обязании Общества с ограниченной ответственностью "Инвестпроект" прекратить использование словесных обозначений "Апхын", "Лыхван", сходных до степени смешения с товарными знаками Истца по свидетельствам N 415376, 557481, 415263, 557850, при предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот алкогольной продукции (вин), в том числе изъять из оборота и уничтожить за счет Ответчика 2 контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемые обозначения, сходные до степени смешения с Товарными знаками Истца;

- обязании Общества с ограниченной ответственностью "АГОРА" прекратить использование комбинированных обозначений (этикеток) вин "Азнау", "Ласур", "Апхын", "Апсара", "Лыхван", "Эшгем", сходных до степени смешения с Товарными знаками Истца по свидетельствам N 557498, 557497, 557481, 557421, 557420, 557674, 557499, 557850, 559938 при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот алкогольной продукции (вин), в том числе изъять из оборота и уничтожить за счет Ответчика 1 контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемые обозначения, сходные до степени смешения с Товарными знаками Истца;

- обязании Общества с ограниченной ответственностью "Инвестпроект" прекратить использование комбинированных обозначений (этикеток) вин "Апхын", "Лыхван", сходных до степени смешения с товарными знаками Истца по свидетельствам N 557498, 557497, 557481, 557421, 557420, 557674, 557499, 557850, 559938 при предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот алкогольной продукции (вин), в том числе изъять из оборота и уничтожить за счет Ответчика 2 контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемые обозначения, сходные до степени смешения с Товарными заиками Истца;

- обязании Общества с ограниченной ответственностью "АГОРА" опубликовать на своем официальном сайте в сети Интернет www. a gora-group.ru решение суда о неправомерном использовании им обозначений, сходных до степени смещения с Товарными знаками Истца, перечисленными в п.1 и 3 исковых требований, с указанием действительного правообладателя Товарных знаков;

- обязании Общества с ограниченной ответственностью "АГОРА" выплатить Истцу компенсацию в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Решением суда от 05 июля 2016 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд пришел к выводу, что истец неправомерно сравнил использованные ответчиком обозначения со своими товарными знаками, объединив последние.

Так, например, "Эшгем" сравнивается с "Эшера" и "Чегем", "Апсара" - с "Апсны" и "Амра" и т.п., так как законом не предусмотрен способ сравнения обозначений путем объединения разных товарных знаков для их последующего совместного сравнения с одним обозначением, выделяя при сравнении отдельные части (начальную или конечную) товарных знаков для их сопоставления с отдельными частями (начальной или конечной) обозначений ответчика.

Кроме того этикетки вин ответчика содержат слова "Традиции Абхазии", выполненные вверху каждой этикетки крупным шрифтом, который обеспечивает доминирование указанных слов. Обозначение "Традиции Абхазии" является, как указал ответчика, зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 557021 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ и используется ответчиком на основании договора с правообладателем - ООО "Абхазское традиционное виноделие". Таким образом, этикетки вин истца и вин ответчика различаются по оформлению, что опровергает довод о возможности смешения обозначений.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

По мнению заявителя жалобы, суд не принял во внимание, что товарные знаки Истца образуют группу. Истец правомерно сравнивал группу своих товарных знаков с группой обозначений, используемых Ответчиками, и доказал, что обозначения, используемые Ответчиками сходны с товарными знаками Истца до степени смешения.

Суд не учел, что социологический опрос, проведенный ВЦИОМ, является надлежащим доказательством того, что различия в словесных обозначениях товаров Истца и Ответчика не влияют на восприятие потребителей. В соответствии с отчетом ВЦИОМ, предоставленным Истцом, "большинство респондентов (59,7%) отвечая на вопрос о сходстве словесных обозначений, считают вина производства ООО "Вина и Воды Абхазии" и вина производства ООО "Долина" визуально схожими в той или иной мере, включая схожие названия.

Ответчик просит решение суда оставить в силе, представил письменные пояснения и отзыв на апелляционную жалобу.

Заслушав возражения представителей ответчиков, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст. 270 АПК РФ, для отмены решения от 05 июля октября 2016 г. и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, общество с ограниченной ответственностью "Вина и Воды Абхазии" является правообладателем в отношении следующих товарных знаков на территории Российской Федерации:

-словесный товарный знак "Чегем", свидетельство N 435176 (дата приоритета - 21.09.2009 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

-словесный товарный знак "Эшера", свидетельство N 418743 (дата приоритета -21-09.2009 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

словесный товарный знак "Лыхны", свидетельство N 415263 (дата приоритета - 21.09.2009 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

-словесный товарный знак "Апсны", свидетельство N 415376 (дата приоритета -21.09.2009 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

словесный товарный знак "Псоу", свидетельство N 415264 (дата приоритета - 21.09.2009) зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

-словесный товарный знак "Амра", свидетельство N 418744 (дата приоритета - 21.09.2009) зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

-словесный товарный знак "Диоскурия", свидетельство N 415262 (дата приоритета 21.09.2009 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

словесный товарный знак "Букет Абхазии", свидетельство N 415378 (дата приоритета 21.09.2009 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

словесный товарный знак "Анакопия", свидетельство N 418742 (дата приоритета 21.09.2009 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

-словесный товарный знак "Радеда", свидетельство N 415261 (дата приоритета 21.09.2009 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина), комбинированный товарный знак "РАДЕДА", свидетельство N 557498 (дата приоритета 01.07.2014 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

-комбинированный товарный знак "ПСОУ", свидетельство N 557497 (дата приоритета 01.07.2014.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

-комбинированный товарный знак "АПСНЫ", свидетельство N 557481 (дата приоритета 01.07.2014 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина), - комбинированный товарный знак "БУКЕТ АБХАЗИИ", свидетельство N 557421 (дата приоритета - 01.07.2014 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива)),

-комбинированный товарный знак "ДИОСКУРИЯ", свидетельство N 557420 (дата приоритета - 01.07.2014 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

-комбинированный товарный знак "АМРА", свидетельство N 557674 (дата приоритета -01.07.2014 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

-комбинированный товарный знак "ЧЕГЕМ", свидетельство N 557499 (дата приоритета -01.07.2014 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

-комбинированный товарный знак "ЛЫХНЫ", свидетельство N 557850 (дата приоритета - 01.07.2014 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина),

комбинированный товарный знак "ЭШЕРА", свидетельство N 559938 (дата приоритета -01.07.2014 г.), зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (вина).

В июне-июле 2015 года Истцу стало известно о введении Ответчиками в гражданский оборот алкогольной продукции (вин), маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с Товарными знаками Истца, а именно вина "Азнау", "Ласур", "Апхын", "Апсара", "Лыхван", "Эшгем".

В соответствии с информацией, представленной на контрэтикетке указанных вин, а также из сопутствующей рекламной продукции, производителем данной продукции является Общество с ограниченной ответственностью "Долина" ("Третье лицо") по заказу Общества с ограниченной ответственностью "Агора" ( "Ответчик 1"). Ответчик 1 осуществляет следующие действия по введению в гражданский оборот контрафактной продукции: производство, предложение к продаже, продажа, демонстрация на выставках на территории Российской Федерации, хранение и перевозка в указанных целях; использует обозначения, сходные до степени смешения с Товарными знаками Истца, в рекламе и иным образом вводит в гражданский оборот продукцию, с обозначениями сходными до степени смешения с Товарными знаками Истца. Ответчик 2 осуществляет следующие действия по введению в гражданский оборот контрафактной продукции: предложение к продаже, продажа продукции; использует обозначения, сходные до степени смешения с Товарными знаками Истца, в рекламе и иным образом вводит в гражданский оборот контрафактную продукцию, с обозначениями сходными до степени смешения с Товарными знаками Истца

В обоснование довода об использовании указанных обозначений при введении продукции в гражданский оборот истец сослался на следующие доказательства:

товарно-кассовые чеки о приобретении продукции, маркированной обозначениями "Апхын", "Лыхван" в магазинах ООО "Инвестпроект" ("Ответчик 2"), а также фотографии с полок в залах продаж; товарно-кассовые чеки о приобретении продукции, маркированной спорными обозначениями, в магазинах ООО "Транс-Кит", ООО "Малина", ООО "Альбион-2002", а также фотографии с полок в залах продаж; образцы рекламной продукции (листовки, каталоги) Ответчика 1 с изображением вин, маркированных этикетками, сходными до степени смешения с Товарными знаками; письмо Третьего лица ООО "Долина", в котором оно подтверждает, что осуществляло производство и поставку в адрес Ответчика 1 алкогольной продукции (вина "Азнау", "Ласур", "Апхын", "Апсара", "Лыхван", "Эшгем");

протокол осмотра доказательств 77 АБ 8852644 от 01.12.2015 г., в котором нотариусом г. Москвы Ястребовым Дмитрием Владиславовичем заверена электронная переписка представителей Истца и Ответчика 1 в рамках попытки досудебного урегулирования спора. Истец также полагает, что нарушение подтверждается перепиской истца и ответчика 1; социологический опрос "Определение мнения респондентов о сходстве / различии обозначений (этикеток), использующихся для маркировки вин производства ООО "Вина и Воды Абхазии", с одной стороны, и производства ООО "Долина" (эксклюзивный дистрибьютор: ООО "Агора"), с другой стороны, а также о возможности введения в заблуждение потребителей относительно их производителей", проведенный Фондом "ВЦИОМ"

Истец полагает, что этикетки вин "Азнау", "Ласур", "Апхын", "Апсара", "Лыхван", "Эшгем" сходны до степени смешения с Товарными знаками Истца как в словесной, так и в графической части. Данное обстоятельство, по его мнению, подтверждается результатами социологического опроса ВЦИОМ, а также Заключением комиссии специалистов по результатам исследования объектов интеллектуальной собственности (товарных знаков) N 697/15 от 21.08.2015 г. Автономной некоммерческой организации "Центр по проведению судебных экспертиз и исследований", аккредитованной при Арбитражных судах.

По мнению истца, словесное обозначение "Эшгем" сходно до степени смешения с Товарными знаками "Эшера" по свидетельству N 418743, 559938 и "Чегем" по свидетельствам N 435176, 557499. Словесное обозначение "Апсара" имеет сходство до степени смешения с Товарными знаками "Апсны" по свидетельствам N 415376, 557481 и "Амра" по свидетельствам N 418744, 557674. Словесное обозначение "Апхын" имеет сходство до степени смешения с Товарными знаками "Апсны" по свидетельствам N 415376, 557481 и "Лыхны" по свидетельствам N 415263, 557850. Словесное обозначение "Лыхван" имеет сходство до степени смешения с товарным знаком "Лыхны" по свидетельству N 415263, 557850. Истец усматривает фонетическое сходство указанных обозначений. Кроме того, истец ссылается на то, что его товарные знаки представляют собой единую линейку. Товарные знаки (этикетки), индивидуализирующие продукцию Истца, выполнены в едином стиле и дизайнерском решении. Сходство используемых ответчиками обозначений с товарными знаками истца в их серии выражается в совпадении существенных признаков и доминирующих элементов этикетки. Имеет место сходство до степени смешения. Для признания такого сходства достаточно опасности, а не реального смешения. О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют, по мнению истца, данные Социологического опроса.

Истец не давал ответчикам разрешения на использование своих товарных знаков, считает их действия нарушением прав на товарные знаки, а также актом недобросовестной конкуренции.

Статьей 1479 Гражданского кодекса предусмотрено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с указанными нормами субъектом гражданско-правовой ответственности является не только производитель товара, маркированного обозначением, тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации, но и лицо, осуществившее иное использование товарного знака, в том числе введение товара в гражданский оборот.

Представленными истцом доказательствами подтверждается, и не опровергнуто ответчиком, что в розничной торговой сети производилась реализация вин под указанными наименованиями. Сведения на этикетках позволяют сделать вывод, что вино вводится в оборот ответчиком.

Вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком, с товарными знаками истца является вопросом факта и может быть решен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Для признания сходства обозначений достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя (постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 г. N 2050/13 по делу N А40-9614/2012). Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения (постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 г. N 3602/11 по делу N А08-8099/2009).

Обозначения подлежат сравнению по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

Истец сравнил использованные ответчиком обозначения со своими товарными знаками, объединив последние. Так, например, "Эшгем" сравнивается с "Эшера" и "Чегем", "Апсара" - с "Апсны" и "Амра" и т.п.

Между тем, ответчик обоснованно указал, что законом не предусмотрен способ сравнения обозначений путем объединения разных товарных знаков для их последующего совместного сравнения с одним обозначением, выделяя при сравнении отдельные части (начальную или конечную) товарных знаков для их сопоставления с отдельными частями (начальной или конечной) обозначений ответчика.

При этом не может быть принят во внимание довод истца о том, что товарные знаки Истца образуют группу и истец правомерно сравнивал группу своих товарных знаков с группой обозначений, используемых Ответчиками, и доказал, что обозначения, используемые Ответчиками сходны с товарными знаками Истца до степени смешения.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 N 2384/12 по делу N А40- 146649/10-19-1260 указано следующее: "Из материалов дела следует, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.".

Из приведенного выше фрагмента постановления Президиума ВАС РФ прямо следует, что для отнесения товарных знаков к одной группе (серии) знаков, необходимо наличие одновременно следующих критериев:

-товарные знаки являются зависимыми друг от друга;

-товарные знаки связаны между собой наличием одного и того же доминирующего элемента;

-товарные знаки имеют фонетическое и семантическое сходство;

-товарные знаки могут иметь несущественные графические отличия, не изменяющие их сущность.

Фраза "наличие одного и того же доминирующего элемента" однозначным образом указывает на необходимость наличия единого доминирующего элемента для всей группы знаков. При этом, доминирующий элемент для всей группы (серии) знаков в отдельных знаках может иметь несущественные графические отличия, не изменяющие сущность знаков.

В своей жалобе истец не назвал доминирующего элемента, являющегося единым для всех его товарных знаков, и объединяющего их в одну группу (серию).

Также судебная коллегия отклоняет утверждение истца о том, что сходство до степени смешения товарных знаков и словесных обозначений подтверждено социологическим отчетом ВЦИОМ.

Вопреки доводу истца, методология проведения социологического исследования не включала сравнение словесных обозначений - словесных товарных знаков и словесных элементов комбинированных товарных знаков истца со словесными обозначениями ответчика. Поэтому, на основании данных соцопроса ВЦИОМ не представляется возможным определить наличие или отсутствие сходства как словесных обозначений, выполняющих функцию наименований продукции, так и этикеток продукции истца и ответчика.

К такому же выводу пришел и суд первой инстанции, который в своем решении (см.: абз. 1 стр. 7 решения) указал, что как следует из содержания социологического опроса, проводилось сравнение не отдельных товарных знаков, а их всех в совокупности, с обозначениями ответчика, также в совокупности. При этом словесные обозначения (наименования отдельных вин) не исследовались и не предлагались к опросу.

В своей жалобе истец не назвал доказательств, опровергающих указанный вывод суда первой инстанции.

Ссылка на сведения, изложенные на стр. 5 социологического опроса, указанный выше вывод суда не опровергает, поскольку эти сведения находятся в разделе "Основные выводы" социологического опроса. Вместе с тем, согласно разделу "Результаты исследования", характеризующему методологию исследования и содержащему вопросы респондентам, словесные обозначения (наименования отдельных вин) по отдельности Фондом ВЦИОМ не исследовались и не предлагались респондентам к опросу.

Поэтому, на основе соцопроса ВЦИОМ невозможно достоверно определить наличие или отсутствие сходства до степени смешения между товарными знаками истца и обозначениями ответчика.

Кроме того, как правильно установил суд первой инстанции, этикетки вин ответчика содержат слова "Традиции Абхазии", выполненные вверху каждой этикетки крупным шрифтом, который обеспечивает доминирование указанных слов. Обозначение "Традиции Абхазии" является, как указал ответчика, зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 557021 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ и используется ответчиком на основании договора с правообладателем - ООО "Абхазское традиционное виноделие". Таким образом, этикетки вин истца и вин ответчика различаются по оформлению, что опровергает довод о возможности смешения обозначений.

С учетом того, что нормы материального права, регулирующие спорные отношения, суд первой инстанции применил верно, процессуальных нарушений не допустил, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 июля 2016 года по делу N А40-251394/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.И. Левченко Н.В. Лаврецкая