Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2016 г. N 09АП-56782/16

г. Москва

07 декабря 2016 г.

Дело N А40-189533/14

Резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 декабря 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Верстовой М.Е.

судей: Садиковой Д.Н., Трубицына А.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кривовой С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО Группа Компаний "Землякофф" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 сентября 2016 года по делу N А40-189533/14, принятое судьей Козленковой О.В. по иску закрытого акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН 1025006038958) к обществу с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ защита растений Центр" (ОГРН 1133668007010), обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (ОГРН 1037724060560), обществу с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ" (ОГРН 1105003002422) о защите исключительного права на изобретение по патенту N 2488999, по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (ОГРН 1037724060560) к закрытому акционерному обществу Фирма "Август" о признании права преждепользования на изобретение на патент Российской Федерации N 2488999, третье лицо - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (ОГРН 1067760630684).

при участии в судебном заседании:

от истца - Митягин К.С., Ахмедов Г.А. по доверенности от 11.02.2016 г.;

от ответчиков: от ООО "ЗемлякоФФ защита растений Центр" (ОГРН 1133668007010) - не явился, извещен;

от ООО Группа компаний "ЗемлякоФФ" (ОГРН 1037724060560) - Пронин В.А. по доверенности от 25.11.2016 г.;

Сергеев А.В

ООО "ЗемлякоФФ" (ОГРН 1105003002422) - Шмидт Е.А. по доверенности от 24.02.15г.;

от третьего лица - не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ЗАО Фирма "Август" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ЗемлякоФФ защита растений Центр", ООО Группа компаний "ЗемлякоФФ", ООО "ЗемлякоФФ" (далее - ответчики) с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных

требований относительно предмета спора, привлечено Министерство сельского

хозяйства Российской Федерации.

ООО Группа компаний "ЗемлякоФФ" предъявлен встречный иск о признании

права на дальнейшее безвозмездное использование тождественного изобретению по

патенту N 2488999 решения пестицида "Статус Гранд" ВДГ (500 г/кг трибенурон-

метила - 104 г/кг флорасулама) без расширения объема такого использования (право преждепользования) в количестве 50 тонн в год.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2015 в удовлетворении первоначальных и встречных исковых требований отказано (оставлено без

изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2016).

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2016 года

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2015 и постановление Девятого

арбитражного апелляционного суда от 15.01.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2015 и

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2016, в

постановлении от 14 апреля 2016 года Суд по интеллектуальным правам указал на то,

что при рассмотрении настоящего дела вопрос об объемах использования права

преждепользования ответчиком либо объемах, соответствующих сделанных приготовлений не исследовался.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 сентября 2016 принят отказ от первоначальных исковых требований по пунктам 2, 3 уточнения исковых требований. Производство по делу в данной части прекращено.

Суд решил:

Запретить ООО "ЗемлякоФФ защита растений Центр", ООО Группа компаний

"ЗемлякоФФ", ООО "ЗемлякоФФ" изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида "Статус Гранд" (трибенурон---метил+ флорасулам, 500 г/кг+ 104 г/кг).

Взыскать с ООО "ЗемлякоФФ защита растений Центр" в пользу ЗАО Фирма "Август" расходы за проведение судебной экспертизы в размере 13 333 руб. 34 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.

Взыскать с ООО Группа компаний "ЗемлякоФФ" в пользу ЗАО Фирма "Август" расходы за проведение судебной экспертизы в размере 13 333 руб. 34 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.

Взыскать с ООО "ЗемлякоФФ" в пользу ЗАО Фирма "Август" расходы за проведение судебной экспертизы в размере 13 333 руб. 34 коп.

В удовлетворении встречных исковых требований отказано (том 7, л.д. 38-43).

Ответчик не согласился с решением и подал 11.10.2016 года апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, в первоначальном иске отказать.

По мнению заявителя, мотивировочная часть решения суда представляет собой копию письменных объяснений истца от 03 июня 2016 года, в которой представлена необъективная оценка доказательств по делу, противоречащая фактическим обстоятельствам дела, а также выводам и замечаниям, сделанным Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 14.04.2016.

Доказательства были исследованы не в полном объеме, часть доказательств не получила судебную оценку и немотивированно проигнорирована судом.

Заявитель отмечает, что заключение судебной экспертизы ненадлежащее доказательство, встречный иск подлежит удовлетворению.

В судебном заседании апелляционной инстанции представители ответчиков поддерживают доводы жалобы, ходатайствуют о назначении по делу судебной экспертизы, представитель истца возражал, считает решение законным и обоснованным.

Протокольным определением от 30.11.2016 года отказано в назначении по делу судебной экспертизы.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что отсутствуют основания для отмены обжалуемого решения суда на основании следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является обладателем патента Российской Федерации N 2488999 на изобретение "Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений" с приоритетом от 15.11.2011, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 14.03.2013.

По утверждению истца ответчики используют в своей деятельности, в том числе вводят в гражданский оборот гербицид (являющийся разновидностью пестицида) под наименованием "Статус Гранд", в формуле которого использовано запатентованное истцом изобретение.

В рамках рассмотрения настоящего дела проводилась судебная патентоведческая экспертиза. В заключении, сделанном по ее итогам, содержится вывод о том, что решение, представленное в справке ООО "ЗемлякоФФ" о составе продукта (пестицида) "Статус Гранд", произведенного им для испытаний и исследований в соответствии с пунктом 2.8. Соглашения о формуляции от 08.07.2011 года, является тождественным одному из возможных решений, охватываемых патентом Российской Федерации N 2488999.

При первоначальном рассмотрении суды первой и апелляционной инстанции установили, что пестицид "Статус Гранд", ВДГ является тождественным одному из возможных

решений, охватываемых патентом Российской Федерации N 2488999, не определили

объем предоставляемого права преждепользования, а также в процессе рассмотрения

настоящего дела не исследовался вопрос о наличии производственных мощностей для

создания и введения в гражданский оборот пестицида "Статус Гранд".

Суд первой инстанции, выполняя указания Суда по интеллектуальным правам, пришел к обоснованному выводу об удовлетворении первоначального иска и отказе в удовлетворении встречного иска на основании следующего.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение - п. 1 ст. 1358 ГК РФ.

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения

считается, в частности: изготовление, применение, предложение о продаже, продажа,

иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (правопреждепользования).

Суд указал в обжалуемом решении, что представленные ответчиком документы не подтверждают совершение ООО ГК "Землякофф" необходимых приготовлений к использованию тождественного решения.

Материалами дела подтверждается осуществление ООО ГК "Землякофф" до

даты приоритета патента N 2488999 научных исследований по испытанию ряда

препаратов, в том числе, препарата Статус Гранд. Данный факт нашёл своё отражение в

пункте 1.1. договора N 15/50/11 на выполнение научно-исследовательских работ,

согласно которому "Исполнитель обязуется выполнить следующие виды научно-

исследовательских работ: проведение экспертизы материалов Заказчика для

постановки на испытания препаратов <...> Статус Гранд <...>. Заказчик (ООО "Глобал-

Трейд") обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в размере и

порядке, предусмотренным настоящим договором" (т. 1, л.д. 50), а также в пункте 1.1. договора N 34/10/11 на проведение научно исследовательских работ от 18 марта 2011

года, согласно которому "Заказчик (ООО "Глобал-Трейд") поручает, а Исполнитель

принимает на себя проведение научно-исследовательских работ по изучению

биологической эффективности и определению остаточных количеств препара- <...>

Статус Гранд <...>" (том 1, л.д. 52).

Справка исх. N 08/16 от 29 августа 2016 года, составленная Жингсу Агрокем

Лаборатори Ко., Лтд, также не является безусловным доказательством,

подтверждающим осуществление до даты приоритета каких-либо действий,

касающихся препарата Статус Гранд.

Иных документов между ООО ГК "Землякофф" и третьими, независимыми

лицами, подтверждающих осуществление до даты приоритета каких-либо действий,

касающихся препарата Статус Гранд, в материалы дела представлено не было.

Согласно пункту 2.1. соглашения "После получения свидетельства о

государственной регистрации пестицида на Продукт, Заказчик (ООО ГК "Землякофф")

поручает Подрядчику (ООО "Землякофф") изготовление Продукта в соответствии с

техническим заданием Заказчика, в объёмах, предусмотренных п. 2.5. настоящего

соглашения. После контроля качества произведённого Подрядчиком Продукта и

приёмки Заказчиком каждой изготовленной партии Продукта, Подрядчик, действуя в

качестве агента Заказчика, организовывает сбыт (продажу) Продукта на указанной

Территории" (том 1, л.д. 146).

Согласно Свидетельству о государственной регистрации агрохимиката N 61,

пестицид Статус Гранд получил государственную регистрацию от 13 июня 2013 года

(том 1, л.д. 46), то есть значительно позднее даты приоритета патента на изобретение N 2488999 от 15.11.2011.

В соответствии с пунктом 2.1. соглашения о формуляции изготовление

пестицида Статус Гранд поручается подрядчику после получения свидетельства о

государственной регистрации агрохимиката. Таким образом, фактическое изготовление пестицида Статус Гранд, согласно условиям соглашения, должно было начаться спустя более полутора лет после даты приоритета.

Доказательств того, что компаниями ООО "Землякофф" или ООО ГК

"Землякофф" были проведены приготовления к использованию пестицида "Статус Гранд" до даты получения государственной регистрации (например, приобретение оборудования, подготовка производственных мощностей и т.д.), в материалы дела не представлены.

Суд пришел к выводу, что Соглашение о формуляции не подтверждает реально принятых

мер по приготовлению к использованию на территории Российской Федерации

технического решения, тождественного запатентованному в патенте N 2488999.

Данным Соглашением может подтверждаться только намерение использовать

пестицид "Статус Гранд".

При этом согласно ст. 1361 ГК РФ для получения права преждепользования,

лицо должно подтвердить, что оно использовало на территории Российской Федерации

созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся

от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо

сделало необходимые к этому приготовления.

Доказательством серьезных намерений может служить изготовление рабочих

чертежей или моделей, доставка материалов и оборудования, необходимых для

реализации производства, начало постройки предприятия для осуществления

изобретения и другие факты, свидетельствующие о реальной или запланированной

готовности производить изделия или осуществлять технологии. Подобных

доказательств ответчиком представлено не было.

Ответчик указывает, что ООО "ЗЕМЛЯКОФФ" в соответствии с соглашением о формуляции от 08.07.2011, заключенным с ООО ГК "ЗемлякоФФ", произвело в 2011 и 2012 гг. в интересах ООО ГК "ЗемлякоФФ" пестицид "Статус Гранд" (трибенурон-метил + флорасулам, 500 г/кг +104 г/кг) для выполнения положений статьи 9 ФЗ-109 (предоставление образцов пестицидов), предусмотренных программой регистрационных испытаний пестицида, которая согласована с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и утверждена Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России 19 апреля 2011 года.

По мнению ответчика указанное обстоятельство доказывает, что фактическая

возможность производства пестицида "Статус Гранд" имелась до даты приоритета по

патенту N 2488999, но, вместе с тем, была ограничена запретом на производство и

продажу пестицида "Статус Гранд" до момента получения государственной

регистрации.

Согласно программе регистрационных испытаний пестицида, согласованной с

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и утвержденной

Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России

19 апреля 2011 года итоговое количество пестицида, необходимого для испытаний,

включая страховой запас, составляет 0,5 кг (том 1, л.д. 48). При этом в материалах дела

отсутствуют документы, подтверждающие реальное производство на предприятии

ответчиков и передачу гербицида Статус Гранд по представленной Программе

испытаний. В материалах дела также отсутствуют результаты проведённых испытаний,

что могло бы, при наличии, хотя бы косвенно подтвердить реальность проведения

испытаний по данной Программе.

Несостоятельна ссылка ответчика на договор от 21 марта 2012 года, поскольку договор заключен ответчиком после даты приоритета. В отношении договоров от 14 марта 2011 года (на сумму 120 000 руб.) и от 18 марта 2011 года (на сумму 7 243 600 руб.) следует отметить, что данные договоры являются договорами на проведение научно-исследовательских работ и не могут признаваться необходимыми приготовлениями для использования тождественного решения. При установлении за лицом права преждепользования, исходя из положений ГК РФ, критически важным является вопрос об объёме этого права. Не допускается предоставление такого права без определения конкретного объёма дальнейшего безвозмездного использования тождественного решения.

Статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд пришел к обоснованному выводу, что невозможно сделать вывод о наличии права преждепользования у ответчика в связи с непредставлением ответчиком надлежащих и допустимых доказательств реального производства соответствующего препарата, встречные исковые требования не подлежат удовлетворению в полном объеме.

Оснований для переоценки данного вывода суда апелляционная коллегия не усматривает.

В жалобе заявитель ссылается, что заключение судебной экспертизы ненадлежащее доказательство.

Данные доводы проверены судом апелляционной инстанции и отклоняются, поскольку при первоначальном рассмотрении дела назначено проведение судебной экспертизы, согласно заключению экспертов решение, представленное в справке ООО "ЗЕМЛЯКОФФ" о составе продукта (пестицида) "Статус Гранд" ВДГ (500 г/кг трибенурон-метила-104 г/кг флорасулама), произведенного им для испытаний и исследований в соответствии с пунктом 2.8 Соглашения о формуляции от 08.07.2011 года, является тождественным одному из возможных решений, охватываемых патентом РФ N 2488999.

Оснований считать выводы экспертизы ненадлежащим доказательством у апелляционной коллегии отсутствуют.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав

на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации

осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий,

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему

такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Поскольку факт использования ответчиками изобретения по патенту N 2488999

подтверждается материалами дела, суд считает, что первоначальные исковые

требования о запрете ответчикам изготавливать, предлагать к продаже, продавать и

иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида

"Статус Гранд" (трибенурон---метил+ флорасулам, 500 г/кг+ 104 г/кг), подлежат

удовлетворению.

Несостоятельны и отклоняются апелляционной коллегией доводы жалобы о том, что доказательства были исследованы не в полном объеме, часть доказательств не получила судебную оценку и немотивированно проигнорирована судом, поскольку опровергаются материалами дела.

При таких обстоятельствах апелляционный суд не находит предусмотренных законом оснований для удовлетворения требований апелляционной жалобы, доводы которой не нашли своего подтверждения в материалах дела.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем, оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266-268, п. 1 ст. 269, 271 АПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 сентября 2016 года по делу N А40-189533/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е.Верстова

Судьи

А.Н.Трубицын Д.Н.Садикова