Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 ноября 2016 г. N 13АП-21537/16

г. Санкт-Петербург

15 ноября 2016 г.

Дело N А56-24867/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 08 ноября 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 ноября 2016 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Будылевой М.В.

судей Горбачевой О.В., Третьяковой Н.О.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Яцук Е.А.

при участии:

от истца: Чуйко А.В. по доверенности от 03.04.2015 N 78АА7991951

от ответчика: Смехов Д.Е. по доверенности от 15.05.2015 N 52

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-21537/2016) ООО "Скат" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2016 по делу N А56-24867/2015(судья Яценко О.В.), принятое

по иску ИП Нилица Дмитрия Юрьевича

к ООО "Скат"

о защите нарушенного исключительного права

установил:

индивидуальный предприниматель Нилиц Дмитрий Юрьевич (адрес: Россия 193230, Санкт-Петербург, ОГРНИП: 304781135601108) обратился в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Скат" (адрес: Россия 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 50, лит. А, ОГРН: 1137847198279) о признании незаконным использование патента на изобретение N 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель N 148137 в части пункта 1 формулы; обязании прекратить использование патента на изобретение N 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель N 148137 в части пункта 1 формулы без получения разрешения в установленном законом порядке; обязании опубликовать в официальном бюллетене ФИПС "Изобретения. Полезные модели" решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца; а также о взыскании компенсации в размере 300 000 руб., расходов на оплату экспертизы в размере 80 000 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины, расходов на закупку ПВХ лодки в размере 31 500 руб., расходов по нотариальному заверению письменных доказательств в размере 13 800 руб.

Решением суда от 21.06.2016 использование ответчиком патента на изобретение N 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель N148137 в части пункта 1 формулы признано незаконным. Суд обязал ответчика прекратить использование патента на изобретение N 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель N 148137 в части пункта 1 формулы, без получения разрешения в установленном законом порядке, а также опубликовать в официальном бюллетене ФИПС "Изобретения. Полезные модели" решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 200 000 руб., расходы на оплату экспертизы в размере 80 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 000 руб., расходы на закупку ПВХ лодки в размере 31 500 руб. и расходы по нотариальному заверению письменных доказательств в размере 13 800 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить. Податель жалобы полагает, что заключение судебной экспертизы необоснованно.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы, считает решение суда незаконным и необоснованным.

Представитель истца против удовлетворения требований жалобы возражал, просил судебный акт оставить в силе по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем:

- патента на изобретение - моторная надувная лодка (варианты), свидетельство N 2389633, дата приоритета 19.11.2007;

- патента на полезную модель - моторная надувная лодка (варианты), свидетельство N 72673, дата приоритета 19.11.2007;

- патента на полезную модель - надувное эластичное днище килеобразной формы маломерного надувного судна, свидетельство N 148137 дата приоритета 21.08.2014.

Ссылаясь на реализацию ответчиком надувной лодки ПВХ "REFF", модель R-320нд с серийным номером N 14759, с использованием названных патентов, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 18.02.2015 N 8 и накладную от 18.02.2015, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные требования, признал их обоснованными, однако, счел возможным снизить размер компенсации до 200 000 руб.

Апелляционная коллегия, исследовав материалы дела и доводы жалобы, не находит оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

Пунктами 1 и 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции назначена патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма Городисский и Партнеры" Станковскому Виктору Михайловичу.

Заключением эксперта от 10.03.2016 установлено, что в производстве (конструкции) надувной лодки "REFF", модель R-320нд, с серийным номером N 14759 используется патент РФ на изобретение N 2389633 (согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ), используется патент РФ на полезную модель N 148137 в соответствии с пунктом 1 формулы полезной модели. Изделие представленное на экспертизу, содержит все признаки независимого пункта формулы N 1 по патенту на полезную модель N 148137 и все признаки независимого пункта формулы N 2 по патенту на изобретение N 2389633.

Указанное заключение судебной экспертизы является полным и обоснованным, противоречия в выводах эксперта, иных обстоятельств, вызывающих сомнения в достоверности проведенной экспертизы, отсутствуют, эксперт обладает необходимой квалификацией, был надлежащим образом предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, основания для критической оценки экспертного заключения отсутствуют.

Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Довод ответчика о наличии у него права преждепользования отклоняется апелляционным судом, в связи с необоснованностью, поскольку в рассматриваемом случае ответчиком в материалы дела не представлены доказательства, однозначно и бесспорно свидетельствующие о наличии совокупности условий, предусмотренных для возникновения данного права.

Следовательно, материалами дела подтверждается нарушение ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав использования изобретения и полезной модели.

Таким образом, апелляционный суд полагает правомерным вывод суда первой инстанции об обоснованности исковых требований в части признания незаконным использования ответчиком патента на изобретение N 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель N 148137 в части пункта 1 формулы, а также обязании ответчика прекратить использование патента на изобретение N2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель N148137 в части пункта 1 формулы без получения разрешения в установленном законом порядке.

В силу положений статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции, оценив в совокупности все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, пришёл к обоснованному выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав обоснованы.

При этом, с учётом характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, отсутствия в материалах дела доказательств ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, размер компенсации правомерно снижен судом первой инстанции до 200 000 руб.

Согласно части 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Учитывая, что материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на результаты интеллектуальной деятельности, апелляционный суд приходит к выводу, что исковые требования в части обязания ответчика опубликовать в официальном бюллетене ФИПС "Изобретения. Полезные модели" решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца являются обоснованными и правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Требования истца о взыскании расходов по оплате государственной пошлины, а также расходов на оплату экспертизы, на оплату услуг представителя, на закупку ПВХ лодки и расходов по нотариальному заверению письменных доказательств подтверждены платежными поручениями от 19.10.2015 N 25 и от 22.01.2015 N 2, квитанцией от 18.02.2015 N 8, договором на оказание юридических услуг от 15.01.2014 и квитанцией к нему от 15.01.2014, в связи с чем правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2016 по делу N А56-24867/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.В. Будылева

Судьи

О.В. Горбачева Н.О. Третьякова