Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2017 г. N 08АП-16553/16

город Омск

01 февраля 2017 г.

Дело N А46-12028/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 февраля 2017 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Веревкина А.В.,

судей Глухих А.Н., Рожкова Д.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Журко А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-16553/2016) индивидуального предпринимателя Попова Константина Павловича на решение Арбитражного суда Омской области от 30 ноября 2016 года по делу N А46-12028/2016 (судья Крещановская Л.А.), по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "МЕДЭКСПОРТ-СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" (ОГРН 1085404009052) к индивидуальному предпринимателю Попову Константину Павловичу (ОГРНИП 308554334000034) о взыскании 1 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

представителей индивидуального предпринимателя Попова Константина Павловича Гуровой Л.В. по доверенности от 03.03.2014 сроком действия 3 года,

представителя общества с ограниченной ответственностью "МЕДЭКСПОРТ-СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" Колесникова И.В. по доверенности от 05.05.2016 сроком действия 1 год,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "МЕДЭКСПОРТ-СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" (далее - ООО "Медэкспорт-Северная звезда", общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к индивидуальному предпринимателю Попову Константину Павловичу (далее - ИП Попов К.П., предприниматель, ответчик) о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Апелляционный суд учитывает, что уточненные исковые требования от 06.09.2016 (том 2 л. 45-48) в судебном заседании, состоявшемся 22.09.2016, обществом не поддержаны, что следует из аудиопротокола указанного судебного заседания.

Решением Арбитражного суда Омской области от 30.11.2016 по делу N А46-12028/2016 исковые требования удовлетворены.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, ИП Попов К.П. в апелляционной жалобе просит его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы ее податель указывает, что обществом не представлено достаточных доказательств, подтверждающих неправомерное использование предпринимателем товарного знака N 546027. Апеллянт отмечает, что при исчислении размера компенсации судом не учтена пропорциональность стоимости переданного права к периоду его нарушения, размер вознаграждения, согласованный лицензионными договорами, представленными ООО "Медэкспорт-Северная звезда", должен исчисляться пропорционально, исходя из стоимости предоставления права и срока нарушения права.

В письменном отзыве на апелляционную жалобу общество просит оставить решение без изменения, жалобу - без удовлетворения.

В заседании апелляционного суда представитель ответчика поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, представитель истца высказался согласно отзыву на апелляционную жалобу.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на нее, заслушав представителей сторон, проверив законность и обоснованность судебного акта, суд апелляционной инстанции считает его подлежащим изменению.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем комбинированного товарного знака "ФАРМАКОПЕЙКА", что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака N 546027, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (том 1 л. 80), приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) от 18.06.2015. С приоритетом от 07.02.2014 в отношении товаров 3, 5, 10, 16, 25 и услуг 35, 38, 39 и 44-м (в том числе услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

15.04.2016 частным детективом на основании заявления ООО "Медэкспорт-Северная звезда" от 19.04.2013, договора N 2013/0008 на оказание детективных услуг и консультационных услуг правового характера от 19.04.2013 в целях обеспечения доказательств фактов незаконного использования исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 546027 был произведён сбор фактических данных и сведений с фасада аптечного пункта принадлежащего ИП Попову К.П., расположенного на 1 этаже "АТ-Маркет" по адресу: город Омск, ул. Дианова, д. 14 (том 1 л. 22-26).

Согласно заключению специалиста - патентного поверенного спорное обозначение, размещенное на вывеске аптечного пункта ИП Попова К.П. "Аптека от склада. Все за копейки" по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 14, ТК "АТ-Маркет", 1 этаж, является сходным по степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 546027, исключительное право на которое принадлежит обществу; услуги, для оказания которых предназначено представленное на экспертизу спорное обозначение, размещенное на режимной вывеске аптечного пункта ИП Попова К.П. являются услугами, которые признаются однородными услугам, указанным в свидетельстве на товарный знак N 546027, исключительное право на который принадлежит обществу (том 1 л. 61).

21.06.2016 истец обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области (далее - УФАС по Омской области) с заявлением о нарушении прав на товарный знак ИП Поповым К.П. (вх. N 4686 от 21.06.2016).

27.06.2016 истец обратился с претензией к ИП Попову К.П. Ответ на претензию от предпринимателя не поступил, но спорные обозначения были удалены с вывески аптечного пункта ИП Попова К.П. по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 14, ТК "АТ-Маркет", 1 этаж.

Решением УФАС по Омской области от 18.08.2016 за N 04-5673 истцу отказано в возбуждении дела в отношении предпринимателя в связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства (том 1 л. 107-110). УФАС по Омской области установлено, что ООО "Медэкспорт-Северная звезда" и ИП Попов К.П. оказывают однородные услуги, являются хозяйствующими субъектами-конкурентами на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами; спорное обозначение комбинированного товарного знака (знака обслуживания) N 546027, изображение которого имеется на представленных заявителем фотоснимках, датированных 15.04.2016, является сходным до степени смешения с указанным товарным знаком (знаком обслуживания) N 546027, исключительное право на который принадлежит ООО "Медэкспорт-Северная звезда". Для проверки заявленных доводов специалистами Омского УФАС по Омской области осуществлен выезд по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 14, ТК "АТ-Маркет", установлено, что у входа в аптечный киоск ИП Попова К.П. размещена рекламная вывеска со словесным обозначением "Аптека от склада", на которой указан номер телефона. Обозначение, сходное с упомянутым выше товарным знаком, отсутствует, что зафиксировано в акте фиксации наружной рекламы от 20.07.2016.

Ссылаясь на незаконное использование ИП Поповым К.П. товарного знака N 546027, исключительное право на который принадлежит ООО "Медэкспорт-Северная звезда", общество обратилось в суд с настоящим иском.

Удовлетворение исковых требований послужило поводом для подачи ИП Поповым К.П. апелляционной жалобы, при оценке доводов которой суд апелляционной инстанции учел следующие обстоятельства.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу части 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (часть 5 части 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 той же статьи).

Частью 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права (часть 3 статьи 1252 ГК РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

С учетом изложенных выше рекомендаций, проанализировав обозначение, размещенное на вывеске аптечного пункта ИП Попова К.П. "Аптека от склада. Все за копейки" по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 14, ТК "АТ-Маркет", 1 этаж, суд первой инстанции верно установил, что сравниваемые объекты схожи по фонетическим (одна национальная языковая группа, длительность звучания, тождественные звуки, одинаковая численность гласных и согласных, одно определяющее слово), визуальным (не различающийся вид шрифта, идентичное написание букв, их расположение) и семантическим (одинаковое смысловое толкование) признакам и, несмотря на то, что состоят из разного числа структурных компонентов, могут вызвать у потребителя смешение.

В силу изложенного, суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суд первой инстанции, что спорное обозначение, размещенное на вывеске аптечного пункта ИП Попова К.П. "Аптека от склада. Все за копейки" по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 14, ТК "АТ-Маркет", 1 этаж, является сходным по степени смешения с зарегистрированным товарным знаком N 546027, исключительное право на которое принадлежит обществу.

При этом судом первой инстанции обоснованно приняты во внимание представленные в материалы дела отчет от 16.04.2016 частного детектива и заключение патентного поверенного от 28.04.2016.

Поскольку вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122), доводы ответчика о ненадлежащем характере указанных доказательств, отклоняются судом апелляционной инстанции.

Предпринимателем не предоставлены в материалы дела какие-либо относимые и допустимые документы, свидетельствующие о нетождественности и (или) отсутствии сходства до степени смешения спорного обозначения ответчика и товарного знака истца, ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы по данному вопросу, как следует из материалов дела, не заявлено (статьи 9, 41, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ).

Истцом заявлено о взыскании с ответчика 1 000 000 руб. компенсации, которая определена исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака по лицензионным договорам от 10.03.2016 о предоставлении простой неисключительной лицензии на использование товарного знака N 546027, заключенным с индивидуальными предпринимателями: Жидовленковой Л.П. (N 75), Битер О.А. (N 120), Рыжковой В.В. (N 158), Яшуниной Н.А. (N У-26), Ганиной Е.П. (N 28-0), Здорновой В.А. (N 15), Кривцовой И.В. (N 364), Иваниной И.Н. (N 28-37) (том 1 л. 123-134, том 2 л. 144).

ООО "Медэкспорт-Северная звезда" является правообладателем комбинированного товарного знака "ФАРМАКОПЕЙКА", что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака N 546027. Товарный знак, на который выдано свидетельство N 546027, зарегистрирован в отношении услуг, отнесённых к 44 классу МКТУ - приготовление лекарств по рецептам (фармацевтическая деятельность), товаров, соотносящихся с 3, 5, 10 классами МКТУ, - товаров, реализуемых, в том числе через аптечную сеть.

Из материалов дела следует, что ИП Поповым К.П. лицензия на осуществление фармацевтической деятельности (N ЛО-55-02-001498 ФАРМ) и реализацию лекарственных препаратов (ЛО-55-02-001498) получены 03.03.3016 (том 2 л. 32, 33).

Таким образом, ответчик с 03.03.2016 имел право на оказание услуг и реализацию товаров, относящихся к тем классам МКТУ, в отношении которых по свидетельству N 546027 за ООО "Медэкспорт-Северная звезда" зарегистрирован товарный знак.

Одним из мест действия обозначенных выше лицензий указано: г. Омск, ул. Дианова, д. 14. Из сообщения конкурсного управляющего и представленных ответчиком договоров следует, что ответчик арендовал у ЗАО "Корпорация "АГРО-ТРАСТ" помещение общей площадью 80,80 кв.м., расположенное на первом этаже в здании культурно-досугового центра, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Дианова д. 14, согласно договору аренды N 2-Д/103 от 01.10.2015, то есть на дату проверки 15.04.2016 частным детективом аптечный пункт "Аптека от склада. Все за копейки" по адресу: г. Омск, 1 этаж, ул. Дианова, д. 14, ТК "АТ-Маркет" принадлежал ИП Попову К.П. на праве аренды (том 2 л. 72-73).

Вместе с тем, обществом не оспаривается, что спорное обозначение до обращения с исковым заявлением ответчиком удалено и не используется предпринимателем.

Договор аренды рекламного места от 01.07.2016 с приложением эскиза подтверждает отсутствие на рекламном носителе изображения комбинированного товарного знака N 546027 и сходных с ним до степени смешения (том 2 л. 102-104).

В соответствии с пунктами 2.5 указанных выше лицензионных договоров за предоставление права на использование товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару за право на пользование комбинированным товарным знаком, стоимость простой (неисключительной) лицензии в размере 500 000 руб.

Лицензионные договоры заключены на срок действия свидетельства N 546027 от 18.06.2015 до 07.02.2024 (пункты 7.1), то есть на 3 155 дней.

Таким образом, стоимость права на использование товарного знака N 546027 исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование названного товарного знака, в день составляет 158 руб. 48 коп. (500 000 руб. / 3 155 дней).

Исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, апелляционный суд считает, что обоснованным является размер компенсации за незаконное использование товарного знака ООО "Медэкспорт-Северная звезда", равный двукратному размеру стоимости права использования товарного знака за фактический период пользования ответчиком товарным знаком истца.

Период пользования ответчиком спорным товарным знаком - с 15.04.2016 (дата проверки фасада аптечного пункта предпринимателя) по 01.07.2016 (дата заключения договора аренды от 01.07.2016, подтверждающая отсутствие спорного обозначения на вывеске аптечного пункта ответчика), то есть 76 дней.

Размер стоимости правомерного использования товарного знакаN 546027, определяемый исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, за 76 дней составляет 12 044 руб. 48 коп. (76 дней * 158 руб. 48 коп.).

Учитывая, что в соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, исковые требования общества к предпринимателю подлежат удовлетворению частично в сумме 24 088 руб. 96 коп. (12 044 руб. 48 коп. * 2).

Согласно пункту 1 части 1 статьи 270 АПК РФ неполное выяснение обстоятельств по делу является основанием для изменения судебного акта.

Решение Арбитражного суда Омской области от 30.11.2016 по делу N А46-12028/2016 подлежит изменению, апелляционная жалоба - частичному удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (часть 5 статьи 110 АПК РФ), то есть в соответствии с пропорцией удовлетворенных исковых требований, установленных по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Как разъяснено в пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации. Размер компенсации за незаконное использование товарного знака определяется судом на основании пункта 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из характера дела и иных обстоятельств. В условиях, когда в законе указан минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из характера нарушения, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу статьи 9 АПК РФ несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на истца судебных расходов пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

В связи с удовлетворением исковых требований частично (2,41% от заявленных) и частичным удовлетворением требований апелляционной жалобы, с предпринимателя в пользу общества подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 554 руб. 50 коп., с общества в пользу предпринимателя - 2 927 руб. 70 коп. расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

По результатам произведенного судом апелляционной инстанции зачета взысканных сумм, с предпринимателя в пользу общества подлежит взысканию 21 715 руб. 31 коп.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 30 ноября 2016 года по делу N А46-12028/2016 изменить, изложить резолютивную часть решения в следующей редакции.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Попова Константина Павловича в пользу общества с ограниченной ответственностью "МЕДЭКСПОРТ-СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" 24 088 руб. 96 коп. компенсации за неправомерное использование товарного знака, 554 руб. 05 коп. расходов по оплате государственной пошлины по иску.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МЕДЭКСПОРТ-СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" в пользу индивидуального предпринимателя Попова Константина Павловича 2 927 руб. 70 коп. расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

По результатам произведенного зачета взысканных сумм, взыскать с индивидуального предпринимателя Попова Константина Павловича (ОГРНИП 308554334000034; ИНН 550700455672) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МЕДЭКСПОРТ-СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" (ОГРН 1085404009052; ИНН 5404356555; место нахождения: город Москва) 21 715 руб. 31 коп.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

А. В. Веревкин

Судьи

А. Н. Глухих Д. Г. Рожков