Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2017 г. N 13АП-14011/17

г. Санкт-Петербург

11 июля 2017 г.

Дело N А56-12240/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июля 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 июля 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2018 г. N С01-875/2017 по делу N А56-12240/2016 настоящее постановление отменено

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Будылевой М.В., Дмитриевой И.А.

при ведении протокола судебного заседания: Верещагиным С.О.,

при участии:

от истца (заявителя): не явился, извещен;

от ответчика (должника): 1) Меркушева А.И. по доверенности от 01.02.2016 N 21; Вайтусёнок О.В. по доверенности от 19.09.2016 N 8; Зубко А.В. по доверенности от 19.09.2016 N 7; Кочетовой Д.А. по доверенности от 01.02.2016 N 21; 2) Лодеева С.С., Кочетовой Д.А. по доверенности от 30.01.2016;

от 3-х лиц: не явились, извещены;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-14011/2017) Компании "Флейвоарт Эс.Эр.Эл" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.04.2017 по делу N А56-12240/2016 (судья Рагузина П.Н.), принятое

по иску Компании "Флейвоарт Эс.Эр.Эл"

к 1)ООО "АйСигаретт.ру СПБ", 2) Лодееву Сергею Сергеевичу

3-е лицо: 1)ООО "Регтайм", 2) Массимильяно Манчини

о защите прав на товарный знак

установил:

Компания Flavourart s.r.l. (Olleggio (NO), via Carmine, No. 39/U, 28047, далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "АйСигаретт.ру СПБ" (ОГРН: 1137847384520, далее - Общество) и Лодееву Сергею Сергеевичу (далее - ответчик) с исковыми требованиями, уточненными в порядке ст. 49 АПК РФ, о:

Признании администрирование доменных имен "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com" нарушением исключительных прав истца на товарный знак, международный регистрационный номер N 1138848, а также прямым нарушением законодательства Российской Федерации и международных актов о конкуренции;

Запретить ответчикам дальнейшее использование товарного знака "FLAVOURART" как в сети "Интернет", так и в коммерческой деятельности ответчиков, а также путем регистрации на имя ответчиков любых доменных имен, содержащих обозначение FLAVOURART или товарный знак, либо обозначений, содержащих обозначение FLAVOURART;

Признать нарушением исключительных прав истца на статьи, заимствованные с веб-сайта истца, обязать ответчика ООО "АйСигаретт.ру СПБ" удалить переведенные статьи "Что такое диацетил?" и "Сравнение натуральных и искусственных ароматизаторов", заимствованные с веб-сайта истца, а также все упоминания обозначения "FLAVOURART";

Взыскать солидарно с ответчиков в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак, а также за нарушение законодательства Российской Федерации о конкуренции, в размере 1 000 000 руб.;

Взыскать судебные издержки в сумме 623 709,15 руб.

ООО "АйСигаретт.ру СПБ" заявлено ходатайство о взыскании с истца расходов на оплату услуг представителя в сумме 80 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Регтайм", Массимильяно Манчини.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции Истец на основании статьи 49 АПК РФ отказался от требования об обязании Лодеева С.С. передать доменные имена "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com" истцу или уполномоченному представителю истца, по выбору истца, незамедлительно после вынесения соответствующего решения судом. Отказ принят судом. Производство по делу в указанной части прекращено.

Решением суда первой инстанции от 13.04.2017 в удовлетворении иска отказано. С истца в пользу ООО "АйСигаретт.ру СПБ" взысканы расходы на оплату услуг представителя в сумме 80 000 рублей.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

В судебном заседании представители ответчиков с требования по жалобе не согласились по основаниям, изложенным в отзыве, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Истец, третьи лица, уведомленные о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Компания Flavourart s.r.l. является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак "FLAVOURART", международный регистрационный номер N 1138848, дата регистрации 29.06.2012, дата приоритета 15.05.2012, дата территориального расширения на территорию Российской Федерации 23.01.2014, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, в том числе в отношении следующих классов МКТУ (Международной классификации товаров и услуг): 03, 30, 34 - мыло, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика; ароматизаторы, ароматизаторы для табака (кроме эфирных масел), ароматизаторы для электронных сигарет (кроме эфирных масел), жидкостей, содержащих никотин для электронных сигарет, электронные сигареты.

Согласно информации регистратора ООО "Регтайм" администратором доменных имен:

"flavourartexpress.ru" с 14.03.2012 является Лодеев Сергей Сергеевич;

"flavourartexpress.com" с 28.06.2010 является Лодеев Сергей Сергеевич.

Лодеев Сергей Сергеевич является генеральным директором и участником ООО "АйСигаретт.ру СПБ".

В обоснование исковых требований истец указал, что отличительная часть указанных доменов содержит словесный элемент "flavourart", в результате чего рассматриваемые доменные имена являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца "FLAVOURART" по международной регистрации N 1138848, действующей на территории Российской Федерации. При этом, дополнительный элемент домена - "express" не носит доминирующего значения, является общепринятым и не влияет на различительную способность сравниваемых обозначений.

Истец полагает, что ответчики используют обозначение, сходное до степени смешения с его товарным знаком, при предложении и реализации товаров, в отношении которых действует правовая охрана спорного товарного знака, в том числе в доменных именах, при размещении информации в сети "Интернет".

Истец считает, что администрирование доменных имен "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com" Лодеевым Сергей Сергеевич и использование доменных имен ООО "АйСигаретт.ру СПБ" является нарушением исключительных прав на товарный знак истца. Наличие права администрирования доменного имени, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя является самостоятельным нарушением исключительного права истца на товарный знак, в связи с чем, обратился в арбитражный суд. Кроме того, по мнению истца, ответчиками неправомерно заимствованы с веб-сайта истца, переведены и опубликованы статьи "Что такое диацетил?" и "Сравнение натуральных и искусственных ароматизаторов", что по мнению истца является нарушением его исключительных прав.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что истец обратился в суд по истечении срока исковой давности, о применении которой заявлено ответчиками, что является самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске, а также не доказанность истцом сходности до степени смешения товарного знака истца и доменных имен "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com".

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции подлежащим изменению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229, 1474, 1484, 1519, 1539 ГК РФ.

Как отмечено в подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительному праву на использование товарного знака корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте).

По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункты 3 - 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, считает ошибочным вывод суда первой инстанции о пропуске истцом срока исковой давности.

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.

Пунктом 1 статьи 197 ГК РФ предусмотрено, что для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные.

На основании пункта 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Заявленные исковые требования направлены на пресечение длящегося правонарушения, связанного с ежедневным администрированием домена, содержащего спорный товарный знак истца, исходя из чего, в рамках настоящего дела заявлены требования нематериального характера.

В силу прямого указания абзаца 2 статьи 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, для нематериальных требований применяются специальные положения о порядке применения исковой давности.

Требование о прекращении нарушения при ежедневном администрировании домена, связан с устранением постоянной угрозы, которую создает такое администрирование. Такая угроза имеет публичный характер, так как приводит к ситуации, когда потребитель обращается к информационному ресурсу (домену), предполагая принадлежность домена настоящему правообладателю и производителю.

Таким образом, настоящий иск в части нематериальных требований направлен на пресечение длящегося правонарушения.

Апелляционный суд учитывает, что в рассматриваемом деле заявлены требования нематериального характера, при таких обстоятельствах оснований для применения срока исковой давности к заявленным требованиям не имеется в силу прямого указания абзаца 2 статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом (постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2016 года по делу N А33-21925/2015, постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 июня 2017 по делу N А40-99292/2016).

По требованию о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав срок исковой давности также не может быть признан пропущенным.

Материалами дела установлено, что истец является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак "FLAVOURART", международный регистрационный номер N 1138848, дата регистрации 29.06.2012, дата приоритета 15.05.2012, дата территориального расширения на территорию Российской Федерации 23.01.2014, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков,

Правовые основания для защиты исключительных прав на территории Российской Федерации возникли у истца с даты территориального расширения товарный знак на территорию Российской Федерации, а именно с 23.01.2014.

С рассматриваемым иском истец обратился в суд 01.03.2016.

Таким образом, срок исковой давности истцом не пропущен.

Апелляционным судом также признаются ошибочными выводы суда первой инстанции о том, что поскольку на момент регистрации товарного знака истца спорные домены были зарегистрированы в установленном порядке, регистрация доменного имени ответчика имеет приоритет по отношению к регистрации товарного знака истца.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.04.2016 N 305-ЭС16-2580, в случае коммерческого использования доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, не имеет правового значение момент регистрации доменного имени.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия сходства до степени смешения между комбинированным товарным знаком по международному регистрационному номеру N 1138848, включающим словесное обозначение "FLAVOURART", и используемым ответчиками доменных имен "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com".

Исходя из правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях Президиума от 11.11.2008 N 5560/08, от 18.05.2011 N 18012/10, оценивая действия администратора домена на предмет наличия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения не только тождественные, но и сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из смысла указанной нормы следует, что правовая охрана товарного знака не ограничивается только тождественными обозначениями и только теми товарами, в отношении которых они зарегистрированы. Определяющим является вероятность (угроза) смешения.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят это обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров ил услуг (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

При решении вопроса о степени сходства товарного знака и спорного обозначения в могут быть также учтены положения "Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (утверждены Приказом Минэкономразвития N 482 от 20 июля 2015 г., действует с 31 августа 2015 г.).

Согласно пункту 41 данных Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 данных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В данном случае единственный элемент товарного знака "FLAVOURART" отличается от доменных имен ответчика "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com" (без учета доменной зоны ru и com) словом express.

Учитывая очевидное сходство словесного обозначения "FLAVOURART" содержащегося в спорных доменных именах и в комбинированном товарном знаке истца, которое носит доминирующий характер по отношению к слову express, суд апелляционной инстанции считает, что рассматриваемые доменные имена сходны до степени смешения с товарным знаком истца.

Статья 10.bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Материалами дела установили, что у ответчика отсутствует право на использование обозначения "FLAVOURART" в доменном имени.

Следовательно, такое использование нарушает права истца на товарный знак и является актом недобросовестной конкуренции. Данный юридический состав с учетом правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 11.11.2008 N 5560/08 по делу N А56-46111/2003, является достаточным основанием для запрета лицу использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком.

При таких обстоятельствах, требования истца о признании администрирование Лодеевым Сергеем Сергеевичем доменных имен "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com" нарушением исключительных прав истца на товарный знак, международный регистрационный номер N 1138848 и запрете Лодееву Сергею Сергеевичу использование товарного знака "FLAVOURART" в сети "Интернет", в том числе путем администрирования доменных имен "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com", подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчиков компенсации в сумме 1 000 000 рублей.

При оценке заявленного истцом размера компенсации, апелляционный суд исходит из следующего.

Согласно пункту 3 статьи 1252 и подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе потребовать выплаты со стороны нарушителя исключительного права на товарный знак компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" разъяснено, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12, поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), то выработанные в упомянутых постановлениях подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, преследуя при этом цель недопущения недобросовестного обогащения правообладателя.

Как следует из постановления Конституционного суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края, положения подпункта 1 статьи 1311 Гражданского кодекса Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данным законоположением, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Таким образом, с учетом постановления Конституционного суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П суд при рассмотрении конкретного дела вправе снизить размер компенсации при наличии ряда условий, указанных в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает требования истца подлежащим удовлетворению в части взыскания с Лодеева С.С. компенсации в размере 10 000 рублей.

При этом суд исходит из того, что данный размер компенсации соответствует принципам разумности и справедливости, установлен исходя из характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя - физического лица.

Судом также учтены положения пункта 3.2 постановления Конституционного суда от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверки конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского Края" о том, что абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Тем самым суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей. Данный вывод соотносится с неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позицией, в силу которой суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановления от 6 июня 1995 года N 7-П, от 13 июня 1996 года N 14-П, от 27 октября 2015 года N 28-П и др.).

Судом апелляционной инстанции принято во внимание, что ответчиком - физическим лицом, доменные имена администрируются до регистрации товарного знака и распространения его на территорию Российской Федерации. При этом размер подлежащей выплате компенсации, явно многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, учитывая, что истец не представил расчет размера возможных убытков от действий ответчика.

Какое-либо обоснование наличия у истца убытков в заявленном для компенсации размере в материалы дела не представлено, при этом из обстоятельств дела не следует, что нарушение исключительных прав является существенной частью предпринимательской деятельности ответчика. Из материалов дела не следует, что допущенное ответчиком нарушение является в данном случае носящим грубый характер.

В остальной части судом первой инстанции обоснованно отказано в удовлетворении требований.

Материалами дела установлено, что Лодеев С.С. (администратор доменных имен) является руководителем и учредителем ООО "АйСигаретт.ру СПБ", которое осуществляет деятельность по реализации электронных сигарет, ароматических веществ и различных приспособлений для электронных сигарет, приобретенных у различных производителей. Рассматриваемые доменные имена используются ООО "АйСигаретт.ру СПБ" в целях переадресации на Веб-сайт, через который ООО "АйСигаретт.ру СПБ" осуществляет торговлю как товаром истца, так и аналогичным товаром прямых конкурентов истца.

Вместе с тем, указанные обстоятельства не подтверждают использование ООО "АйСигаретт.ру СПБ" рассматриваемых доменных имен в целях рекламирования и предложения к продажи реализуемого Обществом товара, в связи с чем апелляционный суд считает, что истцом не представлено доказательств нарушения данным ответчиком исключительных прав истца, подтвержденных товарным знаком N 1138848.

На основании изложенного исковые требования, предъявленные к ООО "АйСигаретт.ру СПБ" правомерно судом первой инстанции оставлены без удовлетворения.

Не подлежат удовлетворения и требования истца о Признании нарушением исключительных прав истца на статьи, заимствованные с веб-сайта истца, и обязании ООО "АйСигаретт.ру СПБ" удалить переведенные статьи "Что такое диацетил?" и "Сравнение натуральных и искусственных ароматизаторов", заимствованные с веб-сайта истца, а также все упоминания обозначения "FLAVOURART".

Материалами дела установлено, что автором статей "Что такое диацетил?" и "Сравнение натуральных и искусственных ароматизаторов", заимствованных с веб-сайта истца, переведенных и размещенных, является Массимильяно Манчини.

Согласно пункту 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

В Гражданском кодексе Италии (статья 1281) указано, что передача прав происходит на основании сделки и должна быть подтверждена в письменном виде. Сделкой не может считаться совокупность заявлений от каждой из сторон о факте совершения такой сделки.

При этом, Истец ни при рассмотрении дела в суде первой инстанции, ни в апелляционный суд не предоставил не представил доказательств, подтверждающих передачу прав автора Массимильяно Манчини в отношении статей "Что такое диацетил?" и "Сравнение натуральных и искусственных ароматизаторов".

Как следует из статьи 15 Бернской Конвенции по охране литературных и художественных произведений, для того чтобы автор охраняемых настоящей Конвенцией литературных и художественных произведений рассматривался при отсутствии доказательств противоположного как таковой и в соответствии с этим имел право обращаться в странах Союза в суд по поводу нарушения его прав, достаточно, если имя автора будет указано на произведении обычным образом. Настоящий пункт применяется даже, если это имя является псевдонимом, в том случае, если псевдоним, принятый автором, не оставляет сомнений в его личности.

В нарушение требования ст. 65 АПК РФ Истец не доказал, что статьи "Что такое диацетил?" и "Сравнение натуральных и искусственных ароматизаторов" являются служебными произведениями или были переданы истцу физическим лицом. Дата перехода авторских прав на произведения, на которые ссылается истец, истцом также не доказана.

Истцом заявлено требование о взыскании судебных издержек в сумме 623 709,15 рублей, в том числе расходы по уплате государственной пошлины в сумме 68 000 рублей (в том числе по заявлению о принятии обеспечительных мер в сумме 3000 рублей), расходы по оплате услуг нотариуса в сумме 79 200 рублей, расходы на проведение экспертизы патентного поверенного Российской Федерации в сумме 50 000 рублей, расходы на проведение переводов в сумме 29 610 рублей, транспортне расходы в сумме 37 914,80 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 358 984,35 рублей.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Право на возмещение судебных расходов на оплату расходов стороны в связи с рассмотрением дела возникает при условии фактического несения ею таких затрат.

В подтверждение факта несения расходов истцом в материалы дела предоставлены договор возмездного оказания услуг от 24.06.2015 заключенный истцом с ООО "ГСК Партнерс", дополнительное соглашение от 01.12.2015, договор возмездного оказания услуг N ТР-141/12-15 от 11.12.2015, заключенный между ООО "ГСК Партнерс" и ООО "Трактат" на осуществление переводов иностранных документов на русский язык, платежные поручения об оплате услуг нотариуса, переводчика, проведение экспертизы, транспортные документы, платежные поручения о перечислении истцом в адрес ООО "ГСК Партнерс" денежных средств на оплату услуг представителя и возмещение стоимость услуг нотариуса, переводчика, транспортных расходов, выписки банка.

Факт участия представителей истца в судебных заседаниях подтвержден представленными в материалы дела доказательствами.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" транспортные расходы и расходы на проживание представителя стороны возмещаются другой стороной спора в разумных пределах исходя из цен, которые обычно устанавливаются за транспортные услуги, а также цен на услуги, связанные с обеспечением проживания, в месте (регионе), в котором они фактически оказаны (статьи 94, 100 ГПК РФ, статьи 106, 112 КАС РФ, статья 106, часть 2 статьи 110 АПК РФ).

Согласно положениям частей 5, 6, 7 статьи 75, части 2 статьи 255 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к представляемым в арбитражный суд документам и письменным доказательствам, исполненным полностью или в части на иностранном языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

Документ, полученный в иностранном государстве, признается в арбитражном суде письменным доказательством, если он легализован в установленном порядке.

Иностранные официальные документы признаются в арбитражном суде письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Положениями пункта 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса", поскольку согласно части 1 статьи 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке, арбитражный суд принимает документы, составленные на языках иностранных государств, только при условии сопровождения их нотариально заверенным переводом на русский язык.

С учетом изложенного, расходы понесенные истцом на оставление переводов иностранных документов являются судебными издержками.

Установив, что предъявленные истцом к возмещению транспортные расходы, расходы на нотариальное удостоверение документов, расходы на перевод документов, расходы на проведение экспертизы патентного поверенного Российской Федерации, непосредственно связаны с реализацией им процессуальных прав, гарантированных статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, являются разумными и документально подтвержденными, апелляционный суд считает их подлежащими взысканию с ответчика.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 12, 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Как отмечено в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 N 454-О, суд может снизить размер взыскиваемых судебных расходов лишь в том случае, если признает такие расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела. Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. Вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его произвольно.

Как разъяснено в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 4 статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации). Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 3, 45 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьи 2, 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

С учетом указанных разъяснений, процессуальное законодательство предусматривает возможность снижения судом суммы предъявленной ко взысканию судебных расходов в двух случаях - если стороной представляются доказательства их чрезмерности либо если заявленная к взысканию сумма издержек носит явно неразумный характер.

Принимая во внимание объем заявленных требований, цену иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела, а также факт частичного удовлетворения требований истца, апелляционный суд считает разумными расходы на оплату услуг представителя в сумме 100 000 рублей. В остальной части требования истца о взыскании расходов на оплату услуг представителя удовлетворению не подлежат.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правил ст. 110 АПК РФ.

ООО "АйСигаретт.ру СПБ"заявлено требование о взыскании расходов на оплату услуг представителя в сумме 80 000 рублей.

В обоснование произведенных расходов Обществом в материалы дела представлены договор поручения об оказании юридической помощи N 6 от 01.02.2016, заключенный с адвокатом Меркушевым А.И., дополнительное соглашение от 11.03.2016, дополнительное соглашение N 2 от 20.06.2016, дополнительное соглашение N 3 от 10.02.2017, платежные поручения об оплате оказанных услуг на сумму 80 000 рублей.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 12, 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).

Принимая во внимание объем заявленных требований, цену иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела, а также тот факт, что адвокат Меркушев А.И. не участвовал в судебном заседании суда первой инстанции 29.06.2016, апелляционный суд считает разумными расходы на оплату услуг представителя в сумме 30 000 рублей. В остальной части требования Общества о взыскании расходов на оплату услуг представителя удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.04.2017 по делу N А56-12240/2016 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Принять отказ Компании Flavourart s.r.l. от иска в части требования об обязании Лодеева Сергея Сергеевича передать доменные имена "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com" Компании Flavourart s.r.l. или уполномоченному представителю Компании Flavourart s.r.l., по выбору Компании Flavourart s.r.l., незамедлительно после вынесения соответствующего решения судом и прекратить производство по делу в указанной части.

Признать администрирование Лодеевым Сергеем Сергеевичем доменных имен "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com" нарушением исключительных прав истца на товарный знак, международный регистрационный номер N 1138848.

Запретить Лодееву Сергею Сергеевичу использование товарного знака "FLAVOURART" в сети "Интернет", в том числе путем администрирования доменных имен "flavourartexpress.ru" и "flavourartexpress.com".

Взыскать с Лодеева Сергея Сергеевича в пользу Компании Flavourart s.r.l. компенсацию в сумме 10 000 руб., расходы по оплате услуг нотариуса в сумме 79 200 рублей, расходы на проведение экспертизы патентного поверенного Российской Федерации в сумме 50 000 рублей, расходы на проведение переводов в сумме 29 610 рублей, транспортне расходы в сумме 37 914,80 рублей, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в судах первой и апелляционной инстанциях в сумме 38 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 100 000 рублей.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

В удовлетворении исковых требований к ООО "АйСигаретт.ру СПБ" отказать.

Взыскать с Компании Flavourart s.r.l. пользу ООО "АйСигаретт.ру СПБ" расходы на оплату услуг представителя в сумме 30 000 рублей.

Возвратить Компании Flavourart s.r.l. из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину, уплаченную по чеку-ордеру N 90 от 31.03.2016 в сумме 18 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева И.А. Дмитриева