Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2017 г. N 09АП-7201/17

г. Москва

30 марта 2017 г.

Дело N А40-130334/16

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 марта 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей О.Г. Головкиной, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОЙ НК" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 декабря 2016 года по делу N А40-130334/16, принятое судьей У. А. Болдуновым

по иску ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОЙ НК"

к ответчикам: 1) ФГУП "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

2) ФГУП "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

третьи лица: 1) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

2) ООО "Энергоучет"

о прекращении незаконного использования товарного знака, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Жердев В.Г. (по доверенности от 28.12.2016), Монаенко А.С. (по доверенности от 28.12.2016)

от ответчиков: 1) Лагута И.А. (по доверенности от 18.01.2017) 2) Редькин С.Д. (по доверенности от 15.12.2016)

от третьих лиц: не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОЙ НК" обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФГУП "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" и ФГУП "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" о прекращении незаконного использования товарного знака, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОЙ НК" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на то, что при вынесении решения суд первой инстанции неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, пришел к неверным выводам, вынес решение с нарушением материальных и процессуальных норм права.

Суд, руководствуясь статьями 123, 156 АПК РФ рассматривает дело в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Представители истца в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержали.

Представители ответчиков в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражали по доводам отзыва.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со ст.ст.266,268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены судебного акта.

Как указывает истец в исковом заявлении, он является правообладателем товарного знака по свидетельству N 569082 "KONFLAKS".

Истцу стало известно, что ответчиками были использованы контрафактные стабилизаторы грунта, маркированные обозначением, сходным с товарным знаком истца, поставленные третьим лицом без согласия правообладателя.

Усмотрев в указанных действиях ответчиком нарушение исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с иском в защиту своих прав.

Частью 1 ст. 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Возражая против доводов истца, ответчик указывает, что представленные истцом документы получены с нарушением закона. В соответствии с приказом от 30.12.2001 N 541 Министра обороны России к перечню объектов, подлежащих охране относятся в том числе полигоны. Ответчики утверждают, что получение протокола осмотра обозначает незаконное проникновение истца на территорию охраняемого объекта.

В обоснование своей позиции ответчики ссылаются на следующие обстоятельства.

Согласно представленным ответчиками доказательствам, между ними заключен договор субподряда от 16.07.2014 N 12040-1/АВДР-508.1 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Автодороги, полевые лагеря и парки, плацы и спортивные площадки межвидового полигона Южного военного округа".

В целях исполнения указанного контракта ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России", в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупках товаров, работ, услуг федерального государственного унитарного предприятия "Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства" (далее - Положение) 08.08.2014 было опубликовано извещение о закупке N 31401415784 на право заключения договора на поставку стабилизаторов грунтовых.

По результатам проведения конкурентных процедур и руководствуясь подпунктом 17.9 пункта 17 Положения, Предприятие признало победителем закупки ООО "Энергоучет" (далее - Поставщик).

После согласования Спецстроем России совершения крупной сделки между Предприятием и Поставщиком был заключен договор поставки стабилизирующих грунтовых полифилизаторов на объект "Автодороги, полевые лагеря и парки, плацы и спортивные площадки межвидового полигона Южного военного округа, II этап, от 05.09.2014 N К/00032/09/4 (далее -Договор).

По условиям Договора (спецификации) Поставщик обязался поставить Предприятию следующий товар:

1. грунтовый стабилизатор жидкий марки "ПГСЖ-1", изготовленный на основе концентрата добавки "Consolid 444" либо его аналог, изготовленный на основе концентрата добавки "Consolid 444" в количестве 141 190, 45 литров;

2. грунтовый стабилизатор порошкообразный марки "ПГСП-3", изготовленный на основе концентрата добавки "Solydray" либо его аналог, изготовленный на основе концентрата добавки "Solydray" в количестве 7 091,10 тонн.

Поставщик исполнил свои обязательства по поставке товара, а именно произвел партиями поставку товара надлежащего качества на сумму 489 432 779,79 рублей, при этом дата последний поставки товара - 15.07.2015 года).

В середине июня - начале июля 2015 года в адрес ФГУП "ГУ С ДА при Спецстрое России" поступило ряд обращений от ООО "СервисЕвроСтрой" (от 16.06.2015 N 03-12/2015 и 24.06.2015 N 03- 13/2015, от 06.07.2015 N03-17/15) о том, что ООО "Энергоучёт" поставляет стабилизаторы грунтовые "Конфлекс" не имея на то правовых оснований, так как данная марка стабилизаторов принадлежит ООО "СервисЕвроСтрой". После поступления в адрес Предприятия писем от ООО "СервисЕвроСтрой" о том, что ООО "Энергоучёт" не имеет правовых оснований на поставку стабилизаторов грунтовых "Конфлекс", так как данная марка стабилизаторов принадлежит ООО "СервисЕвроСтрой", была прекращена оплата поставленной продукции до решения возникшего вопроса.

В июле 2015 года (10.07.2015) в адрес Предприятия поступило письмо ООО "СервисЕвроСтрой" N 6, в котором последний просит все ранее направленные письма об имевшихся претензиях к Предприятию и Поставщику считать недействительными и отозванными. И дополнительно сообщает, что все ранее поданные заявления в правоохранительные органы в части поставки Предприятию от Поставщика товаров, входящих в систему стабилизации грунта, будут отозваны.

ООО "Энергоучет" в Арбитражный суд г.Москвы подано исковое заявление о взыскании с ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" суммы задолженности по поставке товара, а также неустойки. Решением Арбитражного суда от 31.03.2016 по делу N А40-239165/15-118-1933 с ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" в пользу ООО "Энергоучет" взыскана сумма задолженности и неустойка, в связи с чем ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" на решение была подана апелляционная жалоба, в которой ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России указал, что поставляемый в период с апреля по июль 2015 года поставляемый товар контрафактный, Истцом (ООО "Энергоучет" не представлены доказательства поставки товара надлежащего качества.

Девятым арбитражным апелляционным судом 24.06.2016 г. решение Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2016 г. оставлено без изменений.

Суды пришли к выводу, что товар поставлен в полном объеме, соответствует заявленному качеству и подлежит оплате, представленные же сертификаты несмотря на то что получены и представлены позднее, чем осуществлялись поставки товара, суд полагает, что данные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии надлежащей сертификации как товара, так и деятельности поставщика.

Письмами от 17.02.2015 исх. N 11 и от 12.03.2015 N 25 от ООО "Энергоучет" поступило предложение произвести опытную поставку стабилизатора двухкомпонентного "KONFLAKS_".

ООО "Энергоучет" в адрес ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" документы, подтверждающие свои взаимоотношения с ООО "НПО Строй НК" не предъявлял. В ходе опытной поставки на полигон было завезено и применено 200 тн жидких и порошкообразных стабилизаторов.

ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" решение о замене поставлявшихся на основании договора грунтовых стабилизаторов на "KONFLAKS_" не принималось, поскольку по условиям договора ООО "Энергоучет" должно было поставить Предприятию грунтовый стабилизатор жидкий, изготовленный на основе концентрата добавки "Consolid 444" и грунтовый стабилизатор порошковый на основе концентрата добавки "Solidry" или их аналоги, которые должны быть надлежащего качества.

Таким образом, суд первой инстанции счел доводы истца о незаконном использовании ответчиками вышеуказанного обозначения не соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Кроме того, суд первой инстанции верно указал, что достаточных и допустимых доказательств незаконного использования ответчиком рассматриваемого товарного знака в материалы дела не представлено.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях

Пунктом 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что факт нарушения прав на товарный знак ответчиком истцом не подтвержден, что свидетельствует о недоказанности нарушения ответчиком прав истца на товарный знак, в связи с чем, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Судебной коллегией апелляционного суда рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, обратного в материалы дела истцом не представлено.

Судебная коллегия апелляционного суда, анализируя представленные в материалы дела доказательства, считает доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе необоснованными, противоречащими фактическим обстоятельствам дела.

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом первой инстанции допущено не было.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов решения суда первой инстанции и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не исследованные судом первой инстанции, в связи с чем, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2016 года по делу N А40-130334/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

О.Г. Головкина Н.И. Левченко