Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2017 г. N 10АП-1004/17

г. Москва

20 марта 2017 г.

Дело N А41-49768/16

Резолютивная часть постановления объявлена 15 марта 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 марта 2017 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Боровиковой С.В.

судей: Бархатова В.Ю., Коновалова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания Селезневым М.И.,

при участии в судебном заседании:

от истца - ЗАО Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" (ИНН 7724766868, ОГРН 1107746913845): Батулин А.Р. представитель по доверенности N 125/16 от 13.09.2016 г.,

от ответчика - ООО "Сантехпитпром" (ИНН 5027223780, ОГРН 1155027000501)- Зыкина А.П., представитель по доверенности от 12.09.2016 г.,

от третьего лица ОАО "Хлебпром"- Зыкина А.П., представитель по доверенности N Ю390 от 05.12.2016 г.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества Булочно- кондитерский комбинат "Коломенский" (ИНН: 7724766868, ОГРН: 1107746913845) на решение Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2016 года по делу N А41-49768/16, принятое судьей принятое судьей Солдатовым Р.С.,

по исковому заявлению ЗАО Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" к ООО "Сантехпитпром" третье лицо: ОАО "Хлебпром" о защите исключительных прав и взыскании компенсации в размере 1000000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" (далее - ЗАО Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью "Сантехпитпром" (далее - ООО "Сантехпитпром") о взыскании с ООО "Сантехпитпром" в пользу Закрытого акционерного общества "Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" компенсацию в размере 100 000 руб. 00 рублей; - обязании ООО "Сантехпитпром" прекратить использовать обозначения "ШОКОЛАДНИК", сходного до степени смешения с товарным знаком "ШОКОЛАДНИЦА" при розничной купле-продаже товара торт "Шоколадник". - взыскании с ООО "Сантехпитпром"в пользу Закрытого акционерного общества "Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 000 рублей (л.д. 2-6).

Решением Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2016 года по делу N А41-49768/16 в удовлетворении иска отказано. (л.д. 192-194).

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ЗАО Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, полагая, что судом не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для дела, а так же неправильно применены нормы материального права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика и третьего лица против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, сославшись на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд находит апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как усматривается из материалов дела, ЗАО Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" является обладателем исключительных прав на товарный знак "ШОКОЛАДНИЦА", зарегистрированного в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания за номером 168757, охраняемый на территории Российской Федерации с приоритетом от "27" марта 1997 г., в отношении по 30 класса МКТУ в отношении следующий товаров: кондитерские изделия, вафли, какао, какао-продукты, карамель (конфеты), конфеты, мороженное, кондитерские мучные изделия, напитки на основе какао, напитки шоколадные, напитки шоколадные с молоком, печенье, печенье бисквитное, пирожные, помадки (кондитерские изделия), пралине, пряники, торты, круглые пироги, шоколад.

На прилавке магазина ООО "Сантехпитпром", расположенного по адресу Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13, была выявлена продукция торт "Шоколадник", произведённая под маркой "Русская нива" ОАО "Хлебпром",

Истец полагает, что при реализации данного кондитерского изделия ООО "Сантехпитпром" нарушает интеллектуальные права Заявителя, так как обозначение "Шоколадник" является сходным до степени смешения с товарным знаком "ШОКОЛАДНИЦА", принадлежащим Заявителю.

По мнению Заявителя, товар торт "Шоколадница", производимый ЗАО БКК "Коломенский" и товар торт "Шоколадник", производимый ОАО "Хлебпром" являются однородными.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением, поскольку претензия, направленная ответчику оставлена последним без удовлетворения.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из того, что истец не представил в материалы дела доказательств, подтверждающих смешения обозначений "ШОКОЛАДНИЦА" и "ШОКОЛАДНИК", т.е. не доказал использования ответчиком товарного знака "ШОКОЛАДНИЦА", зарегистрированного в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания за номером 168757.

Оспаривая решение суда по мотивам, изложенным в апелляционной жалобе, ЗАО Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" указывает, что суд первой инстанции пришел к неверному выводу, что обозначения "ШОКОЛАДНИЦА" и "ШОКОЛАДНИК" не являются сходными по степени смешения.

Апелляционный суд не может согласиться с данными доводами заявителя апелляционной жалобы в силу следующего.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в части 2 ст. 1484 ГК РФ, а именно путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Частью 3 статьи 1484 ГК РФ установлен запрет использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Критерии, по которым определяется степень сходства обозначений, и подходы к ее определению установлены Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента \232 от 05 марта 2003 г.) и их пунктом 14.4.2. (далее - "Правила").

В соответствии с абзацем 6 пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно раздела 3 Методических Рекомендаций оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В состав слов ШОКОЛАДНИК и ШОКОЛАДНИЦА входит общий словесный элемент ШОКОЛАД, представляющий смысловое слово и имеющий описательный характер, в силу чего он не может определять различительную способность сравниваемых обозначений в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям.

Следовательно, различительная способность в данном случае определяется окончаниями сравниваемых слов "НИК" и "НИЦА", которые определяют и их родовую принадлежность, что существенно влияет на восприятие данных обозначений потребителем и определяет их различительную способность.

Сравнение элементов "НИК" и "НИЦА" показывает, что они отличаются количеством букв (3 и 4) и слогов (1 и 2), а, следовательно, они имеют различия в звучании и его продолжительности.

В соответствии с подп. 2 п. 42 Правил и п. 4.2.2.1. Методических рекомендаций графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово: цвет или цветовое сочетание.

В результате сопоставительного анализа на приведенных этикетках: обозначения "Шоколадник" и словесного товарного знака ШОКОЛАДНИЦА установлено, что словесное обозначение "Шоколадник" используется в оригинальной графической манере, а именно фигурным рукописным шрифтом с заглавной буквой "Ш" и остальными прописными буквами с подчеркиванием;

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

На основании вышеизложенного суд первой инстанции обоснованно указал, что отсутствует визуальное сходство сравниваемых обозначений.

В соответствии с поди. 3 п. 42 Правил и п. 4.2.3.1. Методических рекомендаций смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках): совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с п. 4.2.3.2. Методических рекомендаций наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными. Анализ смыслового сходства, проведенный с учетом сведений, содержащихся в доступных словарно - справочных источниках информации, позволил установить, что слова "ШОКОЛАДНИЦА" и "ШОКОЛАДНИК" изначально представляли собой существительные, имеющие в русском языке разные смысловые значения.

Согласно сведениям, приведенным в Историческом словаре галлицизмов русского языка, основными (первыми) значениями слова "ШОКОЛАДНИЦА" являются следующие: "ШОКОЛАДНИЦА" - прибор для варки шоколада (какао) и женский род к существительному: шоколадник.

Из толкового словаря Ефремовой усматривается что "Шоколадник" : 1) м. устар. Дерево какао. 2) м. разг. Тот кто изготавливает шоколад.

На основании вышеизложенного суд первой инстанции обоснованно указал, что "шоколадник" и "шоколадница" являются однокоренными обозначениями, различительная способность которых определяется склонением по родам. Данные обозначения, не являются идентичными, и не являются сходными до степени смешения, находясь на прилавке с кондитерскими изделиями в магазине Ответчика.

Утверждение о фонетическом несходстве обозначений "Шоколадник" и "ШОКОЛАДНИЦА", в которых словесные части являются по отношению друг к другу однокоренными словами, имеющими корень ШОКОЛАД-, подтверждается наличием значительного количества зарегистрированных в РФ в отношении однородных товаров 30 класса товарных знаков со словесными элементами, содержащими корень ШОКОЛАД -, а именно: Щоколад-айевЮ, регистрация N 546307; Шоколад Шоколадыч, регистрация N235119, ШокоЛада, регистрация N 262704, ШОКОЛАДУШКИ, регистрация N511713,. ШОКОЛАДОВО, регистрация N417197;- ШОКОЛАДКИНО, регистрация N259562.

Согласно имеющимся в материалах дела распечаткам сведений о регИстрАЦиях N N 546307, 235119, 262704, 511713, 417197, 259562, все указанные выше товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса, в том числе, в отношении товаров "кондитерские изделия", их правообладателями являются различные юридические лица, при этом указанные знаки имеют более позднюю дату приоритета, чем дата приоритета товарного знака "ШОКОЛАДНИЦА" по свидетельству N.168757, и которые, следовательно, были признаны Роспатентом не сходными с этим товарным знаком.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что сравниваемые обозначения "Шоколадник" и "ШОКОЛАДНИЦА", несмотря на совпадение их начальных частей, не являются сходными до степени их смешения но фонетическому критерию.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны приводимым в суде первой инстанции, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2016 года по делу N А41-49768/16 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу.

Председательствующий

С.В. Боровикова

Судьи

В.Ю. Бархатов С.А. Коновалов