Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 сентября 2017 г. N 09АП-39062/17

г. Москва

06 сентября 2017 г.

Дело N А40-2943/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 сентября 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей Е.Б. Расторгуева, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.С. Момот,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Агропродбизнес" на решение Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2017 года по делу N А40-2943/2016 принятое судьей Шудашовой Я.Е.,

по иску ООО Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский"

к ООО "Агропродбизнес" о защите исключительных прав на товарные знаки,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - извещен, представитель не явился,

от ответчика - Тиллинг Е.М. (доверенность от 07.10.20107),

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ООО Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" (далее - истец) к ООО "Агропродбизнес" (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарные знаки, признании незаконным и запрете ответчику использовать словесное обозначение "Тураковские", сходное до степени смешения (тождественное) с товарным знаком "ТУРАКОВСКИЕ" по свидетельству N 208976, в отношении товаров (пельменей и других мясных продуктов), однородных товарам (мясо; птица), для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак "ТУРАКОВСКИЕ" по свидетельству N 208976; обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещено словесное обозначение "Тураковские"; признании незаконным и запретить ответчику использовать изобразительное обозначение, сходное до степени смешения (тождественное) с изобразительным товарным знаком по свидетельству N 423866, в отношении товаров (пельменей и других мясных продуктов), однородных товарам (мясо; мясо консервированное; птица домашняя (неживая); экстракты мясные, равиоли), для индивидуализации которых зарегистрирован изобразительный товарный знак по свидетельству N 423866; обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещено указанное словесное обозначение; взыскании компенсации за ожидание исполнения ответчиком судебного акта по настоящему делу в виде денежной суммы, начисляемой ежемесячно в размере 500 000 рублей с момента вступления судебного акта в законную силу.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2016 исковые требования удовлетворены частично: признано незаконным и запрещено ответчику использование товарного знака по свидетельству N 423866 в отношении товаров "пельмени и другие мясные продукты"; ответчик обязан изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещен товарный знак по свидетельству N 423866; в удовлетворении остальной части требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2016 решение суда первой инстанции изменено: признано незаконным и запрещено ответчику использование товарного знака по свидетельству N 423866 в отношении товаров "пельмени", ответчик обязан изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещен товарный знак по свидетельству N 423866, в остальной части решение оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2016 отменены в части отказа в удовлетворении требований о запрете ответчику использования словесного обозначения "Тураковские", сходного до степени смешения (тождественного) с товарным знаком "ТУРАКОВСКИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 208976, в отношении товаров (пельменей и других мясных продуктов), однородных товарам (мясо; птица), для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак "ТУРАКОВСКИЕ" по свидетельству N 208976; обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещено словесное обозначение "Тураковские"; дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Суд кассационной инстанции указал на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права по вопросу о неоднородности товаров "пельмени" и "мясо, птица".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2017 иск удовлетворен частично: признано незаконным и запрещено ответчику использование словесного обозначения "Тураковские" в отношении товаров (пельмени) для индивидуализации которых зарегистрирован товарных знак "ТУРАКОВСКИЕ" по свидетельству N 208976; ответчик обязан изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещено словесное обозначение "Тураковские"; в остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Суд первой инстанции указал, что судом не установлен и материалами дела не подтверждается факт производства и реализации ответчиком каких-либо иных товаров, маркированных спорным товарным знаком истца "Тураковские", кроме товара "пельмени". Учитывая признание судом произведенных и реализованных товаров "пельменей" контрафактными, требования истца об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковку товаров, на которых размещено словесное обозначение "Тураковские", подлежат удовлетворению.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить в части, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы полагает, что суд первой инстанции не дал оценку доводам ответчика о злоупотреблении истцом правом, о неоднородности товаров "пельмени" 30 класса МКТУ и "мясо, птица" 29 класса МКТУ.

В отзыве истца содержатся возражения на доводы апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие истца, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить в части, в удовлетворении в рассматриваемой повторно части иска отказать.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2017 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истцу принадлежат исключительные права на словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 208976 "ТУРАКОВСКИЕ", зарегистрирован в отношении товаров 05, 16, 29, 30, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По 29 классу МКТУ товарный знак зарегистрирован в отношении товаров "рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые".

В отношении товаров 29 класса МКТУ "рыба, дичь, мясные экстракты" правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 208976 прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2015 по делу N СИП-827/2014.

Также истцу принадлежат исключительные права на изобразительный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 423866, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ "изделия колбасные; консервы мясные; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; птица домашняя [неживая]; экстракты мясные", 30 класса МКТУ "равиоли".

Как указывает истец, ему стало известно, что ответчик производит пельмени "Тураковские" (производство по адресу: 141325, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Тураково, 116а), и другие мясные продукты с использованием товарного знака истца по свидетельству N 208976 (протокол от 29.12.2015 09АА0189234 осмотра доказательств). При этом, правообладатель не давал своего согласия ответчику на использование товарного знака.

Ссылаясь на то, что использование ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 208976 при производстве пельменей и иных мясных продуктов без разрешения правообладателя является незаконным, птицекомбинат обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается как факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 208976, так и факт их нарушения ответчиком путем реализации товаров с использованием товарного знака истца и обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Использование названного товарного знака, принадлежащего истцу, ответчиком не опровергнуто.

Таким образом, реализация ответчиком на территории Российской Федерации товаров, на которых размещен товарный знак истца, без разрешения правообладателя является незаконным.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В постановлении от 08.12.2016 по настоящему делу Суд по интеллектуальным правам прямо указал на неправильное применение при первом рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций норм материального права: однородные товары не являются идентичными во всех отношениях, не обязательно находятся в одном классе МКТУ; такие товары как "пельмени" и "мясо, птица" могут быть признаны однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе (продукты питания), имеют общие потребительские свойства и функциональное назначение (удовлетворение потребности в пище), сходные условия реализации (размещаются, как правило, рядом в холодильниках и/или холодильных витринах), имеют единый круг потребителей, относятся к одной ценовой категории товаров (недорогие товары), могут быть взаимозаменяемыми. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Суд первой инстанции сделан обоснованный вывод о том, что реализация ответчиком на территории Российской Федерации однородных товаров, на которых размещен товарный знак истца, без разрешения правообладателя является незаконным; ответчиком поставлен контрафактный товар.

Довод апелляционной жалобы о неоднородности сравниваемых товаров основан на несогласии с указаниями суда кассационной инстанции. Между тем, в силу части 2 статьи 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Довод ответчика о том, что в определении судьи Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 305-ЭС17-2268 по настоящему делу указано на право ответчика приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам и представлять соответствующие доказательства, что позволяло суду первой инстанции оценивать доказательства по делу не зависимо от указаний кассационного суда, подлежит отклонению, поскольку в названном определении отмечена правомерность действий суда кассационной инстанции, в том числе имеется вывод о том, что указание кассационного суда на необходимость надлежащей оценки судом первой инстанции фактических обстоятельств по делу с учетом правильного толкования конкретных норм материального права дано в пределах компетенции суда кассационной инстанции, а ответчик в суде первой инстанции при новом рассмотрении дела своими правами пользовался без ограничений.

Другие доводы апелляционной жалобы, в частности о злоупотреблении истцом правом, подлежат отклонению ввиду следующего.

13.04.2017 Федеральной службой по интеллектуальной собственности на имя истца зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 612787 "Тураковские" с приоритетом от 23.09.2015, в частности, в отношении товара "пельмени" 30 класса МКТУ. Товарные знаки по свидетельствам N 208976 и N 612787 являются серией сходных знаков.

Указание ответчика о том, что истец был осведомлён об участии ответчика в реализации товаров с использованием товарного знака не имеет правового значения для правильного рассмотрения настоящего дела. Ответчик подменяет правомерную реализацию товаров, введённых в гражданский оборот производителем-правообладателем товарного знака, производством контрафактных товаров с незаконным размещением на них товарного знака неуполномоченным лицом.

Являются несостоятельными доводы ответчика об отсутствии у истца законного интереса в защите права на товарный знак, о не использовании истцом товарного знака, о злоупотреблении правом со стороны истца.

По спору с ответчиком истец имеет достойный защиты интерес, и надлежащее использование товарного знака по свидетельству N 208976 истцом самостоятельно и третьими лицами под контролем истца в отношении товаров "мясо; птица" установлено Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела N СИП-827/2014 (абз. 1 стр. 13 решения от 27.08.2015).

Истец обеспечивает реальное функционирование товарного знака в гражданском обороте. Надлежащее использование товарного знака истцом и третьими лицами под контролем истца подтверждается сертификатами и декларациями о соответствии на пищевую продукцию, договорами, соглашениями, товарными накладными, а также документами об администрировании истцом доменных имён "тураковские.рф" и "тураковские-продукты.рф" с размещением на страницах сайтов предложения о продаже товаров с использованием товарного знака. Доказательства использования истцом товарного знака обеспечены нотариально (протоколы 09АА010П86 от 12.09.2014, 09АА0189092 от 10.11.2015, 09АА0189668 от 10.06.2016). Указанные доказательства приобщены к материалам дела.

Использование ответчиком товарного знака в отсутствие согласия истца, как правообладателя товарного знака, путём размещения товарного знака на товарах при производстве ответчиком от своего имени однородных товаров и введении их в гражданский оборот (предложение к продаже, продажа) нарушает исключительное право истца на товарный знак.

В нарушение запрета, установленного пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ, ответчик незаконно производит с использованием товарного знака товары, однородные товарам, при производстве которых истец самостоятельно и с привлечением третьих лиц использует собственный товарный знак, что обусловливает неустранимую вероятность смешения товаров.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2017 года по делу N А40-2943/2016 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

Е.Б. Расторгуев Д.Н. Садикова