Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2017 г. N 09АП-55481/17

г. Москва

11 декабря 2017 г.

Дело N А40-109432/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 04 декабря 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 декабря 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей Е.Б. Расторгуева, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.С. Момот,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Компании Биг Кайзер Прецизионсверкцойге АО на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017 года по делу N А40-109432/2017, принятое судьей Чадовым А.С., по иску Компании Биг Кайзер Прецизионсверкцойге АО к ООО "ТЕХНОПРАГМА", третье лицо - ПАО "Росвертол", о взыскании 847 107 рублей 85 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Докиневич К.О. (доверенность от 02.03.2017),

от ответчика - Абрамов Д.В. (доверенность от 23.06.2017), Суворов К.А. (доверенность от 26.07.2017),

от третьего лица - извещено, представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен Биг Кайзер Прецизионсверкцойге (далее - истец) к ООО "ТЕХНОПРАГМА" (далее - ответчик) о защите права на товарный знак и взыскании компенсации в размере 847 107 рублей 85 копеек.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017 в удовлетворении исковых требований отказано.

Суд первой инстанции указал, что достаточных и допустимых доказательств незаконного использования ответчиком спорного товарного знака не представлено.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы указал на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела и привел доводы, которые рассмотрены ниже.

В отзыве ответчика содержатся возражения на доводы апелляционной жалобы.

Отзыв на апелляционную жалобу третьим лицом не представлен.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, иск удовлетворить.

Представитель ответчика против доводов апелляционной жалобы возражал, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем международных товарных знаков KAISER и BIG KAISER, зарегистрированных в международном регистре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), который ведется в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протоколом к нему от 27.06.1989.

Согласно сертификатам N N 572197, 1055784, список товаров и услуг по МКТУ, на которые в порядке статей 1481, 1492, 1503 ГК РФ распространяется защита товарных знаков KAISER и BIG KAISER, включает класс МКТУ: 07 "Механические инструменты".

Статус ООО "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ" как единственного поставщика, имеющего согласие правообладателя на ввоз в Российскую Федерацию товаров под торговыми марками KAISER и BIG KAISER, подтверждается письмами Компании Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) от 21.01.2016, 17.01.2017, 01.03.2017.

Истец указал, что ответчик нарушил права истца на товарные знаки KAISER и BIG KAISER путем подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на поставку инструмента и технологической оснастки производства компании BIG KAISER для высокопроизводительного оборудования (извещение N ZK16121200060). Заявка является предложением о продаже товаров. Информация о запросе котировок размещена на электронной торговой площадке в сети Интернет по адресу http://web.etprf.ru/NotificationZK/Print/id/158603, заказчик и организатор -Ростовский Вертолетный Производственный Комплекс (публичное акционерное общество "Роствертол" им. Б.Н. Слюсаря). Предмет закупки, согласно документации и извещению - "Поставка инструмента и технологической оснастки производства компании BIG KAISER для высокопроизводительного оборудования (т.е. 07 класс МКТУ), начальная (максимальная) цена - 869 697 рублей 38 копеек.

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из базы данных Международного Бюро ВОИС, правовая охрана знака BIG KAISER на территории Российской Федерации предоставлена на основании решения Роспатента, датированного 01 марта 2017 года. Публикация сведений о предоставлении правовой охраны знака BIG KAISER на территории Российской Федерации произведена 08.06.2017.

Истец основывает свои требования на факте подачи ответчиком заявки на участие в запросе котировок и в приложении к иску приводит распечатку с Интернет-сайта электронной торговой площадки ООО "ЭТИ" (www.etprf.ru).

Как следует из Приложения 5 к иску, заявка ответчика подана 12.12.2016 в 11:59:04, т.е. за три месяца до вынесения решения Роспатента от 01.03.2017. Таким образом, истец не доказал, что на дату совершения ответчиком действия, которое истец считает нарушением его права на товарный знак, правовая охрана товарного знака BIG KAISER действовала в Российской Федерации. Истец не может заявлять о том, что действия Ответчика являются нарушением его права, которое отсутствовало на дату совершения таких действий - такой иск подлежит отклонению.

Как следует из приложений к исковому заявлению, запрос котировок содержал указание на поставку инструмента и технологической оснастки производства компании BIG KAISER для высокопроизводительного оборудования. Согласно статье 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товаров. Из представленных Истцом доказательств видно, что документация Роствертол о закупке не содержит требований о маркировке поставляемого товара каким-либо товарным знаком. Соответственно, лица, направляющие электронные заявки, не обязуются поставлять товары, маркированные товарным знаком по международной регистрации N 1055784 и N 572197.

Ответчик также указал, что участники были обязаны подавать заявки, которые по форме и содержанию соответствуют требованиям, установленным Роствертолом в Документации о закупке по открытому запросу котировок в электронной форме без квалификационного отбора, размещенной на электронной торговой площадке 05.12.2016 по адресу http://web.etprf.rii/NotificationZK./'Print/id/l 58603.

Описание продукции должно быть подготовлено участником процедуры закупки в строгом соответствии с требованиями пункта 13 Информационной карты (пункт 4.6.1 Документации); отступления участником процедуры закупки от требований к описанию продукции, установленных Документацией, в т.ч. пунктом 13 Информационной карты, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке (пункт 4.6.6 Документации).

Согласно пункту 13 Информационной карты описание продукции представляется в виде согласия (декларации) участника процедуры закупки на поставку товаров на условиях, указанных в Документации, без направления участником процедуры закупки собственных предложений.

Нарушение участником процедуры закупки требований к составу, содержанию и порядку оформления заявки является основанием для отказа в допуске к участию в закупке (пункт 4.5.9 Документации).

Таким образом, состав сведений, которые должны были направляться в заявке на участие в запросе котировок, полностью определялось заказчиком (Роствертол), отступления от его указаний не допускались.

Прямое указание самим лицом, разместившим запрос котировок (Роствертол), не товарного знака, а наименования производителя товара, по мнению ответчика, исключает какую-либо вероятность смешения в отношении товаров или их производителя. Наличие обратного, т.е. вероятности смешения и введение потребителя (Роствертол) в заблуждение, истцом не доказано.

Товарный знак KAISER N 572197 зарегистрирован в отношении товаров 07 класса "инструментов и оборудования (станков)", а знак BIG KAISER N 1055784 зарегистрирован в отношении товаров 07 класса: "Механические инструменты, а именно, машины для бурения, токарные станки, фрезерные станки, бурильные установки, инструментальные оправки, патроны для инструментов, кроильные вставки, спеченные инструменты из твердого металла и патроны для свёрл, добавочные механизмы для станков, предназначенных для дополнительных режущих инструментов; пневматические двигатели для механических станков, электродвигателей станочных систем, выемчатые покрытия для инструментов/станков и аппаратура для их очистки."

В то же время запрос котировок был сделан в отношении следующих товарных позиций: Головка расточная SW 41-54(66) X СК4; Резец(набор) 41/54 SW41 СС09 Пластина ССМТ 09Т304 РЗОС Борштанга твердосплавная 040 X СК4 X 400НМ

Видовые наименования указанных товаров отсутствуют в перечне к регистрациям 572197 и 1055784, в связи с чем истцу надлежало доказать однородность товаров, для которых был сделан запрос котировок Роствертолом, с товарами 07 класса МКТУ, в отношении которых истец заявляет о наличии у него исключительного права.

Однако в нарушение статьи 65 АПК РФ каких-либо доказательств однородности товаров истцом не представлено.

Сама по себе подача заявки на участие в запросе котировок не является использованием товарного знака, связанным с маркировкой товара (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), поскольку указывает на намерение поставить в будущем товар, соответствующий определенным характеристикам, установленным заказчиком (покупателем). На момент размещения заявки самого товара нет в наличии, и у правообладателя (истец) нет оснований утверждать, что в момент подачи заявки ответчик предлагает товар незаконно находящийся в обороте на территории РФ.

Таким образом, доводы истца о незаконном использовании ответчиком вышеуказанных обозначений не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Достаточных и допустимых доказательств незаконного использования ответчиком рассматриваемого товарного знака не представлено.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация за нарушение исключительного права подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Таким образом, факт нарушения прав на товарный знак ответчиком истцом не подтвержден, что свидетельствует о недоказанности нарушения ответчиком прав истца на товарный знак.

Поскольку материалами дела не подтвержден факт неправомерного использования товарного знака, требование об уплате компенсации также не подлежит удовлетворению. Отсутствие нарушения исключает возможность привлечения ответчика к ответственности, предусмотренной статьей 1515 ГК РФ.

Доводы апелляционной жалобы истца по существу повторяют доводы, озвученные истцом в суде первой инстанции, которым суд дал надлежащую оценку. Субъективное несогласие истца с выводами суда первой инстанции не является основанием для отмены или изменения решения.

Возражая против выводов суда, истец одновременно соглашается с тем, что в соответствии с требованиями запроса котировок товары не должны были маркироваться какими-либо товарными знаками - Kaiser, Big Kaiser, а равно какими-либо иными. Запрос котировок содержал лишь указание на поставку товаров определенного производителя.

В отношении товара, который не маркируется товарным знаком, у ответчика и любого иного лица отсутствуют обязательства получать разрешение правообладателя на ввоз, продажу и иное введение товара в оборот на территории РФ. Соответственно, у истца отсутствовали основания утверждать, что товар, указанный в заявке, направленной в Роствертол, ограничен или запрещен к обороту на территории РФ. Доказательств обратного в материалы дела не предоставлено.

Несостоятельны ссылки истца на отказ в истребовании заявки у третьего лица.

В материалы дела представлена разработанная третьим лицом документация, относящаяся к запросу котировок, в котором участвовал, в том числе представитель истца. Из представленной документации следует, что заявки должны были оформляться в точном соответствии с требованиями, разработанными третьим лицом. Отклонение от указанных требований автоматически влекло отказ в приеме заявки.

Установленный судом факт неиспользования товарных знаков истца в запросе котировок на поставку оборудования является самостоятельным основанием для отказа в иске.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ истец ни в суде первой инстанции, ни в апелляционной жалобе не представил документальных подтверждений своих доводов о том, что товары, указанные третьим лицом, входили в перечень 07 класса МКТУ или являлись однородными им.

Сам факт отнесения товаров к одному классу МКТУ не означает их однородности - в суде первой инстанции истец не указал, к каким именно позициям в перечне товаров к международной регистрации BIG KAISER относятся (или однородны) товары из запроса котировок. С учетом этого вывод суда о недоказанности однородности товаров полностью основан на материалах дела. В апелляционной жалобе истец ссылается на источники (каталог производителя, Большая советская энциклопедия и пр.), которые он мог предоставить, но не предоставил в суд первой инстанции для подтверждения своих доводов. В связи с этим возражения Истца против выводов суда в части неоднородности товаров являются несостоятельными и подлежат отклонению.

Доводы истца относительно действия на территории РФ международной регистрации BIG KAISER не устраняют основания для отказа в иске, рассмотренные выше.

Истец ссылается на запись о так называемом территориальном расширении действия международной регистрации знака BIG KAISER в порядке, предусмотренном статьей 3 ter Мадридского Протокола. Действие международной регистрации в договаривающихся странах определяется в соответствии со ст.4 Мадридского Протокола, а именно:

С даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой Договаривающейся Стороны. Если Международное бюро не было уведомлено о каком-либо отказе в соответствии со статьей 5 (1) и (2) или если отказ, о котором сделано уведомление в соответствии с этой статьей, был впоследствии отозван, охрана знака в заинтересованной Договаривающейся Стороне с указанной даты будет такой же, как если бы этот знак был зарегистрирован ведомством этой Договаривающейся Стороны.

В Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1491 ГК РФ). Вместе с тем до даты регистрации товарного знака исключительное право не может быть защищено в судебном порядке, поскольку оно удостоверяется свидетельством, которое выдается только после решения о регистрации.

Поскольку в соответствии со статьей 4 Мадридского Протокола эффект от подачи и регистрации международной заявки (заявления о расширении) аналогичен эффекту от подачи и регистрации знака по национальной заявке, можно прийти к выводу, что исключительное право на товарный знак по национальной или международной регистрации подлежит защите в аналогичном порядке - после принятия решения о регистрации. Как верно установлено судом первой инстанции, соответствующее решение было принято Роспатентом 01.03.2017. Публикация сведений о предоставлении правовой охраны знака BIG KAISER на территории Российской Федерации произведена 08.06.2017.

При проведении запроса котировок в декабре 2016 года ответчик не знал и не мог знать о наличии у истца исключительного права на товарный знак BIG KAISER на территории РФ, поскольку в соответствии со статьей 3 ter и 4 Мадридского протокола заявление о территориальном расширении имело силу, аналогичную национальной заявке на товарный знак, защита права по которой не осуществляется до момента регистрации.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017 года по делу N А40-109432/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

Е.Б. Расторгуев Д.В. Пирожков