Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2017 г. N 10АП-18140/17

г. Москва

26 декабря 2017 г.

Дело N А41-85807/16

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2018 г. N С01-206/2018 настоящее постановление оставлено без изменения

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 декабря 2017 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Немчиновой М.А.,

судей: Боровиковой С.В., Коновалова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания Алибековой Д.А.,

при участии в заседании:

от истца Новартис АГ. - Боброва Ю.С. по доверенности от 06 июня 2017 года, Маркус Грубер, Белозерский А.М., Гуляева Н.С., Пилюгина В.С. по доверенности от 16 ноября 2017 года,

от ответчика Общества с ограниченной ответственностью "Натива" - не явился, извещен надлежащим образом,

от третьего лица Министерства здравоохранения Российской Федерации - не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Новартис АГ. и Общества с ограниченной ответственностью "Натива" на решение Арбитражного суда Московской области от 27 сентября 2017 года по делу N А41-85807/16, принятое судьей Солдатовым Р.С., по иску Новартис АГ. к Обществу с ограниченной ответственностью "Натива" о признании использования патента, пресечении действий, третье лицо - Министерство здравоохранения Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Новартис АГ (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к Обществу с ограниченной ответственностью "Натива" (далее - ответчик), в котором просил:

1. Признать использование патента РФ N 2348627 на изобретение "Ингибиторы тирозинкиназ";

(а) в лекарственном препарате "Тасигна" (МНН - Нилотиниб), Новартис Фарма АГ, Швейцария4;

(b) в лекарственном препарате "Нилотиниб-натив" (МНН - Нилотиниб), Общество с ограниченной ответственностью "Натива", Россия;

2. Пресечь действия Общества с ограниченной ответственностью "Натива", создающих угрозу нарушения исключительного права Новартис АГ на патент РФ N 2348627, а именно обязать Общество с ограниченной ответственностью "Натива" подать в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявление о приостановлении действия регистрации на лекарственный препарат "Нилотиниб-натив" до даты истечения срока действия патента РФ N 2348627, а именно до 04 июля 2023 года, или более ранней даты, в случае досрочного прекращения действия патента N 2348627;

3. Обязать ООО "Натива" не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Нилотиниб-натив" до даты истечения срока действия патента РФ N 2348627, а именно до 04 июля 2023 года, или более ранней даты, в случае досрочного прекращения действия патента N 2348627.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в деле принимает участие Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее - третье лицо).

Решением Арбитражного суда Московской области от 27 сентября 2017 года, с учетом определения об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок от 18 октября 2017 года, суд признал использование патента РФ N 2348627 на изобретение "Ингибиторы тирозинкиназ" в лекарственном препарате "Тасигна" (МНН - Нилотиниб) регистрационное удостоверение N ЛСР-000830/08 от 18 февраля 2008 года и ЛП-000574 от 26 августа 2011 года; в лекарственном препарате "Нилотиниб-натив" (МНН - Нилонитиб), регистрационное удостоверение NN ЛП-003879 от 05 октября 2016 года.

Обязал общество с ограниченной ответственностью "Натива" не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Нилотиниб-натив" (МНН - Нилотиниб) регистрационное удостоверение N ЛП-003879 от 05 октября 2016 года до даты истечения срока действия патента РФ N 2348627 или более ранней даты, в случае досрочного прекращения действия патента N 2348627.

В удовлетворении остальной части иска отказал (л.д. 36-38 т. 15).

Не согласившись с данным судебным актом, ООО "Натива" и Новартис АГ. обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о дате и времени судебного заседания.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (www.10aas.arbitr.ru) и на сайте (www.arbitr.ru) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представители истца поддержали доводы своей апелляционной жалобы, просили решение суда первой инстанции в обжалуемой части отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить, а также возражали против доводов апелляционной жалобы ООО "Натива", просили в ее удовлетворении - отказать.

Выслушав объяснения представителей истца, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, Новартис АГ является юридическим лицом, входящим в группу компаний "Новартис", фармацевтической компании, специализирующейся на разработке, производстве и продаже лекарственных средств.

Лекарственный препарат "Тасигна" (МНН - "Нилотиниб") зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации 18 февраля 2008 года за номером ЛСР-000830/08 (капсулы 200 мг) и за номером ЛП-000574 от 26 августа 2011 года (капсулы 150 мг) на имя Новартис Фарма АГ.

ООО "Натива" был зарегистрирован лекарственный препарат "Нилотиниб-натив" (МНН - Нилотиниб) за номером ЛП-003879 от 5 октября 2016 года и включен в государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации фармацевтическая субстанция "Нилотиниба гидрохлорида моногидрат" за номером ФС-001502 от 13 сентября 2016 года.

Лекарственный препарат "Тасигна", выпускаемый с разрешения истца, содержит нилотиниб в качестве активного действующего вещества, которое охраняется независимым пунктом 1 формулы Патента. Воспроизведенный лекарственный препарат "Нилотиниб-натив" и фармацевтическая субстанция "Нилотиниба гидрохлорида моногидрат" ответчика содержит нилотиниб в качестве активного действующего вещества, что следует как из названия лекарственного препарата и фармацевтической субстанции, содержащих МНН (нилотиниб) и подтверждается фактом успешного завершения исследования биоэквивалентности (то есть исследования на подтверждение полного соответствия / воспроизведения лекарственного препарата "Нилотиниб-натив" оригинальному препарату "Тасигна", проведенному в соответствии с разрешением N 718 от 3 декабря 2015 года, выданным Министерством здравоохранения Российской Федерации, на проведение открытого рандомизированного перекрестного исследования биоэквивалентности препаратов "Нилотиниб-натив" и "Тасигна")".

Истец, ссылаясь на то, что разрешения на использование изобретения по указанному патенту ответчику не давал, обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, принадлежащего истцу изобретения. Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора. При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 ГК РФ и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Согласно требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 АПК РФ).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 АПК РФ).

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2009 года N 1464-О-О, закрепленное в статье 82 АПК РФ право лиц, участвующих в деле, ходатайствовать о назначении экспертизы является дополнительной процессуальной гарантией их конституционного права на судебную защиту, поскольку предоставляет возможность обосновать правомерность занимаемой ими позиции по делу в случае, когда для этого необходимы специальные знания в различных областях науки, техники, искусства, ремесла.

В соответствии со статьей 82 АПК РФ суд первой инстанции определением от 16 марта 2017 года назначил по настоящему делу судебную экспертизу, проведение которой поручил экспертам Семенову В.И., Лалаеву Б.Ю.

Перед экспертами поставлены следующие вопросы:

используется ли в:

- лекарственном препарате "Тасигна" (МНН - Нилотиниб), регистрационное удостоверение N ЛСР-000830/08 от 18 февраля 2008 года и N ЛП-000574 от 26 августа 2011 года;

- лекарственном препарате "Нилотиниб-натив" (МНН - Нилотиниб), регистрационное удостоверение N ЛП-003879 от 05 октября 2016 года;

- фармацевтической субстанции "Нилотиниба гидрохлорида моногидрат" (МНН - Нилотиниб), реестровая запись N ФС-001502 от 13 сентября 2016 года

признаки изобретения, содержащиеся в патенте РФ N 2348627 и/или используются признаки патента N 2551359.

Согласно выводам эксперта Лыскова Николая Борисовича, все признаки независимых пунктов 1, 7, 8, 9 формулы изобретения содержащихся в патенте N 2348627 используются в лекарственном препарате "Тасигна" (МНН - Нилотиниб), регистрационное удостоверение N ЛСР-000830/08 от 18 февраля 2008 года или ЛП-000574 от 26 августа 2011 года".

Все признаки независимых пунктов независимых пунктов 1, 7, 8, 9 формулы изобретения содержащихся в патенте N 2348627 используются в лекарственном препарате "Нилотиниб-натив" (МНН - Нилотиниб), регистрационное удостоверение N ЛП-003879 от 05 октября 2016 года.

При этом, согласно выводу эксперта Лалаева Бориса Юрьевича в лекарственном препарате "Тасигна" (МНН - Нилотиниб), регистрационное удостоверение N ЛСР-000830/08 от 18 февраля 2008 года и N ЛП-000574 от 26 августа 2011 года используются признаки изобретения, содержащиеся в патенте РФ N 2348627.

В лекарственном препарате "Нилотиниб-натив" (МНН - Нилотиниб), регистрационное удостоверение N ЛП-003879 от 05 октября 2016 года используются признаки изобретения, содержащиеся в патенте РФ N 2348627.

В соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 86 АПК РФ по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.

В соответствии с частью 1 статьи 86 АПК РФ на основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и подписывает его.

Требования к заключению экспертов предусмотрены частью 2 статьи 86 АПК РФ.

Экспертное заключение оформлено в соответствии с требованиями статей 82, 83, 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, экспертное заключение основано на материалах дела, является ясным и полным, противоречия в выводах эксперта отсутствуют. Эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

В экспертном заключении содержатся ответы на поставленные судом вопросы, заключение мотивировано, выводы эксперта предельно ясны, обоснованы исследованными им обстоятельствами, содержат ссылки на представленные судом для производства экспертизы доказательства.

Какие-либо доказательства того, что представленное в материалы дела заключение эксперта по результатам судебной экспертизы является недостаточно ясным и полным, ответчиком не представлены.

В апелляционной жалобе ответчик указывает на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, касающихся порядка назначения и проведения экспертизы.

Довод ответчика о том, что судом нарушен порядок проведения комплексной экспертизы не принимается апелляционным судом, так как в соответствии с определением от 16 марта 2017 года судом была назначена судебная экспертиза в рамках статьи 82 АПК РФ, а не соответствии со статьей 85 АПК РФ.

Также необоснован довод ответчика о том, что вопросы, поставленные на разрешение экспертам, противоречат пункту 4 статьи 1358 ГК РФ, поскольку вопросы, поставленные на разрешение экспертам, сформулированы в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ.

При этом, апелляционный суд обращает внимание на то, что именно пункт 3 статьи 1358 ГК РФ разъясняет в каких случаях изобретение, охраняемое патентом, может быть признано использованным в продукте. Тем не менее, вопрос, поставленный судом первой инстанции на разрешение экспертам, не противоречит и пункту 4 статьи 1358 ГК РФ, положения которого указывают на то, что использование одного патента не исключает использование и другого патента.

Апелляционным судом также не принимается довод апелляционной жалобы ответчика о том, что Семенов В.И. не смог представить экспертное заключение в связи с отсутствием необходимых материалов в деле, так как материалы дела содержали всю необходимую для проведения экспертизы информацию о лекарственном препарате "Тасигна".

Несогласие ответчика с заменой эксперта Семенова В.И., не предоставившего экспертное заключение в установленный судом первой инстанции срок, не свидетельствует о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права. При этом, в апелляционной жалобе ответчик не указывает, какие нарушенные судом первой инстанции нормы процессуального права привели или могли привести к принятию неправильного решения.

Вопреки доводам апелляционной жалобы несогласие ответчика с выводами эксперта не может являться основанием для проведения дополнительной экспертизы, в соответствии со статьей 87 АПК РФ. При этом суд исходит из того, что назначение дополнительной экспертизы относится к праву арбитражного суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора. В настоящем деле такая необходимость отсутствовала.

Доводы ответчика о нарушение норм процессуального права, выразившееся в том, что суд первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства о вызове экспертов для дачи объяснений в порядке части 3 статьи 86 АПК РФ, подлежат отклонению, так как вызов эксперта в суд является правом, а не обязанностью суда.

В рассматриваемом случае апелляционный суд не усмотрел наличие правовых и процессуальных оснований для вызова экспертов в судебное заседание, поскольку эксперт вызывается в судебное заседание, в случае наличия в экспертном заключении неясностей, которые подлежали бы разъяснению. Экспертное заключение не содержит неясностей, неточностей и противоречий, апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства о вызове эксперта в судебное заседание для его допроса.

Таким образом, заключение экспертизы и дополнение к нему в силу статьи 64, 67, 68, 71, 82, 86 АПК РФ подлежат принятию судом в качестве надлежащего доказательства по делу и подлежат оценке наряду с другими доказательствами (статья 71 АПК РФ), в связи с чем суд принимает выводы, изложенные в заключении.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в лекарственном препарате "Тасигна", лекарственном препарате "Нилонитиб-натив" содержится нилотиниб в качестве активного вещества, а, следовательно, использован каждый признак независимого пункта 1 формулы патента, что, в соответствии со статьей 1358 ГК РФ, является использованием изобретения по патенту в продукте.

Апелляционным судом не принимается довод ответчика о том, что отказ истца от требований в отношении фармацевтической субстанции автоматически означает признание истцом отсутствия нарушения патента истца.

Так, в соответствии со статьей 49 АПК РФ истец имеет право отказаться от исковых требований полностью или в части. При этом отказ от исковых требований не влечет автоматическое признание отсутствия нарушения исключительного права истца.

Также несостоятелен довод ответчика о том, что угроза нарушения не доказана, так как ответчик не рекламирует, не производит и не предлагает к продаже путем участия в государственных закупках лекарственный препарат "Нилотиниб-натив".

Согласно протоколу нотариального осмотра страниц веб-сайта Министерства здравоохранения РФ, подтверждающих регистрацию "Нилотиниб-натив" регистрация данного лекарственного препарата 5 октября 2016 года преследует намерение к введению лекарственного препарата в гражданский оборот до истечения срока действия Патента (т.е. до 4 июля 2023 года), так как отсутствие лекарственного препарата на рынке в течение трех лет (с 2016 по 2019 гг.) в соответствии с пунктом 8 статьи 32 Федерального закона N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" приведет к отмене регистрации, а невозможность представления информации о мониторинге безопасности лекарственного препарата в течение 5 лет (с 2016 по 2021 гг.) в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 61-ФЗ приведет к прекращению действия регистрационного удостоверения.

Ссылка ответчика на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 года N 122 отклоняется судом, так как основан на ошибочном толковании, поскольку критерием применения пункта 9 Информационного письма ВАС РФ является наличие двух патентов с такими же признаками. ВАС РФ указал, что ответчик использовал в изготавливаемом изделии каждый признак независимой формулы патента истца, однако при этом сам являлся обладателем прав на патент с такими же признаками независимой формулы.

Ответчик ссылается на заключение Лыскова Н.Б., где эксперт указал на то, что один из признаков сравниваемых патентов является общим.

Между тем, наличие лишь одного общего признака никоим образом не позволяет сделать вывод о том, что патенты являются одинаковыми.

Более того, довод ответчика противоречит представленным в материалы дела доказательствам.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в вышеуказанной части.

Однако принимая во внимание, что требование истца об обязании ООО "Натива" не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Нилотиниб-натив" (МНН - Нилотиниб) регистрационное удостоверение N ЛП-003879 от 05 октября 2016 года до даты истечения срока действия патента РФ N 2348627 или более ранней даты, в случае досрочного прекращения действия патента N 2348627 фактически включает в себе требование о пресечении действий ООО "Натива" создающие угрозу нарушения исключительного права Новартис АГ на патент РФ N 2348627, а именно обязать ООО "Натива" подать в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявление о приостановлении действия регистрации на лекарственный препарат "Нилотиниб-натив" до даты истечения срока действия патента РФ N 2348627, а именно до 04 июля 2023года, или более ранней даты, в случае досрочного прекращения действия патента N 2348627", суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении данного требования.

Доводы апелляционных жалоб проверены апелляционным судом и отклонены, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела, основаны на неправильном толковании норм действующего законодательства и не могут повлиять на законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Апелляционные жалобы заявителей удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 27 сентября 2017 года по делу N А41-85807/16 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме через суд первой инстанции.

Председательствующий

М.А. Немчинова

Судьи

С.В. Боровикова С.А. Коновалов