Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2018 г. N 13АП-21284/17

г. Санкт-Петербург

24 января 2018 г.

Дело N А56-54447/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 18 января 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 января 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2018 г. N С01-1016/2017 по делу N А56-54447/2016 настоящее постановление отменено

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Будылевой М.В., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Верещагиным С.О.

при участии:

от истца (заявителя): Брочев С.В. - доверенность от 14.12.2017

от ответчика (должника): Погорелов О.Н. - доверенность от 16.01.2016 Пушкин А.С. - доверенность от 16.01.2018 Клейтер А.Ю. - доверенность от 24.07.2017

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-21284/2017) ИП Погореловой И.В. на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.12.2016 по делу N А56-54447/2016 (судья Баженова Ю.С.), принятое

по иску ИП Улаева В.А.

к ИП Погореловой И.В.

о признании использования обозначения "Цветочная Фантазия" нарушением исключительного права, запрете использовать обозначение "Цветочная Фантазия" и взыскании 500 000 руб. компенсации

установил:

Индивидуальный предприниматель Улаев Валерий Александрович (ОГРНИП: 307784727700419, далее - истец) обратился в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Погореловой Ирине Валентиновне (ОГРНИП: 304780635100251, далее - Ответчик) о:

- признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", размещенного на зданиях в Санкт-Петербурге по адресам: ул.Кирочная, дом 5, ул.Коммуны, д.59, Индустриальный пр-кт, д.24, Среднеохтинский пр-кт, д.40, пр-кт Ударников, д.42, ул.Якорная, д.11, Заневский пр-кт, д.24-35, Комендантский пр-кт, д.12, Новочеркасский пр-кт, д.37, нарушением исключительного права на товарный знак N 465128,

- запрете использовать обозначение "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", размещенное на зданиях в Санкт-Петербурге по адресу: ул.Кирочная, дом 5, ул.Коммуны, д.59, Индустриальный пр-кт, д.24, Среднеохтинский пр-кт, д.40, пр-кт Ударников, д.42, ул.Якорная, д.11, Заневский пр-кт, д.24-35, Комендантский пр-кт, д.12, Новочеркасский пр-кт, д.37, путем удаления вывесок, в которых используется словосочетание "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ";

- взыскании 500 000 руб. компенсации.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции истцом заявлен отказ от иска в части требований о признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" на здании по адресу: г.Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д.24, нарушением исключительного права и запрете использования данного обозначения на здании по указанному адресу.

Отказ принят судом.

Решением суда первой инстанции от 13.12.2016 производство по делу в части отказа от исковых требований прекращено.

Использование ИП Погореловой И.В. при реализации цветочной продукции обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", размещенного на зданиях в г.Санкт-Петербурге по адресам: улица Кирочная, дом 5; улица Коммуны, дом 59; Среднеохтинский проспект, дом 40; проспект Ударников, дом 42; улица Якорная, дом 11; Заневский проспект, дом 24-35; Комендантский проспект, дом 12; Новочеркасский проспект, дом 37, признано нарушением исключительного права ИП Улаева В.А. на товарный знак N 465128.

ИП Погореловой И.В. запрещено использовать обозначение "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" при реализации цветочной продукции на вывесках магазинов по адресам: улица Кирочная, дом 5; улица Коммуны, дом 59; Среднеохтинский проспект, дом 40; проспект Ударников, дом 42; улица Якорная, дом 11; Заневский проспект, дом 24-35; Комендантский проспект, дом 12; Новочеркасский проспект, дом 37. С ИП Погореловой И.В. в пользу ИП Улаева В.А. взыскана компенсация в сумме 260 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины.

В апелляционной жалобе, ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и отказать истцу в удовлетворении требований. По мнению ответчика при вынесении решения судом первой инстанции не учтено, что ИП Погорелова И.В. является правообладателем товарного знака N 527631 "Цветочная фантазия", отсутствие сходства до степени смешения между товарными знаками истца и ответчика.

В судебном заседании представитель ответчика требования по жалобе поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца с доводами жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения. Заявил ходатайство о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг представителя за рассмотрение дела в апелляционном суде в сумме 75 000 рублей, предоставив соглашение об оказании юридической помощи N 79 от 23.05.2016, счет на оплату N 408 от 14.12.2017, платежное поручение N 544 от 15.12.2017.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела истец является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "ФАНТАЗИЯ", зарегистрированного 26.06.2012 с приоритетом 27.10.2010, согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 465128, в отношении товаров (услуг) 26-го класса международного классификатора товаров и услуг - цветы искусственные и 31-го класса - цветы, засушенные для декоративных целей; цветы; растения; растения засушенные для декоративных целей.

Истцу стало известно, что ответчик без согласия правообладателя использует в названиях своих магазинов (вывесках) по адресам: ул.Кирочная, дом 5, ул.Коммуны, д.59, Среднеохтинский пр-кт, д.40, пр-кт Ударников, д.42, ул.Якорная, д.11, Заневский пр-кт, д.24-35, Комендантский пр-кт, д.12, Новочеркасский пр-кт, д.37, осуществляющих реализацию товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 465128, использует обозначение "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", сходное до степени смешения с товарным знаком Истца.

Истцом в материалы дела предоставлены копия решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 02.06.2016 по делу N 1-00-9/78-16 и протоколы осмотра доказательств 78 АБ 1440474, 78 АБ 1440478, 78 АБ 1440490, 78 АБ 1440462, 78 АБ 1440482, 78 АБ 1440466, 78 АБ 1440470, 78 АБ 1440486, составленные 24.10.2016 нотариусом Лещенко А.И., которыми установлено, что в Санкт-Петербурге по адресам: пр. Ударников, д.42, ул. Коммуны, л.59, Комендантский пр., д.12, коп.1, ул. Кирочная, д.5, ул. Якорная, д.11, Новочеркасский пр., д.37, корп.1, Заневский пр.. д.24/35, Среднеохтинский пр., д.40, располагаются салоны цветов, на фасаде которых установлены рекламные конструкции, в том числе "Цветы", "Салон цветов", "Цветочная фантазия", "Цветочная 24 часа фантазия", "Цветы 24". На момент осмотра в салоне цветов осуществлялась торговая деятельность, среди прочих товаров имелась цветочная продукция.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 02.06.2016 по делу N 1-00-9/78-16т признано в действиях Ответчика нарушение ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившееся в использовании на вывесках магазинов цветов словесного обозначения ФАНТАЗИЯ, сходного до степени смешения с обозначением "Фантазия", используемым хозяйственным субъектом-конкурентом в предпринимательской деятельности, что приводит к смешению деятельности хозяйствующих субъектов-конкурентов, и противоречит обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности, разумности и справедливости. Указанным решением выдано Ответчику предписание о прекращении недобросовестной конкуренции.

Поскольку предписания антимонопольного органа не были исполнены, Истец 03.06.2016 направил в адрес Ответчика требование об устранении нарушений.

В связи с тем, что требование оставлено ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с заявлением о защите исключительных прав и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128.

Суды первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, исходил из наличия у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128 и доказанности факта использования ответчиком обозначения, сходного с этим товарным знаком до степени смешения, в отношении однородных товаров без соответствующего разрешения правообладателя.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указано в пункте 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 45 Правил указано, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с подпунктом 4.2.1.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) к наиболее распространенным случаям звукового сходства относится фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Подпунктом 4.2.1.3 указанных Методических рекомендаций предусмотрено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков (подпункт 4.2.1.4 Методических рекомендаций).

Согласно подпункту 4.2.4.1 тех же Методических рекомендаций, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций, доминирование элемента в обозначении может быть вызвано как его более крупными размерами, так и более удобным для восприятия расположением в композиции. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций, оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления, формируемого сравниваемыми товарными знаками.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

Анализируя словесные обозначения "Фантазия" и "Цветочная фантазия" суд первой инстанции пришел к выводу, что основную индивидуализирующую функцию при их восприятии выполняют словесные элементы, которые имеют звуковое сходство (словесный элемент товарного знака Истца включен в обозначение Ответчика) и смысловое сходство (совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и которое несет основную смысловую нагрузку).

Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

Товарный знак N 465128

является комбинированным, и состоит из словесного элемента "Фантазия", выполненного заглавными буквами стандартным шрифтом печатными буквами русского алфавита, а также изобразительного элемента, выполненного в виде графического изображения розы. Изобразительный элемент расположен перед словесным элементом. Обозначение выполнено в красном цвете.

Товарный знак N 527631

является комбинированным, и включает в свой состав изобразительный элемент в виде овала, внутри которого расположены словесные элементы "Цветочная фантазия", выполненный оригинальным шрифтом письменными буквами русского алфавита, в котором словесный элемент "фантазия" выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом "цветочная". Знак выполнен в белом и красном цветовом сочетании.

В силу пункта 4.2.2.1 Методических рекомендаций, графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Графическое сходство может усилить сходство обозначений или, наоборот, ослабить его (пункт 4.2.2.2 Методических рекомендаций).

Таким образом, сопоставительный анализ товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 465128 и N 527631 на предмет сходства свидетельствует о различных графических написаниях с учетом характера букв, при этом используется один и тот же красный цвет.

Как указано в пункте 4.2.3.1 Методических рекомендаций, смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (carla fracci giselle - жизель), за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами (например, душа - славянская душа)

Наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными (пункт 4.2.3.2 Методических рекомендаций).

В рассматриваемом случае имеет место совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение "Фантазия". Вместе с тем в сочетании с элементом "Цветочная", смысловое значение элемента "Фантазия" меняется, придавая последнему иное смысловое значение.

Вывод об отсутствии сематического сходства подтверждается также тем обстоятельством, что уполномоченным органом осуществлена регистрация товарных знаков со следующими словесными элементами: "Фруктовая фантазия", "Цитрусовая фантазия", "Вечерняя фантазия", "Летняя фантазия", "Шоколадная фантазия" и т.д., правообладателями которых являются различные юридические лица.

Таким образом, апелляционный суд признает ошибочным вывод о графическом и смысловом сходстве обозначений "Фантазия" и "Цветочная фантазия", поскольку обозначение "Цветочная фантазия" является словосочетанием, обладающим устойчивой семантикой, изменяющей смысловое значение элемента "Фантазия", в связи с чем признает отсутствие сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями как по смысловому, так и по графическому признакам.

Ссылки истца на экспертное заключение от 07.10.2013 признаются апелляционным судом несостоятельными, поскольку на момент его составления правовая охрана в отношении товарного знака N 527631 отсутствовала.

Кроме того, апелляционный суд считает необходимым указать на следующие обстоятельства.

Материалами дела установлено, что истец является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "ФАНТАЗИЯ", зарегистрированного 26.06.2012 с приоритетом 27.10.2010, согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 465128, в отношении товаров 26-го класса МКТУ (цветы искусственные) и 31-го класса (цветы, засушенные для декоративных целей; цветы; растения; растения засушенные для декоративных целей).

Ответчик в свою очередь является правообладателем товарного знака со словесным элементом "Цветочная фантазия", зарегистрированного 25.11.2014 с приоритетом 09.07.2013, согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 527631, в отношении услуг 35 Класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческим потребителям (информация потребительская товарная)); маркетинг, организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В рассматриваемом случае комбинированный товарный знак N 465128 со словесным элементом "ФАНТАЗИЯ"

зарегистрирован в целях индивидуализации товаров 26 и 31 классов МКТУ, а товарный знак N 527631со словесным элементом "Цветочная фантазия"

зарегистрирован в целях индивидуализации услуг 35 класса МКТУ.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций N 198 при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Положениями пункта 3.5 Методических рекомендаций N 198 предусмотрено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги.

Однородными между собой могут быть признаны товары и услуги, между тем, при разрешении спора по существу исходит из следующего.

По вопросу однородности товаров и услуг 26, 31-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 465128, и услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631, установлено: правовая охрана по товарному знаку (знаку обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 527631 предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ и не распространяется на какие-либо товары.

В перечне товарного знака N 465128, представлены товары 26 и 31-го классов МКТУ.

Применив приведенные выше положения законодательства и Методических рекомендаций N 198, разъяснения высшей судебной инстанции, апелляционный суд приходит к выводу о том, что услуги 35-го класса МКТУ, приведенные в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631, не являются однородными перечню товаров, для которых предоставлена правовая охрана товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 465128.

Товары 26, 31-го классов МКТУ и услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров различны по своей природе и назначению, не являются взаимодополняемыми. Однородность соответствующих товаров и услуг была бы возможна в случае, если услуги по реализации были уточнены по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. На эту возможность обращено внимание в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35-го класса МКТУ".

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу N СИП-694/2016.

Судом установлено, что услуги 35-го класса МКТУ, для которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527631, направлены на продвижение и реализацию товаров третьих лиц, исходя из рода (вида) услуг, их потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения).

Согласно положений пункта 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35-го класса МКТУ" для обозначения услуг по реализации товаров могут быть использованы следующие термины: "услуги по розничной, оптовой продаже товаров", "услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров" и т.д.

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (статья 39 Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р 51304-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 N 769-ст, услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров.

Назначением услуги "реализация товаров" является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

При таких обстоятельствах, апелляционным судом признается обоснованным использование ответчиком на вывесках магазинов словесного обозначения "Цветочная фантазия", по товарному знаку N 527631 в отношении услуг 35-го класса МКТУ, в качестве индивидуализации услуг магазинов по розничной, оптовой продаже товаров.

Доказательств использования словесного обозначения "Цветочная фантазия" в качестве индивидуализации товаров, реализуемых в магазинах, в материалы дела не представлены.

Согласно представленных Протоколов осмотра доказательств словесное обозначение "Цветочная фантазия" использовано ответчиком в качестве наименования магазинов путем размещения на вывесках, а также в чеках ККТ в сочетании "магазин Цветочная фантазия".

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном указанным Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Доказательств признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку N 527631 в отношении услуг магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 26 и 31-го классов МКТУ истцом в материалы дела не предоставлено.

При изложенных обстоятельствах, апелляционный суд признает, что использование ответчиком словесного обозначения "Цветочная фантазия" для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ в соответствии с товарным знаком N 527631 не является нарушением исключительного права истца на товарный знак N 465128, зарегистрированный в отношении товаров 26 и 31-го классов МКТУ.

На основании изложенного решение суда первой инстанции подлежит отмене, а требования апелляционной жалобы, удовлетворению.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны (часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Поскольку судебный акт принят в пользу ответчика, судебные расходы истца в виде уплаты государственной пошлины и расходов на оплату услуг представителя при рассмотрении дела в апелляционной инстанции, относятся на истца.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.12.2016 по делу N А56-54447/2016 отменить.

Принять отказ от иска в части требований о признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" на здании по адресу: г.Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д.24, нарушением исключительного права о запрете использования данного обозначения на здании по указанному адресу.

Производство по делу прекратить в части требований о признании обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" на здании по адресу: г.Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д.24, нарушением исключительного права и запрете использования данного обозначения на здании по указанному адресу.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ИП Улаева В.А. (ОГРН: 307784727700419) в пользу ИП Погореловой И.В. (ОГРН: 304780635100251) расходы на по уплате государственной пошлины в сумме 3000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева Л.П. Загараева