Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2018 г. N 09АП-34409/18

г. Москва

13 августа 2018 г.

Дело N А40-254220/16

Резолютивная часть постановления объявлена 01 августа 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 августа 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей А.И. Трубицына, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Резаевой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Валлекс-М" и АО "Опытно-эксперементалный завод "ВладМиВа" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 мая 2018 г. по делу N А40-254220/16, принятое судьей М.А. Ведерниковым, по иску АО "ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД "ВЛАДМИВА"

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЛЕКС М" о запрете использования товарного знака истца, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб., взыскании расходов на оплату услуг нотариуса в размере 34 150 руб., расходов по приобретению товара в размере 1 722 руб.

при участии в судебном заседании: от истца Лелякина Н.А. (по доверенности от 04.05.2018 г.); от ответчика Евстигнеев М.В. (по доверенности от 27.11.2017 г.)

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Опытно-экспериментальный завод "ВладМиВа" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ВАЛЛЕКС М" (далее - ответчик) о запрете совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственных средств для стоматологических целей, маркированных обозначением ДЕВИТЕК / DEVITEC, в том числе, ввозить, осуществлять хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу указанного товара; взыскании компенсации в размере 500 000 руб. за незаконное использование товарного знака "ДЕВИТ" по свидетельству Российской Федерации N 221176 взыскании расходов на оплату услуг нотариуса в размере 34 150 руб., а также расходов на приобретение товара "DEVITEC" в размере 1 722 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.04.2017 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2017 г., в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2017 г. решение суда первой инстанции и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение суд первой инстанции.

При новом рассмотрении Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость исследования и оценки все существенных для правильного рассмотрения дела и входящих в предмет доказывания обстоятельств, в том числе, указал на необходимость дать всестороннюю оценку спорному товару, приобщенному к материалам дела в качестве вещественного доказательства, с размещенными на нем обозначениями, на предмет тождества или сходства до степени смешения указанных обозначений с вышеуказанным товарным знаком общества "ВладМиВа" по свидетельству Российской Федерации N 221176.

При новом рассмотрении, истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил суд запретить совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственных средств для стоматологических целей, маркированных обозначением ДЕВИТЕК / DEVITEC, в том числе, ввозить, осуществлять хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу указанного товара; взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака "ДЕВИТ" по свидетельству Российской Федерации N 221176, взыскать расходы на оплату услуг нотариуса в размере 34 150 руб. и расходов на приобретение товара "DEVITEC" в размере 1 722 руб., а также расходов на оплату услуг представителя в размере 435 000 руб.

Указанные уточнения приняты судом первой инстанции, как соответствующие положениям ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При повторном рассмотрении дела, решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.05.2018 г. исковые требования удовлетворены в части запрета Обществу с ограниченной ответственностью "ВАЛЛЕКС М" совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории РФ лекарственных средств для стоматологических целей, маркированных обозначением ДЕВИТЕК/ DEVITEC в том числе, ввозить, осуществлять хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу указанного товара, с Общества с ограниченной ответственностью "ВАЛЛЕКС М" взыскана компенсация в размере 500 000 руб., а также 150 000 руб. расходов на оплату услуг представителя и 34 150 руб. расходов на оплату услуг нотариуса. В удовлетворении требования о взыскании с ответчика стоимости приобретенного товара в размере 1 722 руб. судом первой инстанции отказано, поскольку несение этих расходов не нашло своего документального подтверждения.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции изменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Также не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в иске.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела доказательства, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом усматриваются правовые основания для отмены решения суда первой инстанции в части отказа во взыскании стоимости приобретенного товара.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела и правомерно установлено судом первой инстанции, Акционерное общество "Опытно-экспериментальный завод "ВладМиВа" является правообладателем товарного знака "ДЕВИТ" по свидетельству N 221176, с приоритетом от 23.11.2000 г., зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков Российской Федерации 13.09.2002 г. для товаров 05 класса МКТУ - лекарственные средства для стоматологических целей.

Ответчик, в свою очередь, осуществляет продажу на территории Российской Федерации лекарственного средства для стоматологических целей под сходным обозначением ДЕВИТЕК/DEVITEC, а также рекламирует и предлагает к продаже медицинский препарат ДЕВИТЕК/ DEVITEC в сети Интернет на сайте http://www. vallexm.ru, что подтверждается нотариальным Протоколом осмотра Интернет сайта от 07.10.2016 г., составленным нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Ежеченко А.Н.

Согласно общедоступным сведениям Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (RU-CENTER), администратором доменного имени vallexm.ru с 01.11.2001 г. является Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЛЕКС М". Доменное имя направляет пользователей сети Интернет на сайт, который содержит информацию о медицинском препарате ДЕВИТЕК/ DEVITEC.

Доказательством введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров терапевтической стоматологии, а именно пасты девитализирующей "ДЕВИТЕК", служит также Декларация о соответствии РОСС СН.АГ99. D12384 от 24.03.2016 г.

Информация о декларации доступна на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) http://fsa.gov.ru/inclex/staticview/id/295/ в Реестре деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982).

Копия Декларации размещена также на сайте www.vallexm.ru ответчика.

В обоснование исковых требований истец указал на то, что он не уполномочивал ответчика на использование товарного знака и разрешения на такое использование ответчиком получены не были.

Истец является правообладателем словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 221176, который зарегистрирован в отношении товара 5-го класса МКТУ "лекарственные средства для стоматологических целей".

В соответствии с п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как указал суд кассационной инстанции при направлении дела на новое рассмотрение, что исследование обстоятельств, связанных с использованием ответчиком любых обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным за истцом товарным знаком "ДЕВИТ" для однородных товаров, может расцениваться как нарушение его исключительных прав на этот товарный знак.

Товарный знак истца ДЕВИТ и обозначение ответчика "Devitec"/"Девитек", согласно указаний Суда по интеллектуальным правам изложенных в постановлении от 24.10.2017 г. подлежат исследованию на предмет их сходности до степени смешения по фонетическому и графическому признакам.

Методика сравнения сходства сравниваемых обозначений описана в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ N 482 от 20.07.2015 г. (далее - Правила) и включает в себя оценку по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство обозначения "Devitec/Девитек" [Девит-ек] с товарным знаком ДЕВИТ обусловлено вхождением товарного знака в спорное обозначение, которое прямо относится п. 42 Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данного обозначения сходными до степени смешения в целом. Сравниваемые обозначения отличаются двумя буквами [-ек] в конце слова, что не является существенным.

Согласно п. 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализаперечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указал суд первой инстанции, правовая охрана товарному знаку ДЕВИТ предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ лекарственные средства для стоматологических целей. Спорные обозначения "Devitec"/"Девитек" используются ответчиком для товара терапевтической стоматологии, а именно пасты девитализирующей, предназначенной для безболезненной девитализации пульпы.

В соответствии с п. 3.6. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 198) степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Данные товары являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение (использование в качестве лекарственного средства в стоматологии) и круг потребителей.

С учетом изложенного, выполняя указания Суда по интеллектуальным правам при новом рассмотрения дела, суд первой инстанции установил, что отсутствуют основания для отказа в защите принадлежащих истцу исключительных прав на действующий товарный знак "ДЕВИТ" по свидетельству N 221176.

Поскольку материалами дела подтверждается факт незаконного использования ответчиком обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца, суд первой инстанции, с учетом указаний суда кассационной инстанции, правомерно пришел к выводу об обоснованности исковых требований в части запрета Обществу с ограниченной ответственностью "ВАЛЛЕКС М" совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственных средств для стоматологических целей, маркированных обозначением ДЕВИТЕК/ DEVITEC в том числе, ввозить, осуществлять хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу указанного товара.

Суд первой инстанции также правомерно усмотрел правовые основания для взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака.

Вместе с тем, суд первой инстанции снизил размер компенсации до 500 000 руб.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции в указанной части, поскольку указанная сумма соразмерна последствиям нарушения, что согласуется с принципами разумности и справедливости, в связи с чем, доводы апелляционной жалобы истца в указанной части подлежат отклонению.

Более того, суд апелляционной инстанции учитывает, что именно в эту сумму изначально самим истцом оценивалась компенсация его нарушенного права до принятия судом первой инстанции уточнений, что также свидетельствует о соблюдении баланса интересов сторон является соблюденным.

Вместе с тем, судом первой инстанции отказано во взыскании с ответчика расходов, понесенных истцом по приобретению товара в размере 1 722 руб..

В указанной части судом апелляционной инстанции усматриваются правовые основания для отмены решения, поскольку, как следует из материалов дела, истцом представлен договор купли-продажи N С18021644, товарная накладная от 31.03.2016 г. N 189980 и платежное поручение от 30.03.2016 г. N 1886, которые были указаны истцом в приложении к настоящему иску.

Таким образом, сумма 1 722 руб. является документально подтвержденной и подлежит возмещению ответчиком в качестве понесенных истцом расходов на приобретение товара.

Доводы жалоб сторон в части присужденных ко взысканию с ответчика расходов на оплату услуг представителя отклоняются апелляционным судом, исходя из следующего.

Для представления интересов в суде между истцом и его представителем заключен договор от 04.02.2016 г. N 2016/310, согласно условиям которого исполнитель обязался предоставлять интересы истца в рамках настоящего дела.

Сумма в размере 435 000 руб. была оплачена истцом платежными поручениями от 04.10.2016 г. N 3264, от 14.03.2017 г. N 640, от 31.05.2017 г. N 1453, от 18.07.2017 г. N 1968, от 14.11.2017 г. N 3434 и от 14.11.2017 г. N 3435.

Судом первой инстанции заявленная ко взысканию сумма удовлетворена в размере 150 000 руб.

Согласно ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

С учетом удовлетворения иска в части, а именно удовлетворения требования, носящего неимущественный характер, а также взыскании с ответчика компенсации в размере 500 000 руб., суд первой инстанции правомерно исходил из пропорциональности удовлетворенных требований, включая заявление истцом имущественного и неимущественного требования.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, не могут быть приняты во внимание, поскольку фактически сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции, указаний Суда по интеллектуальным правам и неверному толкованию действующего законодательства Российской Федерации.

Кроме того, данные доводы, были предметом рассмотрения судом первой инстанции, и, суд, оценив их в совокупности на основании ст. ст. 67-68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дал им надлежащую правовую оценку, что и отразил в мотивировочной части решения суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции имеются правовые основания, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требования о взыскании с ответчика стоимости приобретенного истцом товара.

В остальной части судом апелляционной инстанции не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 мая 2018 года по делу N А40-254220/16 отменить в части отказа в удовлетворении требования о взыскании судебных расходов на оплату товара.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ВАЛЛЕКС М" в пользу Акционерного общества "Опытно-экспериментальный завод "ВЛАДМИВА" 1 722 (одна тысяча семьсот двадцать два) руб. расходов на приобретение товара.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 15 мая 2018 г. по делу N А40-254220/16 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным делам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

А.И. Трубицын Е.Б. Расторгуев