Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2018 г. N 13АП-16606/17

г. Санкт-Петербург

20 марта 2018 г.

Дело N А56-73772/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 марта 2018 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей М. В. Будылевой, О. В. Горбачевой

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания П. С. Сивцевой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ТегоТек РУС" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.05.2017 по делу N А56-73772/2016(судья Кожемякина Е.В.), принятое

по иску ООО "ТегоТек РУС"

к ООО "Интерспецкомплект"

о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации

при участии:

от истца: Токарева Е. Ю. (доверенность от 05.08.2016)

от ответчика: Музыка М. С. (доверенность от 12.03.2018 N 10)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" (ОГРН 1087746287793, ИНН 7714730936, место нахождения: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 5; далее - ООО "ТегоТек РУС", истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Интерспецкомплект" (ОГРН 1147847273001, ИНН 7802867295, место нахождения: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1; далее - ООО "Интерспецкомплект", ответчик) о запрете использовать товарный знак по свидетельству N 186390 путем предложения к продаже и продаже товара, взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 186360, в сумме 801 550 руб.

Решением суда от 10.05.2017 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 решение суда первой инстанции по делу N А56-73772/2016 отменено. ООО "Интерспецкомплект" запрещено использовать товарный знак "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 путем предложения к продаже и продаже товаров, с ООО "Интерспецкомплект" в пользу ООО "ТегоТек РУС" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 в размере 200 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 28 000 руб., в остальной части в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 по делу N А56-73772/2016 отменено, дело N А56-73772/2016 направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Суд по интеллектуальным правам указал, что суд при разрешении настоящего спора не обеспечил полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, а именно, не установил какими доказательствами обоснована и подтверждена необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом размера и критериев его определения, не дал данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации. При новом рассмотрении суду следует установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам, в том числе выяснить, является ли правонарушение оконченным или длящимся.

Ответчиком заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела до рассмотрения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации кассационной жалобы ООО "Интерспецкомплект" на постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 по настоящему делу, доказательств принятия указанной жалобы к производству ООО "Интерспецкомплект" не представлено.

Апелляционная инстанция не находит предусмотренных статьей 158 АПК РФ оснований для отложения рассмотрения дела.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "ТегоТек РУС" является обладателем исключительной лицензии на право использования товарного знака N 186360 в отношении всех зарегистрированных товаров 01 ("порошкообразные карбиды") и 07 ("режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс") классов МКТУ (договор зарегистрирован в Роспатенте 09.10.2013 за NРД0133094).

На территории Российской Федерации только ООО "ТегоТек РУС" обладает правом использования товарного знака N 186360.

Ссылаясь на то, что ответчик вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары под обозначением "Taegu-Тес", сходным до степени смешения с товарным знаком N 186360, без разрешения правообладателя товарного знака, тем самым нарушая права истца как исключительного лицензиата по товарному знаку N 186360, ООО "ТегоТек РУС" обратилось в суд с настоящим иском.

Суд отказал ООО "ТегоТек РУС" в удовлетворении иска.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит отмене.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из материалов дела, ООО "Интерспецкомплект" участвовало в тендере на поставку АО "Центральное конструкторское бюро автоматики" товаров - сборный инструмент производства "Taegu-Тес" и выиграло тендер, что подтверждается протоколом осмотра нотариусом письменных доказательств - информации в сети Интернет от 03.08.2016, содержащего информацию со страниц Интернет-сайта www.b2b-center.ru.

Согласно пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы из реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Как следует из материалов дела, товарный знак N 186360 зарегистрирован в отношении товаров - режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс.

Ответчик использует обозначение "Taegu-Тес" в отношении товаров "державка канавочная", "державка расточная", "пластина двухсторонняя для отрезки канавок со стружколомом "С".

Державки служат для закрепления резца на станке, при этом резцы представляют собой режущие инструменты, предназначенные для обработки деталей различных размеров, форм, точности и материалов, являются основными инструментами, применяемыми при токарных, строгательных и долбежных работах (и на соответствующих станках, что подтверждается сведениями с Интернет-сайта "Википедия" (https://ru.wikipedia.org/). Используемая ответчиком пластина двухсторонняя для отрезки канавок со стружколомом "С" также относится к области обработки металлов резанием.

Таким образом, ответчик использует обозначение "Taegu-Тес" в отношении товаров, которые имеются в свидетельстве N 186360, а также однородных им. Эти товары относятся к одному роду (режущие инструменты), имеют одинаковое функциональное назначение и сферу применения (выполняют функцию резки, обработки деталей, применяются при токарных, строгальных и долбежных работах), вид материала, из которого они изготовлены, являются взаимодополняемыми (державки являются элементами резцов) имеют одинаковые условия и каналы реализации (специализированные магазины), круг потребителей (профессионалы в области токарных, строгальных и долбежных работ, специалисты, обладающие навыками работы на соответствующих станках).

Согласно пункту 45 Правил одним из признаков однородности товаров, является взаимодополняемость.

В данном случае, державка является частью резца, обеспечивает его закрепление в станке. Таким образом, без державки резец не может использоваться.

Вывод суда о том, что предлагаемые ответчиком изделия (державки, пластина двухсторонняя) не являются режущим инструментом или его частью, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186360, противоречит представленным в материалы дела доказательствам.

Согласно Политехническому словарю под редакцией Акад. А.Ю. Ишлинского (Москва-1980 г.): "Резец состоит из головки (несущей режущей части) и тела (державки)". Таким образом, державка является частью режущего инструмента.

Более того, указанный вывод суда противоречит и предмету договора поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745, согласно которому ответчик продал державки и пластины, которые определяются сторонами как "Сборный инструмент с режущими пластинами производства Taegu-Tec".

Вывод суда о том, что предлагаемые ответчиком пластины, хотя и являются режущим инструментом, в большинстве случаев не являются деталью станка, ничем не обоснован и противоречит Политехническому словарю под редакцией Акад. А.Ю. Ишлинского (Москва-1980 год), согласно которому различают резцы по группам станков - токарные, строгательные, долбежные". ГОСТы, на которые ссылается суд в своем решении, например ГОСТ 13058-67 "Державки для дисковых резцов к токарным станкам", напрямую указывает на то, что как державки, так и сам резец непосредственно применяются в токарных станках.

Кроме того, истцом в материалы дела представлены мнение специалиста В.М. Станковского от 01.03.2017 и заключение специалиста Наумовой А.Б. от 13.03.2017, которые пришли к выводу, что обозначение "Taegu-Тес", используемые ООО "Интерспецкомплект", являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 186360. Товары, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186360, являются однородными с товарами, которые предлагает к продаже ООО "Интерспецкомплект".

Согласно заключению специалиста Наумовой А.Б. от 13.03.2017 товары 07 класса МКТУ по свидетельству N 186360, в отношении которых ООО "Интерспецкомплект" использует обозначение "Taegu-Тес", однородны.

В перечне товаров 07 класса МКТУ в товарном знаке по свидетельству N 186360 имеются позиции "режущие инструменты (детали машин и станков)" и "части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс".

Одним из видов режущих инструментов является резец.

По данным Большого энциклопедического политехнического словаря "резец - режущий инструмент в виде стержня прямоугольного, квадратного или круглого сечения, режущая часть которого имеет определенную геометрическую форму и углы и выполняется из материала высокой твердости значительно превышающей твердость обрабатываемого материала. Резец состоит из головки (несущая режущая часть) и тела (державки)".

Согласно ГОСТам 20872-80, 13059-67, 13070-67, 13059-67 пластина и державка относятся к деталям резца.

На основании изложенного специалистом сделан вывод, что используемые ООО "Интерспецкомплект" товары ("державка канавочная", "державка расточная", "пластина двухсторонняя для отрезки канавок со стружколомом "С") относятся к деталям (частям) резца.

В.М. Станковский был вызван судом в судебной заседания для дачи пояснений.

Опрошенный судом В. М. Станковский пояснил, что товары, которые предлагает к продаже ответчик (державки, режущие пластины), непосредственно подпадают под перечень товаров, приведенных в свидетельстве на товарный знак N 186360. Как специалист, он однозначно идентифицирует товары ответчика как режущий инструмент (пластина двухсторонняя для отрезки канавок) и части к режущему инструменту (державка канавочная).

В решении судом сделан вывод о том, что ответчик не вводил товар в оборот, он подлежал бы приобретению и поставке только в случае победы в соответствующей процедуре, ответчик лишь предложил к продаже товар, не подлежащий правовой охране по свидетельству на товарный знак истца, самим товаром ответчик на момент предложения не располагал.

Указанный вывод суда противоречит представленным в материалы дела доказательствам.

Согласно нотариальному протоколу N 77АВ 0255620 осмотра сайта http://zakupki.gov.ru (информация о договоре) договор был исполнен 14.10.2016, следовательно, товар был непосредственно введен ответчиком в гражданский оборот.

Апелляционная инстанция не согласна с выводом суда о недоказанности размещения ответчиком товарного знака на товаре.

По условиям договора поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745 ответчик обязуется поставить сборный инструмент с режущими пластинами производства Taegu-Tec".

При этом согласно пункту 5.4 договора на каждом инструменте должны быть четко нанесены... товарный знак предприятия-изготовителя.

В силу пункта 5.5 договора замена товара на аналогичные или другие изменения в параметрах и характеристиках товара не допускается.

Таким образом, согласно представленному договору, каждая единица товара была маркирована товарным знаком Taegu-Tec.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи, апелляционная инстанция приходит к выводу, что обозначение "Taegu-Тес", используемое ответчиком, сходно до степени смешения со словесным элементом товарного знака N 186360. Товары, в отношении которых ООО "Интерспецкомплект" использует обозначение "Taegu-Тес", являются однородными товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186360, а именно: товаром "режущие инструменты (детали машин и станков) и детали к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс".

Таким образом, апелляционная инстанция считает доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что выводы суда апелляционной инстанции в части доказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак основаны на правильном применении норм статей 1229, 1252, 1484 ГК РФ. Вместе с тем суд кассационной инстанции не согласился с выводом суда апелляционной инстанции относительно размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика. Суд кассационной инстанции указал на необходимость по результатам исследования совокупности всех доказательств и доводов сторон определить судьбу заявленного истцом требования неимущественного характера и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, определить размер компенсации, подлежащий взысканию.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком), и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Кроме того, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

ООО "ТегоТек РУС" при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, возможно только при наличии мотивированного заявления ООО "Интерспецкомплект", подтвержденного соответствующими доказательствами.

В судебном заседании апелляционной инстанции, состоявшемся 14.03.2018, представитель ответчика указал, что ходатайство о снижении компенсации не заявляет, о чем сделана запись в протоколе судебного заседания.

Доводы ответчика о принципиальном несогласии с выводами о нарушении ООО "Интерспецкомплект" исключительных прав на товарный знак истца N 186360 отклонены судом апелляционной инстанции в соответствии с частью 2.1 статьи 289 АПК РФ. Постановлением Арбитражного суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 по настоящему выводы суда апелляционной инстанции в части доказанности истцом факта нарушения ООО "Интерспецкомплект" исключительных прав на товарный знак N 186360 признаны соответствующими нормам материального права и представленным в материалы дела доказательствам.

При таких обстоятельствах, учитывая, что контррасчет либо иные документально мотивированные возражения относительно размера компенсации ответчик не представил, о снижении компенсации не заявил, размер определенной истцом компенсации соответствует принципам разумности и справедливости, установлен исходя из характера допущенного нарушения и степени вины нарушителя, исковые требования ООО "ТегоТек РУС" подлежат удовлетворению в полном объеме в сумме 801 550 руб.

Учитывая изложенное, решение суда подлежит отмене, а заявленные ООО "ТегоТек РУС" требования - удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.05.2017 по делу N А56-73772/2016 отменить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Интерспецкомплект" использовать товарный знак "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 путем предложения к продаже и продаже товаров.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Интерспецкомплект" (ОГРН 1147847273001, ИНН 7802867295, место нахождения: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" (ОГРН 1087746287793, ИНН 7714730936, место нахождения: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 5) компенсацию за незаконное использование товарного знака "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 в размере 801 550 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 31 031 руб.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

М.В. Будылева О.В. Горбачева