Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2018 г. N 13АП-7079/18

г. Санкт-Петербург

30 мая 2018 г.

Дело N А56-72916/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 мая 2018 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О.

судей Дмитриевой И.А., Сомовой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Бургановой А.А.

при участии:

от истца (заявителя): Гончаров Д.И. по доверенности от 09.01.2018

от ответчика (должника): Найденов Р.В. по доверенности от 19.01.2018

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-7079/2018) ООО "Институт Горной Геомеханики и Геофизики - Межотраслевой Научный Центр Геомех" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.02.2018 по делу N А56-72916/2017 (судья Евдошенко А.П.), принятое

по заявлению АО "Научно-Исследовательский Институт Горной Геомеханики и Маркшейдерского Дела - Межотраслевой Научный Центр Вними"

к ООО "Институт Горной Геомеханики и Геофизики - Межотраслевой Научный Центр Геомех"

о защите исключительных прав на товарный знак

установил:

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт горной механики и маркшейдерского дела - Межотраслевой Научный центр ВНИМИ", место нахождения: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., д. 6, лит. А, ОГРН: 1057800023995 (далее - истец, АО "ВНИМИ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Институт горной геомеханики и геофизики - межотраслевой научный центр ГЕОМЕХ", место нахождения: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., д. 6, лит. А, ОГРН: 1157847419663 (далее - ответчик, ООО "МНЦ "ГЕОМЕХ") компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "ВНИМИ" в размере 1 221 462 руб.

Решением суда от 08.02.2018 заявление АО "ВНИМИ" удовлетворено в полном объеме.

В апелляционной жалобе, ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, суд неправомерно самостоятельно определил характер возникшего между сторонами спорного правоотношения и нормы, подлежащего применению законодательства; необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства об исключении из числа доказательств копии проекта договора с ООО "Институт Гипроникель"; без учета обстоятельств дела определил размер компенсации.

Поскольку в судебном заседании, состоявшемся 19.04.2018, представителем ответчика был представлен договор N ТЗ-1/2015 от 23.12.2015 об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству N 151597, приобщенный судом апелляционной инстанции к материалам дела, рассмотрение апелляционной жалобы было отложено на 24.05.2018.

В связи с невозможностью участия судьи Лущаева С.В. в судебном заседании 24.05.2018 ввиду прекращения полномочий, в составе суда, рассматривающего настоящее дело, произведена замена в соответствии с частью 4 статьи 18 АПК РФ, судья Лущаев С.В. заменен на судью Сомову Е.А. Рассмотрение дела 24.05.2018 начато сначала.

В настоящем судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, приведенные в апелляционной жалобе, а представитель истца доводы жалобы отклонил и просит оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как установлено судом и следует из материалов дела, Государственным унитарным предприятием "Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела Межотраслевой научный центр ВНИМИ" был зарегистрирован комбинированный товарный знак, словесной частью которого являются слова "ВНИМИ" и "VNIMI".

Указанный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10 апреля 1997 года, о чем выдано свидетельство на товарный знак N 151597 в отношении 9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг.

В соответствии с Приложением к свидетельству на товарный знак N 151597 правообладателем указанного знака с 25.06.2006 является Акционерное общество "Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела - Межотраслевой научный центр ВНИМИ", то есть истец. Срок действия исключительного права - 10 ноября 2025.

В соответствии со свидетельством N 151597 права на товарный знак охраняются в отношении 42 класса МКТУ - промышленные и научные исследования и разработки, использование запатентованных изобретений, разработка программного обеспечения вычислительных машин, составление программ для ЭВМ, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, организация выставок (предоставление оборудования), испытания материалов, инженерные конструкторские работы, снабжение продовольственными товарами, реализация промышленных товаров, создание новых видов товаров, консультации профессиональные, не связанные с деловым операциями.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.06.2016, уведомлению N 1-56 от 02/08.2016 ответчик в период с 07.12.2015 по 21.07.2016 имел следующее фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Межотраслевой Научный Центр ВНИМИ" (сокращенное наименование ООО "ВНИМИ" (ИНН 7801296240, ОГРН 1157847419663).

Обращаясь с настоящим иском, истец указал, что ответчик при осуществлении деятельности, аналогичной деятельности истца, в частности при заключении им договора N УНО-014- 16 от 15.04.2016 с ФГУП "Государственный трест "Артикуголь" и договора N 242СП- 3506/ДНО-022-16 с ООО "Институт Гипроникель", использовал фирменное наименование, сходное до степени смешения с его фирменным наименованием и товарным знаком.

Суд первой инстанции, установив, что приоритет товарного знака имеет преимущественное значение перед фирменным наименованием ответчика, используемого им в период заключения и исполнения договоров с заказчиками, приняв во внимание, что названными лицами осуществляются аналогичные виды деятельности, и, признав сходство до степени смешения спорных обозначений, пришел к выводу о доказанности АО "ВНИМИ" факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак и его сокращенное фирменное наименование, в связи с чем, удовлетворил заявленные требования.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров/услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, в подтверждение факта использования словесной части товарного знака истца в фирменном наименовании ответчика путем осуществления им деятельности, схожей с деятельностью истца, в отношении которой зарегистрирован товарный знак, истцом представлены сведения о заключении между ООО "Межотраслевой научный центр ВНИМИ" (ответчик) и ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" договора N УНО-014-16 от 15.04.2016 на методическое сопровождение программного обеспечения системы сейсмического мониторинга GITS, корректировку критериев ударопрочности на шахте N 1-5 рудника Баренцбург, арх. Шпицберген Норвегия.

Информация об участии ответчика в конкурсе и заключении договора размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок по адресу zakupki.gov.ru.

При этом при регистрации на указанном сайте данных о поставщике, ответчик в качестве адреса электронной почты указал vnimioao@yandex.ru, в качестве адреса местонахождения - 199106, 21-я линия В.О., д. 6, лит. А., что соответствует адресу электронной почты и юридическому адресу истца.

Истцу стало известно, что в связи с использованием ответчиком схожего наименования (а в отношении сокращенного наименования - тождественного) к ответчику поступило обращение АО "Многовершинское" с предложением о сотрудничестве с ответчиком, как с основным исполнителем по обоснованию устойчивости борта карьера и дальнейшей эксплуатации карьера рудной залежи "Штокверк". В письме в качестве получателя указан генеральный директор ООО "ВНИМИ" Д.М. Яковлев.

Также истцом представлен в материалы дела проект договора N 242СП-3506/ДНО-022-16 от 21.07.2016, заключенный между ООО "Межотраслевой научный центр ВНИМИ" (ответчик) и ООО "Институт Гипроникель", на выполнение работ по теме: "Расчет параметров крепления горно-капитальных выработок проекта "Рудник Октябрьский" Вскрытие и отработка запасов вскрапленных руд. Корректировка".

В указанном договоре ответчик также использовал наименование - ООО "ВНИМИ"; в разделе 13 договора "Реквизиты и подписи сторон" указаны ИНН и КПП истца.

Наряду с указанными договорами истцом представлены договоры N УН-012-15 от 25.12.2014 и N УН-010-14 от 23.01.2014, заключенные истцом с ФГУП "ГТ Арктикуголь" на выполнение научно-исследовательских работ по системе сейсмического мониторинга GITS на том же объекте по договору.

Оценив представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу об однородности деятельности истца и ответчика; договоры, заключенные ответчиком с заказчиками ФГУП "ГТ Арктикуголь" и ООО "Институт Гипроникель", являются, по сути, продолжением деятельности, осуществляемой истцом по другим договорам с теми же заказчиками.

При рассмотрении настоящего спора ответчик не представил доказательств, объективно свидетельствующих об отсутствии факта использования им обозначения истца в своей деятельности по отношению к третьим лицам.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд первой инстанции правильно установил, что в настоящем случае имеет место визуальное, смысловое, звуковое и графическое тождество словесного элемента "ВНИМИ", использованного в составе фирменного наименования ответчика, и словесного элемента "ВНИМИ", входящего в комбинированный товарный знак истца. Данный вывод суда подтверждается и заключением патентного поверенного Голубевой Л.П. N 12/14-248 от 06.07.2017.

Судом сделан обоснованный вывод о том, что словесный элемент "ВНИМИ" оспариваемого фирменного наименования является наиболее значимым, доминирующим. Различие противопоставляемых обозначениях за счет включения в состав оспариваемого фирменного наименования дополнительного словесного элемента "Межотраслевой научный центр", не свидетельствует об отсутствии их звукового сходства.

При этом графические отличия сравниваемых элементов (словесный элемент оспариваемого фирменного наименования "ВНИМИ" в кириллице и принадлежащий истцу товарный знак "ВНИМИ" и "VNIMI" в кириллице и в латинице), с учетом их фонетического и семантического сходства, не свидетельствуют об отсутствии сходства указанных обозначений до степени смешения.

Таким образом, апелляционная инстанция считает, что суд первой инстанции, установив, что обозначение "ВНИМИ" и "VNIMI" в товарном знаке, принадлежащем истцу по свидетельству Российской Федерации N 151597 сходно до степени смешения с обозначение "ВНИМИ" использованном в фирменном наименовании ответчика; исключительное право на спорный товарный знак возникло ранее, чем право на фирменное наименование ответчика; услуги, оказанные ответчиком при выполнении работ по договорам с заказчиками, являются однородными услугам 42 класса МКТУ, пришел к выводу о подтверждении факта нарушении ответчиком прав истца на спорный товарный знак, в связи с чем, правомерно признал обоснованным требование истца о взыскании компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на товарный знак.

Ссылка подателя жалобы на заключенный сторонами договор N ТЗ-1/2015 от 23.12.2015 об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству N 151597, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с названным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования признаются несостоявшимися (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры подлежат государственной регистрации. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации согласно пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 ГК РФ влечет недействительность договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 названного Кодекса.

В данном случае, как установлено судом апелляционной инстанции и не оспаривается сторонами, государственная регистрация договора N ТЗ-1/2015 от 23.12.2015 не была осуществлена, притом, что пунктом 4.1 договора установлено, что настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Роспатенте.

Ссылка подателя жалобы на отказ суда в исключении из числа доказательств копии проекта договора N 242СП-3506/ДНО-022-16 от 21.07.2016,ввиду отсутствия оригинала данного договора, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку, рассмотрев данное заявление ответчика, суд не установил оснований для исключения указанного документа из числа доказательств по делу.

При этом ответчик, утверждая, что представленная истцом в материалы дела копия проекта договора является недостоверной, об фальсификации данного документа в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявлял.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

С учетом представленных доказательств, в частности договора N 242СП-3506/ДНО-022-16 с ООО "Институт Гипроникель", договора NУНО-014-16 от 15.04.2016 с ФГУП "ГТ Арктикуголь", суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что общая сумма компенсации, подлежащая взысканию с ответчика исходя из стоимости оплаты за работы, которую мог получить истец в случае заключении с ним договоров, составила 1 221 462 руб.

Суд апелляционной инстанции считает, что в данном случае суд, руководствуясь положениями статьи 1515 ГК РФ и принимая во внимание обстоятельства и характер совершенного ответчиком правонарушения, а также учитывая отсутствие со стороны ООО "МНЦ "ГЕОМЕХ" доводов и доказательств, обосновывающих чрезмерность предъявленной к взысканию суммы компенсации, по результатам исследования всех представленных в материалы дела доказательств, обосновано пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации в полном объеме.

Ссылка подателя жалобы на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, выразившееся в самостоятельной переквалификации указанного требования, судом кассационной инстанции отклоняется.

В силу части 1 статьи 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

В силу названной нормы арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагает истец, а должен сам правильно квалифицировать спорные правоотношения и определить нормы права, подлежащие применению в рамках фактического основания и предмета иска.

Суд первой инстанции, в рассматриваемом случае, установив факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак истца, правомерно руководствуясь приведенными выше нормами законодательства, пришел к обоснованному выводу о наличии у истца права требовать компенсации за допущенное нарушение.

В силу изложенного суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, в связи с чем, обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 269,271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.02.2018 по делу N А56-72916/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

И.А. Дмитриева Е.А. Сомова