Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2018 г. N 09АП-18655/18

г. Москва

04 июня 2018 г.

Дело N А40-120294/17

Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 июня 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Н.И. Левченко, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "СДЛ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 февраля 2018 года по делу N А40-120294/17, принятое судьёй Козленковой О.В

по иску ООО "Селена"

к ООО "СДЛ"

третье лицо - Мирилко Александр Александрович

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Попов С.А. (по доверенности от 30.01.2018)

от ответчика: Голикова О.В. (по доверенности от 14.03.2018)

от третьего лица: не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Селена" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СДЛ" (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб., при участие в деле в качестве третьего лица не заявляющих самостоятельных требований Мирилко Александра Александровича.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.02.2018 иск удовлетворен.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске.

В доводах апелляционной жалобы ответчик ссылается на необоснованный вывод суда первой инстанции о нарушении ответчиком прав истца на товарный знак по свидетельству РФ N 582161.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда отменить.

Истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Повторно рассмотрев дело по правилам ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем словесного товарного знака кулинарная лавка по свидетельству РФ N 582161, дата приоритета: 11.09.2014, дата государственной регистрации: 26.07.2016. 2 Решением Роспатента от 21.03.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 582161 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующего перечня товаров и услуг: 30 - батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; вафли; вермишель; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; карамель [конфеты]; каши молочные для употребления в пищу; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кушанья мучные; лапша; леденцы; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; макароны; маринады; марципан; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; релиш [приправа]; рулет весенний; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сорбет [мороженое]; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто миндальное; тортилы; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад; 32 - аперитивы безалкогольные; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков; 33 - аперитивы; вина; коктейли; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; сидры; 43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Как указывает истец, с 11 января 2016 года открылось и функционирует предприятие общественного питания "Кулинарная лавка два кренделя", расположенное по адресу: Москва, Орликов переулок, дом 5, стр. 1.

Предприятие общественного питания "Кулинарная лавка "Два кренделя", расположенное по адресу: Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 1, принадлежит ООО "СДЛ". Данное обстоятельство в суде первой инстанции ответчиком не оспорено.

Истец указал, что использование ответчиком в названии предприятия общественного питания "Кулинарная лавка "Два кренделя" словесного элемента "кулинарная лавка" для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ и продажи товаров 30. 32, 33 класса МКТУ нарушает исключительное право истца на товарный знак.

Использование ООО "СДЛ" словесного элемента "кулинарная лавка" на документах и сопутствующих товарах при оказании услуг 43 класса МКТУ и продаже товаров 30, 32, 33 класса МКТУ нарушает исключительное право истца на товарный знак.

Также истец указал, что использование ответчиком словесного элемента "кулинарная лавка" при размещении информации на сайте www.2krendelya.ru об оказании услуг 43 класса МКТУ и продаже товаров 30, 32, 33 класса МКТУ нарушает исключительное право истца на товарный знак.

Согласно ответу ООО "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ" исх. N 3229 от 24 января 2018 года на запрос суда, администратором доменного имени 2krendelya.ru с 25 февраля 2016 года является Мирилко Александр Александрович, который был привлечен судом к участию в деле в качестве третьего лица.

В подтверждение факта использования ответчиком спорного обозначения "кулинарная лавка" истец представил в материалы дела письмо заместителя главы управы Красносельского района города Москвы исх. N КР-13-209/6 от 22 марта 2016 года, согласно которому на подведомственной территории функционирует, в том числе, предприятие, использующее в наименовании словосочетание "кулинарная лавка" - Кулинарная лавка "Два кренделя", ООО "СДЛ", Орликов пер., д. 5, с. 1, дата открытия - 11.01.2016.

В материалах настоящего дела также имеются: фотографии наружной вывески предприятия общественного питания Кулинарная лавка два кренделя; выданные ООО "СДЛ" кассовые чеки с указанием наименования спорного предприятия; полиэтиленовые пакеты с указанием Кулинарная лавка два кренделя и адресом сайта www.2krendelya.ru; протокол нотариального осмотра сайта www.2krendelya.ru от 25.02.2016, на котором размещена информация о данном кафе.

Ответчиком не оспорен как факт использования спорного обозначения, так и факт принадлежности кафе ответчику.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив факт, что использование ответчиком обозначения "кулинарная лавка" является безусловно сходным до степени смешения с товарным знаком истца, суд удовлетворил исковые требования.

Доводы ответчика в апелляционной жалобе подлежат отклонению по следующим основаниям.

Довод ответчика, что вывод суда первой инстанции о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству N 582161 и коммерческим обозначением "Кулинарная лавка два кренделя" несостоятелен, подлежит отклонению по следующим основаниям.

Ответчик ссылается на то, что словесное обозначение "кулинарная лавка", зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству N 582161, выполнено определённым шрифтом.

Вместе с тем, коммерческое обозначение "Кулинарная лавка два кренделя" выполнено иным шрифтом и используется ответчиком как отдельно, так и с использованием дополнительных графических элементов - двух кренделей и двух поваров, держащих в руках крендель.

В соответствии с пунктом 41 "Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков", утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение которое совпадает с другим обозначением (товарным знаком) во всех элементах, считается тождественным.

Сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) обозначение считается, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Судом первой инстанции было установлено, что используемое ответчиком обозначение является безусловно сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 582161. Доказательств обратного ответчиком предоставлено не было.

Довод ответчика, что словесный элемент "кулинарная лавка", входящий в фирменное наименование "Кулинарная лавка два кренделя", указывает на род оказываемых услуг и не обладает различительной способностью, не соответствует правовым нормам и противоречит позиции Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая неоднократно подтвердила действительность правовой защиты товарного знака по свидетельству N 582161.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Товарный знак по свидетельству N 582161 представляет собой словосочетание "кулинарная лавка".

Согласно словарно-справочным материалам словосочетание "кулинарная лавка" состоит из прилагательного, образованного от слова "кулинария", означающего искусство приготовления пищи, магазин готовых блюд и полуфабрикатов; "лавка", означающего небольшой магазин или длинную, чаще всего без стоек, скамью.

Таким образом, словосочетание "кулинарная лавка" состоит из существительного, прямо указывающего на вид торгового предприятия (лавка), и согласованного с ним прилагательного "кулинарная", определяющего и указывающего на реализуемые в лавке товары - готовые блюда и пищевые полуфабрикаты, относящиеся к кулинарным изделиям.

Словосочетание "кулинарная лавка" является описательным по отношению к услугам торговли готовыми блюдами или полуфабрикатами, отнесённым к услугам 35 класса МКТУ.

В этой связи следует отметить, что в отношении услуг 35 класса МКТУ предоставление правовой охраны товарному знаку было признано недействительным. Вместе с тем, товарный знак "кулинарная лавка" по свидетельству N 582161 в отношении товаров 30, 32, 33, услуг 43 класса МКТУ является фантазийным, то есть относится к обозначениям, установление смысла которых требует дополнительных рассуждений и домысливания.

Словосочетание "кулинарная лавка" не является общеупотребимым для обозначения товаров (услуг) определённого вида.

Первые предприятия общественного питания, использовавшие для своего обозначения словосочетание "кулинарная лавка", были образованы в 2007 году, а именно предприятия с коммерческим обозначением "Кулинарная лавка братьев Караваевых".

До 2012 года других предприятий общественного питания со словесным элементом "кулинарная лавка" в названии установить не удалось.

Согласно Исследованию известности и восприятия словосочетания "кулинарная лавка", проведённому в 2016 году Аналитическим центром Юрия Левады, представленному в материалы дела, в 93% случаев словосочетание "кулинарная лавка" связывается в сознании потребителей с объектами общественного питания сети "Кулинарная лавка братьев Караваевых".

Предприятия сети "Кулинарная лавка братьев Караваевых" используют товарный знак по свидетельству N 582161 на основании лицензионных договоров.

Суд первой инстанции, правомерно пришел к выводу, что в России не существовало и не существует такой формы предприятия общественного питания как кулинарная лавка.

Довод ответчика, что суд первой инстанции сделал выводы, не приняв во внимание, то обстоятельство, что на сайте Роспотребнадзора по г. Москве в качестве даты уведомления Роспотребнадзора о намерении ООО "СДЛ" осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве предприятия общественного питания указано 18 августа 2014 года, а датой приоритета товарного знака по свидетельству N 582161 является 11 сентября 2014, подлежит отклонению.

Ответчик не представил доказательств, что использовал в своей деятельности коммерческое обозначение "Кулинарная лавка два кренделя", начиная с 18 августа 2014 года.

Документально подтверждённой датой открытия ООО "СДЛ" предприятия с использованием коммерческого обозначения "Кулинарная лавка два кренделя" является 11 января 2016 года, так, в соответствии с данными сайта Роспотребнадзора по г. Москве ответчик уведомил Управление Роспотребнадзора по г. Москве о своем намерении вести деятельность по коду видов деятельности, работ (услуг) по ОКПД 122102 "Услуги питания кафе" по адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.1, тем самым исполнил свою обязанность по уведомлению уполномоченного органа.

В связи с чем, из данного уведомления не следует, что ответчик действительно начал осуществлять такую деятельность с 18.08.2014, а также в качестве именно предприятия "Кулинарная лавка два кренделя", согласно Постановлению Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности".

При этом в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29.03.2005 N 157-ПП "О дальнейшем формировании и эксплуатации государственных информационных ресурсов города Москвы системы информационного обеспечения потребительского рынка" ответчик был обязан предоставить в Управу Красносельского района города Москвы документы, подтверждающие дату открытия своего предприятия общественного питания для формирования государственных информационных ресурсов города Москвы Системы информационного обеспечения потребительского рынка (СИОПР), в месячный срок после начала осуществления деятельности в сфере потребительского рынка и услуг (предоставления услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения).

В связи с чем, управы районов города Москвы располагают точной информацией о дате открытия того или иного предприятия общественного питания в границах своей территории.

Представленное истцом в материалы дела Письмо от 22.03.2016 N Кр-13-209/6 из Управы Красносельского района города Москвы ЦАО, однозначно подтверждает, что кулинарная лавка "Два кренделя", ООО "СДЛ", расположенная по адресу: Орликов пер., д.5, стр.1, открылась 11 января 2016 года.

При этом с 11 января 2016 года ответчик осуществлял свою деятельность по предоставлению услуг 43 класса МКТУ с использованием товарного знака истца, заведомо зная о неправомерности своих действий с 26 июля 2016 года, поскольку истец неоднократно направлял ответчику претензии о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству N 582161 после государственной регистрации указанного товарного знака.

Вместе с тем, ответчик не обращался в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 582161, и в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству N582161.

Тем не менее, ответчик зарегистрировал для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ товарный знак "Два кренделя", за номером государственной регистрации 581402 с датой приоритета 13 мая 2015 года и датой государственной регистрации 20 июля 2016 года.

В материалах дела содержатся документы о совершении ООО "Селена" действий по регистрации до 2014 года и регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству N 523882, включающего охраняемый словесный элемент "кулинарная лавка"

Довод ответчика, что суд первой инстанции при определении размера компенсации не учёл характера нарушения и иных обстоятельств дела, требований разумности и справедливости, подлежит отклонению по следующим основаниям.

Согласно пункту 43.3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из Документ действовал в рассматриваемый период исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом были представлены суду лицензионные договоры с предприятиями использовавшими товарный знак по свидетельству N 582161 и документы о выплаченных по договорам суммам за период нарушения с 26 июля 2016 года.

Для наиболее достоверного отражения сумм выплат за предоставление лицензий, были выбраны предприятия расположенные в сходных условиях с предприятием ответчика.

Максимальная сумма компенсации в размере 5 000 000 рублей значительно ниже обычно выплачиваемых сумм за использование товарных знаков со словесным элементом "кулинарная лавка".

Ссылка ответчика на то, что после заключения дополнительных соглашений на использование товарного знака по свидетельству N 582161 условие о размере уплачиваемого лицензиатами вознаграждения осталось неизменным, не свидетельствует о незначительности или значительности изменения стоимости использования товарных знаков.

Согласно условиям представленных лицензионных договоров размер вознаграждения определяется в процентном отношении к выручке предприятия, которая связана с посещаемостью, непосредственно зависящей от наименования предприятия и использования в наименовании узнаваемого словосочетания "кулинарная лавка".

Таким образом, суд правомерно учёл при определении компенсации в размере, заявленном истцом, недобросовестное поведение ответчика, намеренно использовавшего товарный знак истца без правовых оснований.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Таким образом, апелляционным судом не усматривается правовых оснований, предусмотренных ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на истца расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 февраля 2018 года по делу N А40-120294/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СДЛ" в доход федерального бюджета 3000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.И. Левченко Е.Б. Расторгуев