Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2018 г. N 09АП-14015/18

г. Москва

08 июня 2018 г.

Дело N А40-171719/17

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 июня 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Профит"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 12 февраля 2018 года

по делу N А40-171719/17, принятое судьей А.В. Мищенко,

по иску Закрытого акционерного общества "Восток-Сервис-Спецкомплект"

(ОГРН: 1027700053193; 142400, Ногинск, ул. Рабочая 46-А)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Профит"

(ОГРН: 1117746210218; 127238, Москва, проезд Ильменский, 15, стр. 6, комн. 9)

третье лицо: ООО "УРСУС"

о взыскании 4 550 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Сидоров В.С. (по доверенности от 28.11.2017)

от ответчика: Тукан Л.Н. (по доверенности от 01.12.2015), Моряева И.Ю. (по доверенности от 01.12.2016)

от третьего лица: извещено, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Восток-Сервис-Спецкомплект" (далее - ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект",истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Профит" (далее - ООО "Профит", ответчик) о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарных знаков истца "Нефтяник" по свидетельству N 588324, "ТРУД" по свидетельству N 291742, "СПЕЦИАЛИСТ" по свидетельству N 283452, "Рокон-Букса" по свидетельству N 562305, "ШТОРМ" по свидетельству N 290653, "Асфальт-Мастер" по свидетельству N 353936, "True-Master" по свидетельству N 406506, "ЗЕВС- МАСТЕР" по свидетельству N 564743, "Норд" по свидетельству N 383386, "NORD" по свидетельству N 572196, "ЗЕВС ПРОФИ" по свидетельству N 562258, "Авиатор" по свидетельству N 579851, "Драйв" по свидетельству N 400133 в размере 4 550 000 рублей, а также о запрете ответчику производить, продавать, предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот, в том числе посредством сети Интернет, маркированную обозначениями, включающими, как совместно, так и каждый в отдельности, указанные товарные знаки (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено Общество с ограниченной ответственностью "УРСУС" (далее - ООО "УРСУС").

Решением арбитражного суда первой инстанции от 12.02.2018 иск удовлетворен в части, с ответчика в пользу истца взыскано 260 000 рублей компенсации за незаконное использование указанных товарных знаков (исходя из расчета 13 товарных знаков по 20 000 рублей каждый); в удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил отменить решение от 12.02.2018 и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на злоупотребление правом со стороны истца при регистрации товарных знаков; на незаконное взыскание компенсации за нарушение прав на каждый товарных знак, входящий в группу товарных знаков; на отсутствие сходства между товарным знаком истца "ЗЕВС ПРОФИ" и обозначениями "Профи", "Profi", между товарными знаками истца "Норд", "Nord" и обозначениями "Вымпел- Nord", "Extrime- Норд","Ампер-Норд"; на несоблюдение истцом претензионного порядка в отношении требования о взыскании компенсации.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

Истцом представлен отзыв, в котором он просил суд оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Ответчиком представлены письменные объяснения относительно доводов, содержащихся в отзыве истца.

В заседании

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца, ответчика и третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 12.02.2018 подлежит отмене, а исковые требования частичному удовлетворению на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект" зарегистрированы товарные знаки:

- "СПЕЦИАЛИСТ" - свидетельство N 283452, дата приоритета 10.07.2003;

- "ШТОРМ" - свидетельство N 290653, дата приоритета 10.07.2003;

- "Асфальт - Мастер" - свидетельство N 353936, дата приоритета 28.04.2007;

- "True Master" - свидетельство N 406506, дата приоритета 26.03.2009;

- "ЗЕВС-МАСТЕР" - свидетельство N 564743, дата приоритета 13.10.2014;

- "ТРУД" - свидетельство N 291742, дата приоритета 10.09.2013;

- "Рокон-Букса" - свидетельство N 562305, дата приоритета 07.08.2014;

- "Норд" - свидетельство N 383386, дата приоритета 27.06.2007;

- "NORD" - свидетельство N 572196, дата приоритета 16.04.2014;

- "Нефтяник" - свидетельство N 588324, дата приоритета 26.09.2014;

- "Авиатор" - свидетельство N 579851, дата приоритета 01.07.2014;

- "Драйв" - свидетельство N 400133, дата приоритета 25.12.2007;

- "ЗЕВС-ПРОФИ" - свидетельство N 562258 дата приоритета 13.10.2014.

Материалами дела подтверждено, что ответчик предлагал к продаже на своем сайте www.ursus.ru товары с использованием вышеуказанных товарных знаков, что подтверждается протоколом нотариуса Тоцкого Николая Николаевича оформленным в порядке обеспечения доказательств - осмотр письменных доказательств от 05.07.2017 года Серия 77АВ номер 4259659.

Доказательством того, что владельцем указанного сайта является ООО "Профит" ИНН 7743812125, является справка Регионального сетевого информационного центра N 2726 - С от 25.07.2017.

Удовлетворяя частично иск, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии нарушений со стороны ответчика прав истца как правообладателя товарных знаков.

Однако судом первой инстанции не была дана оценка доводам и доказательствам ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца при регистрации товарных знаков.

Судом апелляционной инстанции установлено, что настоящий спор разрешается между производителями аналогичных товаров.

Согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента.

В силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом); не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения указанных требований, арбитражный суд отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 01.04.2008 N 450-0-0, Российская Федерация является участником международных соглашений в области защиты интеллектуальной и промышленной собственности - патентов, товарных знаков, промышленных образцов и т.д., в том числе Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, согласно статье 10.bis которой всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции. Такое понимание недобросовестной конкуренции было воспринято федеральным законодателем и нашло отражение сначала в Законе РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (статьи 4 и 10), а затем в Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (пункт 9 статьи 4 и статья 14; далее - Закон о защите конкуренции), трактующих недобросовестную конкуренцию как деятельность, направленную на получение преимуществ, которая может противоречить не только законодательству и обычаям делового оборота (пункт 1 статьи 5 ГК РФ), но и требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, что расширяет область судебного усмотрения в сфере пресечения недобросовестной конкуренции и связано с многообразием форм и методов недобросовестной конкуренции, не все из которых могут прямо противоречить законодательству или обычаям делового оборота. Положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности восприняты антимонопольным законодательством Российской Федерации и в части, касающейся запрета на недобросовестную конкуренцию (статья 10 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", статья 14 Закона о защите конкуренции). При этом из пункта 1 статьи 2 Закона о защите конкуренции вытекает взаимосвязь условий применения соответствующих норм данного Федерального закона и определенных статьей 10 ГК РФ правовых последствий "злоупотребления правом" и "использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции", что позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного законодательства (статья 4 Закона о защите конкуренции) обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Как следует из разъяснений абзаца 3 пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения. Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя. Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводами ответчика о том, что имела место недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом со стороны истца при регистрации товарных знаков, что подтверждается следующими доказательствами.

Так по товарному знаку "Нефтяник" ответчик предлагал к продаже на сайте wvvw.ursus.ni. администратором которого он является, рабочий костюм "Нефтяник".

Обозначение "Нефтяник" и сходные с ним до степени смешения обозначения "для нефтяников", [костюм] "нефтяника" применительно к товару "рабочий костюм" широко известны потребителям с 1961 года, что подтверждается следующим:

- имеется ГОСТ 9755-61 "Костюм мужской (куртка и брюки) для нефтяников" (действовал с 01.01.1961), а также ГОСТ 9755-72 "Костюм мужской для нефтяников" (действовал с 01.07.1973). (т. 5, л.д. 25- 26);

- в Каталоге моделей спецодежды, спецобуви и других видов средств индивидуальной защиты для рабочих-строителей (Москва, Стройиздат, 1979) (т. 5 л. д. 27- 31) на стр. 35 содержится "костюм мужской для нефтяников ГОСТ 9755-72 (тип А)", на стр. 36 - "костюм женский для нефтяников ГОСТ 11029-72 (тип А)";

- в рекламно-информационном еженедельнике "Товары и цены" (т. 5 л.д. 99- 123) костюмы нефтяника в разделе "Спецодежда" предлагались к продаже в следующих номерах: N 44 за ноябрь 1998 г. на стр. 241- костюм нефтяника зимний, продавец - МИР СНАБЖЕНИЯ; N 34 (377) за 10-16 сентября 2001 года на стр. 281- костюм нефтяника летний/зимний, продавец - БАЗА УРСУС; N 39 (382) за 15-21 октября 2001 года на стр. 276: костюм нефтяника летний/зимний, продавец- БАЗА УРСУС; костюм нефтяника летний/зимний, продавец - Трансинсервис.

При этом БАЗА УРСУС (полное наименование ЗАО "Производственно-снабженческая БАЗА УРСУ.С", после переименования- ЗАО "УРСУС" (ИНН 7705366800) и ответчик (ООО "Профит") входят в одну группу лиц и являются аффилированными, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ (т. 5 л.д. 124-129). Правообладателем товарных знаков URSU.S (N 299788), УРСУ.С (N 299787) является ответчик (ООО "Профит").

- в Каталоге 2001 года "Рабочая одежда, обувь, средства защиты, инструмент, оборудование, хоз.инвентарь" компании "Бравво" (т. 5 л.д. 32-34) на стр. 20 предлагаются к продаже 4 вида костюма нефтяника: "костюм нефтяника" (накладки- винилискожа), "костюм нефтяника" (палат.полотно), "костюм нефтяника зимний (грета)", костюм нефтяника зим. (накладки- винилискожа);

- в каталоге "Спецодежда" (Пермь, 2002 г., ГУИН Министерства юстиции РФ по Пермской обл. Предприятие Учреждения УТ-389/32 "Спецодежда") (т. 5 л.д. 35-39) на стр. 16 предлагается к продаже костюм зимний для нефтяников, на стр. 20- костюм мужской летний для нефтяников;

- в Каталоге N 17 "Средства защиты. Рабочая одежда. Обувь. Инструменты" компании "Тракт" за август- декабрь 2004 года (т. 5 л.д. 40-44) на стр. 123 содержится костюм нефтяника.

- в Каталогах "УРСУ.С Спецодежда" содержатся костюмы нефтяника, а также костюмы "Нефтяник" в следующих номерах: 2003 г., стр. 10 - костюм нефтяника зимний (4 вида), стр. 42- 43- костюм нефтяника (5 видов) (всего- 9 видов костюмов нефтяника) (т. 5 л.д. 45-51); в данном каталоге указано, что цены в нем действительны на 15.10.2002 г.; 2003-2004, стр. 46- костюм нефтяника огнезащитный (2 вида), стр. 49- костюм нефтяника (6 видов) (всего- 8 видов костюма нефтяника)(Приложение N 8- т.5 л.д. 52- 56); 2004-2005, стр. 48- 49- костюмы нефтяника (5 видов) (т. 5 л.д. 57- 61); 2008, стр. 221- костюм "Нефтяник", тип А, стр. 223- костюм "Нефтяник", тип Б (всего 2 вида костюма "Нефтяник") (т. 5 л.д. 62- 64);

Компания УРСУ.С являлась в данный период производителем и продавцом спецодежды в России. Продукция данной компании, в том числе "костюмы нефтяника" и костюмы "Нефтяник", были хорошо известны потребителям. Истец, являясь профессиональным участником рынка спецодежды, не мог не знать о данных костюмах фирмы УРСУ.С.

Суд апелляционной инстанции считает доказанным вывод о сходстве товарного знака истца "Нефтяник" и обозначений, известных с 1961 года - [костюм]"нефтяника", "для нефтяников", "Нефтяник", поскольку товарный знак истца "Нефтяник" и обозначение "Нефтяник" (каталог "УРСУ.С Спецодежда", 2008 г.) тождественны.

Кроме того в отношении обозначений [костюм]"нефтяника", "для нефтяников": в соответствии с п. 41- 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов..., утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее- Правила N 482), пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее- Методические рекомендации N 197) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Товарный знак "Нефтяник" и обозначения [костюм]"нефтяника", "для нефтяников" имеют 8 совпадающих звуков, расположенных друг за другом- "нефтяник". При этом совпадающие звуки образуют корень слова "нефтяник", то есть несут главную смысловую нагрузку в слове. Несовпадающие звуки ("для", "а" или "ов") являются предлогом или окончанием слова, т. е. имеют лишь вспомогательное значение (определяют связь с членами предложения, устанавливают грамматическое значение словоформы).

Товарный знак "Нефтяник" полностью включён в обозначения [костюм]"нефтяника", "для нефтяников".

Графическое сходство также имеется, поскольку рассматриваемые обозначения и товарный знак выполнены стандартным шрифтом кириллическими буквами русского языка, буквы имеют черный цвет, имеют общий корень "нефтяник". Рассматриваемые обозначения и товарный знак создают общее зрительное впечатление.

Рассматриваемые товарный знак и обозначения имеют сходный смысл. Нефтяник - работник нефтяной промышленности, специалист по нефти (Большой толковый словарь русского языка. гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998. Публикуется в авторской редакции 2014 года.

Костюм нефтяника, для нефтяников - что-то, предназначенное для работника нефтяной промышленности, для специалиста по нефти.

Таким образом, сходство товарного знака "Нефтяник" и обозначений [костюм]"нефтяника", для "нефтяников" имеется по всем указанным признакам: звуковому, графическому и смысловому.

Товарный знак "Нефтяник" ассоциируется с обозначениями [костюм] "нефтяника", "для нефтяников" в целом, несмотря на незначительные различия между ними, то есть данные обозначения и товарный знак являются сходными до степени смешения.

Согласно пункту 3 Методических рекомендаций N 197 сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены; при идентичности товаров, а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров.

Ответчик использовал на своем сайте обозначение "Нефтяник" в отношении того же товара, в отношении которого с 1961 года широко используются обозначения [костюм]"нефтяника", для "нефтяников", "Нефтяник" - рабочего костюма ("костюм нефтяника", "костюм для нефтяников", костюм "Нефтяник"), Полная идентичность товаров, в отношении которых используются данные обозначения, существенно усиливает сходство между ними, что приводит к смешению.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что обозначения [костюм] "нефтяника", "для нефтяников" (сходные до степени смешения с товарным знаком "Нефтяник") широко используются в отношении товара "рабочий костюм" с 1961 года; тождественное обозначение "Нефтяник" широко используется в отношении этого же товара с 2008 года. Данные обозначения были хорошо известны как потребителям, так и истцу задолго до даты приоритета (26.09.2014). Зарегистрировав товарный знак "Нефтяник" в отношении тех же товаров (рабочих костюмов), истец имел намерение воспользоваться широкой известностью обозначения с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ и устранения конкурентов на рынке данного товара.

Действия истца являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.

Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru обозначение "Труд" при продаже костюма.

Обозначение "Труд" широко известно среди потребителей с 1975 года, что подтверждается следующим:

- в Справочнике - каталоге средств индивидуальной защиты (Ярославль, 1975 г.) (т. 5 л.д. 65- 68) на стр. 180-181 содержится каска полиэтиленовая защитная "Труд" (ТУ 39/22-8-9- 2-72). На стр. 181 указано, что разработчиком каски "Труд" является Всесоюзный научно- исследовательский институт техники безопасности в нефтяной промышленности (г. Баку), изготовителем- Узловский завод пластмасс (ст. Узловая Тульской обл.);

- в Каталоге спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на железнодорожном транспорте (Москва, "Транспорт", 1978) (т. 5 л.д. 69-72) на стр. 138-139 содержится каска защитная "Труд" (ТУ 39/22-8-9-2-72);

- в Каталоге моделей спецодежды, спецобуви и других видов средств индивидуальной защиты для рабочих-строителей (Москва, Стройиздат, 1979) (т. 5 л.д. 27- 31) на стр. 75 содержится каска защитная "Труд";

- в Каталоге моделей спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для рабочих-строителей (Москва, Профиздат, 1985) (т. 5 л.д. 73-75) на стр. 37 содержится каска защитная "Труд" (ОСТ 39-124-81);

- в Каталоге Международной выставки "Спецодежда и экипировка-87" (Советская экспозиция, 1987 г.) (т. 5 л.д. дела 76-78) на стр. 30 содержится каска защитная "Труд";

- Каталоге - справочнике "Средства индивидуальной защиты для рабочих промышленности строительных материалов (Москва, Стройиздат, 1987) (т. 5 л.д. 79-81) на стр. 72-73 содержится каска защитная "Труд";

- в рекламно-информационном еженедельнике "Товары и цены" (т.5 л.д. 99- 123) товары с наименованием "Труд" в разделе "Спецодежда" предлагаются к продаже в следующих номерах: N 19 (211) за 1- 7 июня 1998 года на стр. 442- каски "Труд-У" с подшлемником; N 34 (377) за 10-16 сентября 2001 года на стр. 280- каска защитная "Труд", продавец- БАЗА УРСУС; N 39 (382) за 15-21 октября 2001 года на стр. 275- каска защитная "Труд", продавец- БАЗА УРСУС.

Обозначение "Труд" и товарный знак истца "ТРУД" тождественны.

Обозначение "Труд" использовалось с 1975 года в отношении товара "защитная каска". Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru обозначение "Труд" в отношении товара "рабочий костюм".

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Правила N 198) при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род(вид)товаров, назначение товаров, вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

При анализе основных признаков однородности можно сделать следующие выводы.

Каски и рабочие костюмы относятся к одному роду товаров - средствам индивидуальной защиты (СИЗ). Согласно ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" защитные каски относятся к средствам защиты головы, рабочие костюмы - к одежде специальной защитной; средства защиты головы и одежда специальная защитная относятся к средствам индивидуальной защиты (СИЗ).

Каски и рабочие костюмы имеют общее назначение - предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов (п. 2.1. ГОСТ 12.4.011-89).

По виду материалов, из которого изготовлены каски и рабочие костюмы- материалы отличаются.

По вспомогательным признакам:

- каски и рабочие костюмы продаются в специализированных магазинах спецодежды (у истца и у ответчика имеются такие специализированные магазины). Данные товары имеют один круг потребителей - это компании в сфере производства, строительства, добычи полезных ископаемых и в иных сферах, в которых требуется защита работников от неблагоприятных факторов. Таким образом, данные товары имеют одинаковые условия реализации и общий круг потребителей.

Также следует учесть, что потребителем могут быть расценены каски "Труд" и рабочие костюмы "Труд" как расширение ассортимента одного производителя, что может привести к смешению.

Следовательно, учитывая совокупность основных и вспомогательных признаков однородности, обоснован вывод о том, что каски "Труд" и рабочие костюмы "Труд" являются однородными товарами.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что обозначение "Труд" широко используется в отношении товара "защитная каска" с 1975 года; данное обозначение широко известно как потребителям, так и истцу задолго до даты приоритета товарного знака (10.09.2003). Товары "рабочий костюм" и "защитная каска" однородны; потребитель может воспринять данные товары как расширение ассортимента одного производителя, что может привести к смешению.

Зарегистрировав товарный знак "ТРУД" в отношении в отношении касок, одежды для защиты от несчастных случаев, Истец имел намерение воспользоваться широкой известностью обозначения с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ и устранения конкурентов на рынке данного товара.

Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru обозначение "Специалист" при продаже рабочего костюма.

Обозначение "Специалист" известно среди потребителей не позднее 1998 года, что подтверждается следующим: в каталоге рабочей одежды, обуви, инструмента компании "Тракт" за январь-июнь 1998 г. (N 6) (т. 5 л.д. 82-84) на стр. 9-10 предлагаются к продаже: костюм "Специалист" I (куртка+брюки), костюм "Специалист" II (куртка + полукомбинезон), комбинезон "Специалист", закрытый комбинезон "Специалист".

Обозначение "Специалист", использовавшееся с 1998 года, тождественно товарному знаку "Специалист". Товары, которые предлагались на сайте ответчика www.ursus.ai под обозначением "Специалист", однородны до степени идентичности с товарами "Специалист", известными с 1998 года (рабочие костюмы).

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что продукция компании ТРАКТ, в том числе костюмы "Специалист", была широко известна потребителям спецодежды как минимум с 1998 года. Истец, являясь профессиональным участником рынка продажи спецодежды, не мог не знать о существовании у своего прямого конкурента (ЗАО "ТД ТРАКТ") рабочих костюмов под наименованием "Специалист" задолго до даты приоритета товарного знака (10.07.2003).

Зарегистрировав обозначение "Специалист" в качестве товарного знака в отношении одежды для защиты от несчастных случаев, истец имел намерение воспользоваться широкой известностью обозначения с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ и устранения конкурентов на рынке данного товара.

Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru обозначение "Рокон-Букса" при продаже костюма рыбацкого.

Обозначение "Рокон-Букса" и сходные с ним до степени смешения "рокан букса", "роканы", "буксы" используются и широко известны с 19 века для обозначения непромокаемой рыбацкой или морской одежды, что подтверждается следующим.

Использование в справочниках, литературе и словарях: Н.А. Ткаченко "Морской этимологический словарь" (Litres, 2017 г.) текст дан по источнику: GOOGLE КНИГИ (т. 5 л.д. 141- 142).

В данном словаре указано:

- Буксы (непромокаемые рыбацкие брюки)-... германское слово буксы (непромокаемые брюки из шкуры козла) перешло в русский, и сейчас это бывшее германское слово применяется в русском северном морском языке: буксы, пуксы, сев.- непромокаемые брюки.

- Рокан (непромокаемая рыбацкая куртка) - сейчас это бывшее голландское слово юбка применяется в русском морском языке, но тут оно превратилось в слово рокан: рокан, сев.- непромокаемое пальто или рубаха. Для северного рыбака обязательными предметами одежды на промысле были рокан и буксы (брюки).

Т. Б. Щепанская "Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв" / Часть I М.: Индрик, 2003. (т. 5 л.д. 143- 144)

В данной книге указано: "Дорожная одежда....Поморы на промысел надевали поверх фуфайки рокан (кафтан из плотного сукна или дубленой кожи), поверх кафтана плотный балахон, зимой на полушубок надевали белый сукман [Бернштам 1983,62]. Уходя валить лес, жители Пудожского и Медвежье-горского уу. (мужчины и женщины) надевали валебницу - одежду из очень плотной материи. Беломорские жители пропитывали олифой штаны (буксы) и рокан, чтобы не промокали [СРГК, 1, 135-136, 158].".

Карело-мурманский край. Краеведческий, общественно-экономический иллюстрированный журнал, N 5-6, 1935 г., Ленинград (т. 5 л.д. 145-148).

В данном журнале на стр. 53-54 имеется рассказ "Воспитание большевика" (автор - П. Сажин), в котором содержатся строки:

- стр. 53:...В тяжелых полуболотных сапогах, в проолифленных буксах и роканах, люди отважно выходили в море искать рыбу.

- стр. 54:...Над головою висели портянки, буксы и роканы, с них стекала жижа грязи и перламутром играла прилипчивая рыбья чешуя.

Из перечисленных и представленных в материалы дела доказательств следует, что слова "рокан" и "буксы" являются для современных рыбаков и моряков обычными, широко используемыми.

Указанные обозначения также использовались различными производителями.

Так, в Каталоге 2001 года "Рабочая одежда, обувь, средства защиты, инструмент, оборудование, хоз.инвентарь" компании "Бравво" (т. 5 л.д. 32-34) на стр. 20 предлагается к продаже костюм рыбацкий ("Рокон-Букса");

В Каталоге "УРСУ.С Спецодежда" за 2003-2004 годы (т. 5 л.д. 52-56) на стр. 52 имеется костюм рыбацкий "РОКОН-БУКСА".

В Каталоге "УРСУ.С Спецодежда" за 2004-2005 годы (т. 5 л.д. 57-61) на стр. 51 имеется костюм рыбацкий "РОКОН-БУКСА".

На последней странице данных каталогов указано, что ЗАО "Производственно- снабженческая БАЗА УРСУ.С" имеет центральный в Москве офис-склад-магазин, а также офис-склад N 2. Следовательно, продукция компании, в том числе костюмы "РОКОН БУКСА", были хорошо известны покупателям.

При этом ЗАО "Производственно-снабженческая БАЗА УРСУ.С" (ЗАО "УРСУ.С") аффилировано с ответчиком.

В Каталоге N 17 "Средства защиты. Рабочая одежда. Обувь. Инструменты" компании "Тракт" за август- декабрь 2004 года (т. 5 л.д. 40-44) на стр. 121 содержится костюм рыбака "РОКОН БУКСА".

В рекламно-информационном еженедельнике "Товары и цены" (т. 5 л.д. 99-123) товары с наименованием "Рокон-Букса" в разделе "Спецодежда" предлагаются к продаже в номерах: N 16 за 20 апреля- 7 мая 2006 года на стр. 78- костюм РОКОН-БУКСА, продавец- УРАЛСТРОЙИНВЕСТ, N 46 за 27 ноября- 3 декабря 2006 года на стр. 66- костюм РОКОН-БУКСА, продавец- УРАЛСТРОЙИНВЕСТ.

Товарный знак "Рокон-Букса" тождественен обозначению "Рокон-Букса", которое использовалось различными производителями с 2001 года, а также тождественен словам "рокон" и "буксы", которые использовались моряками и рыбаками.

Товарный знак "Рокон-Букса" сходен до степени смешения со словами "рокан-букса", "роканы", "буксы" по всем трем признакам: звуковому, графическому и смысловому.

Все указанные обозначения используются в отношении одного и того же товара- непромокаемого костюма для рыбаков. Товарный знак "Рокон-Букса" зарегистрирован, в том числе, в отношении рыбацких костюмов и курток.

Таким образом имеет место идентичность, что усиливает сходство и вероятность смешения.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что слова "рокон" (другой вариант "рокан") и "букса" стали использоваться с 19-го века сначала поморами и северными рыбаками для обозначения непромокаемой рыбацкой одежды, а затем (с начала 20-го века) данные слова стали использоваться повсеместно в среде моряков и рыбаков в том же значении и используются до настоящего времени. Также эти слова в этом же значении с 2001 года используются различными производителями при продаже костюмов для рыбаков.

Действия истца по регистрации указанного товарного знака являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, в том числе в форме нарушения требований добропорядочности, разумности и справедливости.

Ответчик использовал на сайте www.tirsus.ru обозначения "Горка Шторм", "Шторм", "Scandin Storm" при продаже курток для защиты от ветра, дождя и шторма.

Использование обозначений, сходных с товарным знаком "ШТОРМ", с 1976 года подтверждается следующим.

Так, в Каталоге полевого снаряжения, спецодежды и спецобуви (Москва, "Недра", 1976 г.) (т. 5 л.д. 85- 88) на стр. 25, 36 указана следующая спецодежда:

- костюм мужской штормовой КШ-1 для геологов ТУ 17 РСФСР 5713-72,

- костюм женский штормовой для геологов (КЖ-4) ТУ 17 РСФСР 5718-72.

В Каталоге рабочей и специальной одежды, обуви и защитно-предохранительных приспособлений, применяемых на морском флоте (Москва, ЦРИА "Морфлот", 1978 г.) (т. 5 л.д. 89- 92) на стр. 14- 15 приведены: костюм штормовой (куртка, брюки, зюйдвестка) ТУ 17-954-73, плащ штормовой ТУ 17-953-73.

В этом же каталоге на стр. 14, 16 указано, что костюм штормовой, плащ штормовой изготавливается из винилискожи-Т одежной водостойкой "шторм" ТУ 17-21-114-76.

В рекламно-информационном еженедельнике "Товары и цены" (т. 5 л.д. 99- 123) предлагаются к продаже куртки-штормовки: N 39 (330), 2-8 октября 2000 г.) на стр. 306- куртка-штормовка (продавец- УРСУ.С); N 34 (377), 10-16 сентября 2001 г.) на стр. 282- куртка-штормов. (продавец-БАЗА УРСУ.С); N 39 (383), 15- 21 октября 2001 г.) на стр. 277- куртка-штормовка (продавец- БАЗА УРСУ.С).

В каталоге "Спецодежда" (Пермь, 2002 г., ГУИН Министерства юстиции РФ по Пермской обл.) (т. 5 л.д. 35- 39) на стр. 22 предлагаются к продаже куртки-штормовки (продавец - УРСУ.С).

Товарный знак "ШТОРМ" является тождественным обозначению "шторм", применяющемуся в отношении товара "водостойкий материал для одежды" с 1976 года.

При анализе сходства товарного знака "ШТОРМ" с обозначениями "штормовой", "штормовка" можно сделать следующие выводы:

- по звуковому признаку: товарный знак и обозначения имеют 5 совпадающих звуков, следующих друг за другом и образующих корень слова (шторм). Товарный знак "Шторм" полностью включён в обозначения "штормовой" и "штормовка". Несовпадающие звуки "овой" и "овка" грамматически являются суффиксами и окончаниями, т. е. имеют дополнительное значение (формо- и словообразование, связь между словами в предложении и т. д.).

По графическому признаку: товарный знак и рассматриваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом кириллическими буквами русского языка, буквы имеют черный цвет, обозначения имеют общий корень "шторм". Товарный знак и обозначения создают общее зрительное впечатление.

По смысловому признаку: товарный знак и рассматриваемые обозначения имеют сходный смысл. Шторм - сильный ветер, буря (обычно на море). Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998. Публикуется в авторской редакции 2014 года.

Штормовой - предназначенный для борьбы со штормом, применяемый во время шторма. Штормовые паруса. Штормовые костюмы. Штормовой якорь. Большой толковый словарь русского языка под редакцией С.А.Кузнецова.

Штормовка - разг. куртка (обычно с капюшоном) из плотной, непромокаемой ткани. Большой толковый словарь русского языка под редакцией С.А.Кузнецова.

Истец ссылается в исковом заявлении на заключение специалиста Протасенко Г. А. по товарному знаку "ШТОРМ", в котором указано, что в товарном знаке "ШТОРМ" заложена определенная семантическая концепция, указывающая на неблагоприятные условия стихии и противостояние им, то есть семантическая концепция товарного знака "ШТОРМ" сходна со значением слов "штормовой" и "штормовка" и означает защиту от неблагоприятных условий стихии (ветра, дождя и шторма). Следовательно, смысловое сходство между товарным знаком "ШТОРМ" и обозначениями "штормовой", "штормовка" имеется.

Ответчик использовал на своем сайте обозначение "Шторм" в отношении тех же товаров, в отношении которых используются обозначения "штормовой", "штормовка" с 1976 года - куртки, костюмы для защиты от ветра, дождя и шторма), что усиливает сходство и вероятность смешения.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что обозначения "штормовой", "штормовка" (сходные до степени смешения с товарным знаком "ШТОРМ") широко используются в отношении товаров "куртки, костюмы для защиты от ветра, дождя и шторма" с 1976 года; данные обозначения широко известны как потребителям, так и Истцу задолго до даты приоритета (10.07.2003). Зарегистрировав товарный знак "ШТОРМ" в отношении одежды для защиты от несчастных случаев, истец имел намерение воспользоваться широкой известностью обозначения с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ и устранения конкурентов на рынке данного товара.

По товарным знакам "Асфальт-Мастер" (свидетельство N 353936. приоритет от 28.04.2007). "True Master" (свидетельство N 406506. приоритет от 26.03.2009), "ЗЕВС-МАСТЕР" (свидетельство N 564743. приоритет от 13.10.2014) суд установил следующее.

Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru обозначение "Мастер" при продаже рабочей обуви (ботинок).

Обозначение "Мастер" широко известно с 1998 года.

Так, в каталоге рабочей одежды, обуви, инструмента компании "Тракт" за январь-июнь 1998 г. (N 6) (т. 5 л.д. 82-84) на стр. 3-4 предлагается к продаже костюм х/б "Мастер".

В рекламно-информационном еженедельнике "Товары и цены" (т. 5 л.д. 99-123) костюм "Мастер" предлагался к продаже в следующих номерах: N 34 (325) за 28 августа- 3 сентября 2000 года на стр. 289- костюм летний "Мастер", продавец СОЛО; N 39 (330) за 2-8 октября 2000 года на стр. 305- костюм летний "Мастер", продавец СОЛО; на стр. 306- костюм "Мастер" зимний, продавец УРСУ.С; куртка "Мастер" зимняя, продавец УРСУ.С; N 34 (377) за 10-16 сентября 2001 года на стр. 282- костюм "Мастер" зимний, продавец БАЗА УРСУ.С; на стр. 285- халат "Мастер", продавец БАЗА УРСУ.С; N 39 (382) за 15-21 октября 2001 года на стр. 277- костюм "Мастер" зимний, продавец БАЗА УРСУ.С; на стр. 280- халат "Мастер", продавец БАЗА УРСУ.С.

В Каталоге "ТехноАвиа Спецодежда" за 2004 год (т. 5 л.д. 93-98) на стр. 15 предлагается к продаже костюм летний "Мастер" (куртка + полукомбинезон), а также полукомбинезон "Мастер".

На первой странице данного каталога указано, что компания "ТехноАвиа" имела в 2004 году в Москве офис-склад для оптовой торговли, розничный магазин, а также филиалы и представительства в 22 городах России: Новосибирске, Нижнем Новгороде, Якутске, Курске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Томске, Ярославле, Самаре, Кургане, Красноярске, Челябинске, Иркутске, Казани, Санкт- Петербурге, Хабаровске, Краснодаре, Тюмени, Кемерово, Перми.

Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru только элемент "Мастер", который тождественен обозначению "Мастер", использовавшемуся и широко известному с 1998 года; элементы "Асфальт", "True", "ЗЕВС" Ответчик не использовал.

Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru обозначение "Мастер" в отношении защитной (рабочей) обуви. Обозначение "Мастер" широко известно в отношении товара - рабочие костюмы.

Товары "защитная (рабочая) обувь и "рабочие костюмы" однородны исходя из следующего:

В соответствии с Правилами N 198 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род(вид)товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

При анализе основных признаков однородности можно сделать следующие выводы.

Защитная (рабочая) обувь и рабочие костюмы относятся к одному роду товаров- средствам индивидуальной защиты (СИЗ). Согласно ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" защитная обувь относится к средствам защиты ног, рабочие костюмы- к одежде специальной защитной; средства защиты ног и одежда специальная защитная относятся к средствам индивидуальной защиты (СИЗ).

Защитная обувь и рабочие костюмы имеют общее назначение - предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов (п. 2.1. ГОСТ 12.4.011-89).

По виду материалов, из которого изготовлены защитная обувь и рабочие костюмы- материалы отличаются.

По вспомогательным признакам:

- защитная обувь и рабочие костюмы продаются в специализированных магазинах спецодежды. Данные товары имеют один круг потребителей- это компании в сфере производства, строительства, добычи полезных ископаемых и в иных сферах, в которых требуется защита работников от неблагоприятных факторов. Таким образом, данные товары имеют одинаковые условия реализации и общий круг потребителей.

Также следует учесть, что потребителем могут быть расценены защитная обувь "Мастер" и рабочие костюмы "Мастер" как расширение ассортимента одного производителя, что может привести к смешению.

Следовательно, учитывая совокупность основных и вспомогательных признаков однородности, обоснован вывод о том, что защитная (рабочая) обувь "Мастер" и рабочие костюмы "Мастер" являются однородными товарами.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что обозначение "Мастер", которое использовал ответчик на своем сайте в отношении рабочей (защитной) обуви, тождественно обозначению "Мастер", которое широко известно с 1998 года в отношении однородных товаров "рабочие костюмы". Обозначение "Мастер" широко известно как потребителям, так и истцу задолго до даты приоритета товарных знаков N 353936, N 406506, N 564743 (2007 г., 2009 г., 2014 г. соответственно).

Зарегистрировав указанные товарные знаки в отношении средств индивидуальной защиты, в том числе рабочей одежды и обуви, истец имел намерение воспользоваться широкой известностью обозначения "Мастер" с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ и устранения конкурентов на рынке данного товара.

По товарным знакам "Норд" (свидетельство N 383386. приоритет от 27.06.2007). "NORD" (свидетельство N 572196. приоритет от 16.04.2014).

Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru обозначения "Ампер Норд" (рабочий костюм зимний), "Extrime- Nord" (рабочие защитные ботинки), "Вымпел- "NORD" (рабочие защитные ботинки), "NORD" (рабочие защитные сапоги).

Обозначение "Норд" широко известно с 2004 года, что подтверждается следующим: в Каталоге "ТехноАвиа Спецодежда" за 2004 год (т. 5 л.д. 93-98) на стр. 11 предлагается к продаже куртка утепленная "Норд", на стр. 13- жилет утепленный "Норд".

Поскольку компания "ТехноАвиа" является крупным продавцом спецодежды (в 2004 году она имела в Москве офис-склад для оптовой торговли, розничный магазин, а также филиалы и представительства в 22 городах России), компания "ТехноАвиа" была хорошо известна. Её продукция, в том числе рабочие куртки, жилеты "Норд", были хорошо известны как покупателям, так и истцу.

Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru обозначения, включающие элементы "Норд", "NORD" в отношении рабочего костюма и защитной (рабочей) обуви. Обозначение "Норд" широко известно с 2004 года в отношении товаров- рабочие куртки, жилеты.

Товары "защитная (рабочая) обувь" и "рабочие куртки, жилеты" однородны по основаниям, аналогичным однородности защитной (рабочей) обуви "Мастер" и рабочих костюмов "Мастер"

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что истец, являясь профессиональным участником рынка продажи спецодежды, не мог не знать о существовании у своего о конкурента- компании "ТехноАвиа" рабочей одежды под наименованием "Норд" задолго до даты приоритета товарных знаков (2007 г., 2014 г.).

Зарегистрировав обозначения "Норд", "NORD" в качестве товарных знаков в отношении одежды и обуви для защиты от несчастных случаев, Истец имел намерение воспользоваться широкой известностью обозначений с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ и устранения конкурентов на рынке данного товара.

По товарному знаку "ЗЕВС-ПРОФИ" (свидетельство N 562258. приоритет от 13.10.2014) судом установлено следующее.

Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru обозначение "Профи" в отношении рабочих костюмов, обозначение "Profi"- в отношении рабочей обуви.

Словесный элемент "Профи" широко используется с 1998 года.

В каталоге рабочей одежды, обуви, инструмента компании "Тракт" за январь-июнь 1998 г. (N 6) (т. 5 л.д. 82- 84) на стр. 3 предлагается к продаже костюм х/б "ПРОФИ".

В Каталоге "УРСУ.С Спецодежда- 2003" (т. 5 л.д. 45-51) на стр. 58-59 содержатся костюмы "ПРОФИ-2", "ПРОФИ".

В данном каталоге указано, что ЗАО "Производственно- снабженческая БАЗА УРСУ.С" имеет центральный в Москве офис-склад-магазин, а также офис-склад N 2. Следовательно, продукция компании, в том числе костюмы "ПРОФИ", были хорошо известны покупателям и истцу.

В Каталоге "ТехноАвиа Спецодежда" за 2004 год (т. 5 л.д. 93-98) на стр. 16 предлагаются к продаже костюмы летние "Профессионал" (3 вида), полукомбинезон "Профессионал".

Словесный элемент "Профи", который ответчик использовал на сайте vvww.ursus.ru. тождественен обозначению "Профи", которое широко известно с 1998 года.

Словесный элемент "Профи", который ответчик использовал на своем сайте, сходен до степени смешения с обозначением "Профессионал", которое известно с 2004 года, поскольку по смысловому признаку сходство имеется, так как слово "профи" является сокращением от слова "профессионал", что признается и истцом в заключении специалиста Протасенко Г.А. по товарному знаку "ЗЕВС-ПРОФИ" (стр. 5 заключения).

По звуковому признаку сходство имеется, т. к. оба обозначения имеют 3 общих звука "проф", следующих друг за другом и расположенных в начале слова. При этом совпадающие звуки образуют корень слова, т. е. несут главную смысловую нагрузку.

Графическое сходство также имеется, так как рассматриваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом кириллическими буквами русского языка, буквы имеют черный цвет, имеют общий корень "проф". Данные обозначения создают общее зрительное впечатление.

Ответчик использовал на сайте www.ursus.ru словесный элемент "Профи" ("Profi") в отношении рабочих костюмов и рабочей обуви. Обозначения "Профи" и "Профессионал" широко известны в отношении товара "рабочий костюм", который является идентичным товару "рабочий костюм" и однородным товару "рабочая обувь".

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что словесный элемент "Профи" ("Profi"), который использовал ответчик на своем сайте в отношении рабочих костюмов и рабочей (защитной) обуви, тождественен обозначению "Профи" и сходен до степени смешения с обозначением "Профессионал", которые широко известны с 1998 года и 2004 года соответственно в отношении однородных товаров "рабочие костюмы". Данные обозначения широко известны как потребителям, так и истцу задолго до даты приоритета товарного знака "ЗЕВС-ПРОФИ" (13.10.2014).

Зарегистрировав товарный знак "ЗЕВС-ПРОФИ", включающий элемент "ПРОФИ" в качестве охраняемого элемента, в отношении рабочей одежды и обуви, истец имел намерение воспользоваться широкой известностью обозначения "Профи" с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ и устранения конкурентов на рынке данного товара.

В отношении довода ответчика о незаконности взыскания компенсации за нарушение прав на каждый товарный знак, входящий в группу товарных знаков, суд апелляционной инстанции приходит к следующему выводу.

В пункте 33 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 разъяснено, что если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Группами товарных знаков истца являются словесные товарные знаки "Асфальт-Мастер" (свидетельство N 353936), "True Master" (свидетельство N 406506).

Ответчик использовал на сайте wvvw.ursus.ru только один элемент, общий для этих товарных знаков - элемент "Мастер". То, что данные товарные знаки являются группой (серией) с общим элементом "Мастер", следует из прилагаемого к исковому заявлению заключения специалиста Протасенко Г.А. по данным товарным знакам- стр. 6 заключения.

Словесный товарный знак "Норд", комбинированный (словесно-изобразительный) товарный знак "NORD". Данные товарные знаки фонетически и семантически идентичны (одинаково произносятся, одинаковы в смысловом отношении) и отличаются только написанием разными алфавитами и наличием графического элемента. Указанные товарные знаки образуют группу (серию).

Таким образом, даже если имело бы место нарушение прав истца на данные товарные знаки, то ответчик должен нести ответственность только за 2 нарушения, поскольку 4 указанных товарных знака образуют 2 группы (серии) товарных знаков.

Однако, поскольку суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом со стороны истца при регистрации данных товарных знаков, довод ответчика о группах (сериях) товарных знаков не имеет юридического значения в данном споре.

По тем же причинам не имеет юридического значения в данном споре и довод ответчика об отсутствии сходства между товарным знаком истца "ЗЕВС-ПРОФИ" и обозначениями "Профи", "Profi", между товарными знаками истца "Норд", "NORD" и обозначениями "Вымпел-Nord", "Extrime- Норд","Ампер-Норд". В связи с этим данный довод ответчика судом апелляционной инстанции не исследовался.

В отношении довода ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка в отношении требования о взыскании компенсации суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что данный порядок истцом не нарушен, поскольку пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ правообладателю предоставлено право выбора - требовать от нарушителя либо выплаты компенсации, либо взыскания убытков.

Судом апелляционной инстанции также был исследован довод истца, содержащийся в отзыве на апелляционную жалобу, о том, что регистрация Роспатентом обозначения в качестве товарного знака свидетельствует об отсутствии факта злоупотребления правом со стороны истца.

Суд апелляционной инстанции считает данный довод ошибочным.

При экспертизе заявки на товарный знак Роспатент не вправе устанавливать факты злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции. Такие полномочия у Роспатента отсутствуют.

Так, в пункте 37 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков..." указано, что действия правообладателя могут быть признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Также Роспатент не вправе отказать в регистрации товарного знака по основаниям злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции со стороны заявителя, поскольку таких оснований для отказа в регистрации не предусмотрено статьей 1483 ГК РФ.

В то же время в подпункте 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ указано, что недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака являются основаниями для признания регистрации товарного знака недействительной.

Злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак; Роспатент согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом.

Таким образом, регистрация Роспатентом обозначения в качестве товарного знака не свидетельствует об отсутствии признаков злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции. Данные факты устанавливаются судом или антимонопольным органом.

С учетом наличия признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом со стороны истца при регистрации товарных знаков "Нефтяник" (свидетельство N 588324), "ТРУД" (свидетельство N 291742), "СПЕЦИАЛИСТ" (свидетельство N 283452), "Рокон-Букса" (свидетельство N 562305), "ШТОРМ" (свидетельство N 290653), "Асфальт-Мастер" (свидетельство N 353936), "True-Master" (свидетельство N 406506), "ЗЕВС-МАСТЕР" (свидетельство N 564743), "Норд" (свидетельство N 383386), "NORD" (свидетельство N 572196), "ЗЕВС ПРОФИ" (свидетельство N 562258), суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца о взыскании компенсации за нарушение прав на данные товарные знаки.

В отношении взыскания компенсации за нарушение прав на остальные товарные знаки ("Авиатор" (свидетельство N 579851), "Драйв" (свидетельство N 400133) суд апелляционной инстанции считает размер компенсации 40 000 рублей (по 20 000 рублей за один товарный знак) соразмерным нарушению, учитывая удаление информации с сайта в сети Интернет.

Суд не находит оснований для удовлетворения иска в части запрета предлагать к продаже, продавать одежду, поскольку судом установлено, что ответчик на сайте www.ursus.ru к продаже спорную одежду не предлагает, добровольно исполнил указанное требование, тогда как абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт. В случае отмены решения арбитражного суда первой инстанции апелляционным судом принимается новый судебный акт.

Государственная пошлина по иску и апелляционной жалобе распределяется в соответствии со статьей 110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 февраля 2018 года по делу N А40-171719/17 отменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Профит" (ОГРН: 1117746210218; 127238, Москва, проезд Ильменский, 15, стр. 6, комн. 9) в пользу Закрытого акционерного общества "Восток-Сервис-Спецкомплект" (ОГРН: 1027700053193; 142400, Ногинск, ул. Рабочая 46-А) 40 000 (Сорок тысяч) рублей компенсации, а также 402 (Четыреста два) рубля расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить из федерального бюджета Закрытому акционерному обществу "Восток-Сервис-Спецкомплект" (ОГРН: 1027700053193; 142400, Ногинск, ул. Рабочая 46-А) 9 500 (Девять тысяч пятьсот) рублей излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению N 1966 от 10.08.2017. Выдать справку на возврат государственной пошлины и копию платежного поручения N 1966 от 10.08.2017.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев Е.Б. Расторгуев