Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2018 г. N 10АП-14212/18

г. Москва

18 сентября 2018 г.

Дело N А41-19679/18

Резолютивная часть постановления объявлена 13 сентября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 сентября 2018 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Немчиновой М.А.,

судей: Коновалова С.А., Пивоваровой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Малофеевой Ю.В.,

при участии в заседании:

от истца ЦЕРОЛИНА СЕРВИСЕЗ ЛТД - Робинов А.А. представитель по доверенности от 11 июля 2016 года,

от ответчика Общества с ограниченной ответственностью "Мегасофт" - Леонов Д.А. представитель по доверенности от 11 апреля 2018 года,

от третьего лица Общества с ограниченной ответственностью "Регистратор Р01" - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ЦЕРОЛИНА СЕРВИСЕЗ ЛТД (Республика Кипр) на решение Арбитражного суда Московской области от 29 июня 2018 года по делу N А41-19679/18, принятое судьей Саенко М.В., по иску Компании ЦЕРОЛИНА СЕРВИСЕЗ ЛТД (Республика Кипр) к Обществу с ограниченной ответственностью "Мегасофт" о запрете использовать товарный знак, третье лицо - Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор Р01".

УСТАНОВИЛ:

Компания ЦЕРОЛИНА СЕРВИСЕЗ ЛТД (Республика Кипр) (далее - истец, компания) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском Обществу с ограниченной ответственностью "Мегасофт" (далее - ответчик, общество) о запрете использовать товарный знак "AIWA" в сети Интернет, в том числе в доменном имени www.aiwa.ru и других средствах адресации, а также продавать, предлагать к продаже, в том числе в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот товары (аудио-и видеотехнику, бытовую технику) под товарным знаком "AIWA".

К участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор Р01" (далее - третье лицо).

Решением Арбитражного суда Московской области от 29 июня 2018 года в удовлетворении исковых требований отказано (л.д. 84-86 т. 2).

Не согласившись с данным судебным актом, истец обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о дате и времени судебного заседания.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (www.10aas.arbitr.ru) и на сайте (www.arbitr.ru) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против доводов апелляционной жалобы в полном объеме, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, апелляционный суд считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков со словесным элементом "AIWA": "АЙВА" по свидетельству РФ N 501049 с приоритетом от 09 февраля 2012 года, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 35 классов МКТУ, в т.ч. "телевизоры; аудио- и видеотехника; бытовая техника"; "aiwa electronics" по свидетельству РФ N 433391 с приоритетом от 02 ноября 2010 года, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ, в т.ч. "телевизоры; аудио- и видеотехника"; "AIWA electronics" по свидетельству РФ N 479308 с приоритетом от 02 ноября 2010 года, зарегистрированного в отношении товаров 07, 09, 11, 14, 15 классов МКТУ, в т.ч. "телевизоры; аудио- и видеотехника; бытовая техника"; "aiwa" по свидетельству РФ N 259215 с приоритетом от 09 апреля 2002 года, зарегистрированного в отношении товаров 07, И, 15 классов МКТУ, в т.ч. "бытовая техника"; "aiwa trading ltd." по свидетельству РФ N 505885 с приоритетом от 06 марта 2012 года, зарегистрированного в отношении товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ, в т.ч. "телевизоры; аудио- и видеотехника; бытовая техника"; "aiwa trading" по свидетельству РФ N 508024 с приоритетом от 06 марта 2012 года, зарегистрированного в отношении товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ, в т.ч. "телевизоры; аудио- и видеотехника; бытовая техника"; "AIWA TKADING" по свидетельству РФ N 508021 с приоритетом от 06 марта 2012 года, зарегистрированного в отношении товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ, в т.ч. "телевизоры; аудио- и видеотехника; бытовая техника"; "AIWA" по свидетельству РФ N 484064 с приоритетом от 27 апреля 2011 года, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 35 классов МКТУ, в т.ч. "телевизоры; аудио- и видеотехника; бытовая техника"; "aiwa" по свидетельству РФ N 483710 с приоритетом от 28 июля 2011 года, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 35 классов МКТУ, в т.ч. "телевизоры; аудио- и видеотехника; бытовая техника"; "AIWA" rio свидетельству РФ N 362945 с приоритетом от 13 декабря 2006 года, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ, в т.ч. "приборы фотографические, кинематографические, оптические".

При осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности истцу стало известно, что ответчик использует обозначение "AIWA" в принадлежащем ему доменном имени www.aiwa.ru и на реализуемых им товарах (бытовой, аудио - и видеотехники) что подтверждается протоколом осмотра нотариусом доказательств-информации в сети Интернет от 04 декабря 2017 года.

При этом, истец указал, что данные действия нарушают исключительное право истца на товарные знаки по свидетельствам N 501049, N 433391, N 479308, N 259215, N 505885, N 508024, N 508021, N 484064, N 483710, N 362945, поскольку ответчик не получал согласие истца на использование товарного знака "AIWA" в доменном имени и на реализуемых товарах.

По мнению истца, действия ответчика нарушают исключительное право истца, что явилось основанием для обращения истца в суд с рассматриваемым иском.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае и в порядке, установленных ГК РФ и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, с 01 января 2008 года регулируются частью четвертой ГК РФ.

На основании статьи 1225 ГК РФ товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (далее - ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Статья 10.bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах

При этом, обладатель права на спорное доменное имя в качестве возражений против доводов о его недобросовестности вправе указывать, в том числе на наличие его законного интереса в соответствующем доменном имени.

Согласно пункту 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года N 482 (далее - Правила N 482), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как следует из материалов дела, ответчик осуществляет предложение к продаже и продажу телевизоров под товарным знаком "AIWA" посредством Интернет сайта http://www.aiwa.ru/, что подтверждает протоколом осмотра нотариусом доказательств - информации в сети Интернет от 04 декабря 2017 года, заверенными протоколом осмотра доказательств от 04 декабря 2017 года копиями страниц сайта http://usluui.ndo.ru., копиями сведений с сайта регистратора доменных имен ООО "Регистратор Р01" (https://r01.ru/), письмом регистратора доменных имен ООО "Регистратор Р01" (https://r01.ru/).

При этом реализуемая на сайте бытовая техника является однородной товарам 09 класса МКТУ "телевизоры; аудио- и видеотехника" по свидетельствам на товарные знаки N N 501049, 479308, 505885,508024, 508021, 484064, 483710, поскольку относятся к одному виду товаров.

Пунктами 1 и 2 статьи 64 АПК РФ определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности по правилам, установленным статьей 71 АПК РФ, апелляционный суд приходит к выводу том, что используемые ответчиком в доменном имени "aiwa.ru" и на реализуемых товарах обозначение "AIWA" имеют общий словесный элемент "AIWA", фонетически и семантически совпадающий во всех элементах, что свидетельствует о степени сходства названных обозначений, близкой к тождеству.

Выводы суда о том, что слово "AIWA" не является доминирующим, в то время как иные элементы в товарном знаке у истца и обозначении у ответчика не совпадают, являются необоснованными.

Так судом первой инстанции не проведен анализ того, какие элементы в товарных знаках истца и используемом ответчиком обозначении "AIWA" являются доминирующими, как и не приведено доводов в пользу того, что слово "AIWA" не является доминирующим элементом.

На основании пункта 69 Правил Роспатента, к доминирующим элементам относятся элементы, занимающие доминирующее положение и влияющие на восприятие обозначения в целом.

В силу пункта 6.3.1 Методических рекомендаций Роспатента: "При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения)".

Согласно пункту 4.2.1.3 Методических рекомендаций Роспатента в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам, в частности, относятся: систематически повторяющиеся в товарных знаках буквосочетания (форманты) типа -мат, -трон, -ол, -дент, карб- и т.д.; неохраняемые обозначения (ЭКО, ИНФО, ПЛЮС, AUTO, SOFT, FORTE). При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов".

Вместе с тем, в используемом ответчиком обозначении слово "AIWA" занимает доминирующее положение за счет нахождения в центральной или начальной части обозначений, а также товарные знаки истца по свидетельствам N N 362945, 483710, 484064, 259215 состоят только из одного словесного элемента "AIWA", в них попросту не может быть других доминирующих элементов. Иные же элементы в других товарных знаках истца, такие как "electgronics", "trading", "ltd", представляющие собой указания на вид и назначение товаров и услуг, а также элемент ".ru" в используемом ответчиком доменном имени "aiwa.ru", являющийся доменом верхнего уровня Российской Федерации, не могут быть отнесены к доминирующим элементам в силу пункта 4.2.1.3 Методических рекомендаций, поскольку они являются слабыми элементами.

Также несостоятелен вывод суда первой инстанции о том, что товарный знак истца в том виде, в котором он был зарегистрирован не использовался ответчиком по всем классам МКТУ.

В рамках настоящего дела истец не заявляет требований о запрете ответчику использовать товарный знак "AIWA" в отношении всех товаров и услуг по всем 45 классам МКТУ, поскольку предмет заявленных требований охватывал только запрет использования товарного знака "AIWA", в отношении товаров 09 класса МКТУ (аудио- и видеотехники, бытовой техники) под обозначением "AIWA" и услуг 35 класса МКТУ по продаже и продвижению продукции в сети Интернет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, действующее законодательство не предусматривает обязанности правообладателя доказывать нарушение его права на товарный знак в отношении всех классов МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован, а также тождественность используемого нарушителем обозначения товарному знаку правообладателя.

При таких обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу пункта 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно части 2 статьи 110 АПК РФ и расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, государственная пошлина уплачивается в размере 6000 руб.

Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной, надзорной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов - 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Таким образом, в силу подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы составляет 3 000 руб. 00 коп.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (часть 5 статьи 110 АПК РФ).

При подаче иска и апелляционной жалобы истец платежными поручениями от 14 марта 2018 года N 247 и от 26 июля 2018 года N 740 уплатило в федеральный бюджет 9 000 руб. госпошлины.

В связи с удовлетворением исковых требований, расходы истца по госпошлине подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 266, 268, пункта 2 статьи 269, пункта 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 28 июня 2018 года по делу N А41-19679/18 отменить.

Запретить ООО "Мегасофт" (ИНН: 5008007310; ОГРН: 1025001203105) использовать товарный знак "AIWA" в сети Интернет, в том числе в доменном имени www.aiwa.ru и других средствах адресации, а также продавать, предлагать к продаже, в том числе в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот товары (аудио-и видеотехнику, бытовую технику) под товарным знаком "AIWA".

Взыскать с ООО "Мегасофт" в пользу Церолина Сервисез ЛТД расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска в размере 6 000 рублей и апелляционной жалобы в размере 3 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме через суд первой инстанции.

Председательствующий

М.А. Немчинова

Судьи

С.А. Коновалов Л.В. Пивоварова