Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2018 г. N 07АП-7104/18

город Томск

16 октября 2018 г.

Дело N А45-6211/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 09 октября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 октября 2018 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего

Фертикова М.А.,

судей		Полосина А.Л.,
		Павловой Ю.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чапановой С.И., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (N 07АП-7104/2018) на решение от 29.05.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-6211/2018 (судья Я.А. Смеречинская)

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН 027810700736, ОГРН 311028012400084)

к обществу с ограниченной ответственностью "Муравей" (ИНН 5403349900, ОГРН 1135476119866, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Нвардейцкв, дом 56, офис 4 (правое крыло))

о признании незаконным использования товарного знака, взыскании компенсации в сумме 600 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании:

от истца - не явились (надлежаще извещены),

от ответчика - Сергуняева И.А., по доверенности от 02.10.2018

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - ИП Ибатуллин А.В.) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Муравей" (далее - ООО "Муравей") о признании незаконными использования при осуществлении деятельности, в том числе в фирменном наименовании, обозначения "Муравей", взыскании 600 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 543558.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.05.2018 признано незаконным использование ООО "Муравей" при осуществлении своей деятельности, в том числе в фирменном наименовании, товарного знака N 543558. С ООО "Муравей" в пользу ИП Ибатуллина А.В. взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак N 543558 в сумме 25 000 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 625 руб. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Не согласившись с принятым решением, ИП Ибатуллина А.В. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

В обоснование жалобы ее податель указывает, что поскольку три года ответчиком оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, на сумму более 28 млн. руб., а в соответствии с пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации ПБУ 9/99" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н) доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, то с учетом требований пункта 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию сумма не меньшая, чем доход ответчика (28 млн.руб.). Материалы дела не содержат какие-либо обстоятельства, смягчающие или позволяющие уменьшить размер взыскиваемой с ответчика компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Как указано в статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе вместо возмещения убытков по своему усмотрению выбрать один из способов защиты, предусмотренных пунктом 4 данной статьи. Кроме того, истец указывает, что взыскав компенсацию в размере 25000 руб. при столь длительном (последние три года, ограниченные сроком исковой давности) и интенсивном использовании ответчиком спорного товарного знака (выручка составила более 28 млн. руб.), суд первой инстанции фактически освободил от ответственности ответчика за незаконное использование чужого товарного знака.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу возражает против её доводов и указывает на их необоснованность, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика настаивал на доводах апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции и вынести новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

Истец явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, несмотря на надлежащее извещение о месте и времени рассмотрения дела по апелляционной жалобе, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обжалуемое решение суда, суд апелляционной инстанции считает, что основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют. Выводы суда основаны на следующем.

Как следует из материалов дела, товарный знак, содержащий словесное обозначение "МУРАВЕЙ" зарегистрирован 26.03.2001 по свидетельству Российской Федерации N 200809, дата подачи заявки 29.11.1999, за правообладателем общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный лазерный центр "Техника" в отношении товаров 10 класса МКТУ - физиотерапевтическая аппаратура, лазеры для медицинских целей, услуг 42 класса МКТУ - реализация товаров. 04.12.2009 Российским агентством по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) зарегистрировано продление срока действия товарного знака до 29.11.2019.

Исключительное право на товарный знак в отношении всех услуг 42 класса правообладателем передано истцу, государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров или услуг осуществлена регистрирующим органом 25.05.2015 N РД0173793, что подтверждается представленными в дело сведениями реестра товарных знаков. Товарный знак зарегистрирован за истцом по свидетельству N 543558 в отношении указанных услуг 42 класса МКТУ.

В связи с тем, что истцом выявлено использование ответчиком обозначения "Муравей" в качестве названия магазина, находящегося по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, а также факт предложения к продаже на сайте в сети Интернет товаров с использованием обозначения "Муравей", истец 25.12.2017 направил в адрес ответчика досудебное предложение о прекращении использования обозначения "Муравей", выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 543558 в сумме 56 000 000 руб.

Оставление ответчиком данного уведомления без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования истца в части, принимая во внимание добровольное изменение ответчиком фирменного наименования и отказ от использования обозначения в доменном имени, арбитражный суд посчитал возможным взыскание компенсации в размере 25 000 руб., так как компенсация в данном размере учитывает необходимость компенсировать убытки, причиненные правообладателю, исходя из требований разумности и справедливости, объективных трудностей в оценке таких убытков, является соразмерной стоимости использования исключительного права, определенной истцом при заключении лицензионных договоров, и одновременно обеспечивает применение общей превенции допущенного ответчиком правонарушения в области охраны интеллектуальной собственности.

Суд апелляционной инстанции поддерживает данные выводы суда первой инстанции, при этом исходит из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Судом установлено, что факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак подтверждается снимками страниц в сети Интернет, в том числе информационной страницы, содержащей изображение вывески ответчика "Магазин МУРАВЕЙ", страниц сайта в сети Интернет по адресу: "www.магазин-муравей.рф", которые содержат сведения об использовании ответчиком обозначения "МУРАВЕЙ" для индивидуализации деятельности по оптовой и розничной продаже отделочных и строительных материалов различных марок, производителей и поставщиков.

Кроме того, осуществление деятельности интернет-магазина с использованием фирменного наименования ООО "Муравей" и использование интернет-сайта по адресу "www.магазин-муравей.рф" для осуществления деятельности интернет-магазина, предложения к продаже и продажи отделочных и строительных материалов, ответчиком не оспаривается.

Вопрос о сходстве до степени смешения разрешен судом с позиции рядового потребителя, в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" от 13.12.2007 N 122, согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к правильному выводу о том, что факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак, принадлежащий истцу, доказан.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судом первой инстанции установлено, что истец, заявляя требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав товарный знак в сумме 600 000 руб., ссылается на реализацию ответчиком товаров за три года на сумму более 28 000 000 рублей, определяя в указанной сумме доходы ответчика от осуществления деятельности по реализации товаров.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих размер доходы ответчика от осуществления деятельности по реализации товаров в сумме 28 000 000 руб., в материалы дела не представлено.

Согласно материалам дела использование товарного знака истцом осуществлялось, лишь начиная с декабря 2016 года путем предоставления права его использования по лицензионным договорам. По лицензионному договору от 22.12.2016 право использования товарного знака истцом предоставлено предпринимателю на безвозмездной основе. По лицензионному договору от 29.03.2017 стоимость права использования товарного знака составила 500 руб. ежемесячно, договор заключен на два года.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также учитывая правовую позицию, изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, то обстоятельство, что стоимость использования исключительного права на товарный знак, определенная самим истцом, составляет 12 000 руб. (с учетом срока действия лицензионного договора), счел возможным снизить размер компенсации до 25 000 руб.

Кроме того, судом первой инстанции 17.05.2018 единственным участником ООО "Муравей" Змага А.Б., в связи с принятым решением об изменении наименования общества на ООО "АБ ДЕКОР", подано в соответствующий регистрирующий орган заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы общества.

Сведения об изменении наименования ответчика с ООО "Муравей" на ООО "АБ ДЕКОР" 28.05.2018 подтверждаются сведениями ЕГРЮЛ.

Так же судом первой инстанции при определении размера компенсации было учтено, что использование ответчиком сайта в сети Интернет с доменным именем "www.магазин-муравей.рф" прекращено, что подтверждается распечатки снимков страниц интернет сайта по адресу "www.pvhplitka.ru", в настоящее время используемого ответчиком.

Проанализировав материалы дела, апелляционный суд приходит к выводу о том, что размер компенсации был проверен судом на основании собранных по делу доказательств, отвечающих принципам относимости, допустимости, достоверности и достаточности. Оснований для взыскания размера компенсации в заявленном размере судом установлено не было.

Ответчик, ссылаясь на абзац третий пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, указывает, что действующее законодательство не наделяет суды правом на снижение суммы компенсации, предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, отклоняется апелляционный суд, в связи со следующим.

Как указано ранее, из абзаца 2 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), разъяснено, что при взыскании на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Таким образом, снижение размера подлежащей взысканию компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком основано на мотивированной оценке судом первой инстанции позиций истца, ответчика, осуществлено в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки всех представленных в материалы дела доказательств в совокупности.

Таким образом, вопреки доводам истца, изложенным в апелляционной жалобе, принимая во внимание вышеперечисленные обстоятельства, суд апелляционной инстанции находит обоснованным выводы суда первой инстанции в части определения размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение, в том числе полагает обоснованным снижение заявленного размера компенсации на основании положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и не находит оснований для их переоценки.

Поскольку, приведенные в апелляционной жалобе доводы не нашли правового и документального обоснования, они не могут являться основанием к отмене судебного акта.

В соответствии с изложенным суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что арбитражным судом первой инстанции всесторонне и полно исследованы материалы дела, дана надлежащая правовая оценка всем доказательствам, правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, и применены нормы права, подлежащие применению.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения обжалуемого решения арбитражного суда, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на подателя жалобы.

Руководствуясь статьей 110, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации, апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 29.05.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-6211/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

М.А. Фертиков

Судьи

А.Л. Полосин Ю.И. Павлова