Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2018 г. N 09АП-37943/18

г. Москва

24 октября 2018 г.

Дело N А40-53216/18

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 октября 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Т.В. Захаровой, Д.В. Пирожкова

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.М. Албаковым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Открытого акционерного общества "Владалко"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2018 года

по делу N А40-53216/18, принятое судьёй Е.Н. Киселевой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ЛСК-Групп"

(ОГРН: 5167746454585; 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 2,

пом. I, эт. 2, комн. 9А)

к Открытому акционерному обществу "Владалко"

(ОГРН: 1023303351235; 600020, Владимирская область, г. Владимир,

ул. Большая Нижегородская, д. 62)

третье лицо - ООО "Содружество"

о защите исключительного права на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Коростелёва К.В. (по доверенности от 17.04.2018)

от ответчика: Якимчева Е.А. (по доверенности от 25.06.2018),

от третьего лица: извещено, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛСК-Групп" (далее - ООО "ЛСК-Групп", истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Открытому акционерному обществу "Владалко" (далее - ОАО "Владалко", ответчик) о запрете реализовывать лицам, не указанным в пункте 1.6 лицензионного договора N 01-ЦК от 13.03.2017, заключенного между истцом и ответчиком и не согласованным в письменной форме с ООО "ЛСК-Групп", товары 33 класса МКТУ, на этикетки которых нанесен товарный знак "ЦАРСКИЙ КУПАЖ" по свидетельству Российской Федерации N 595635, а равно, сходные с ним до степени смешения обозначения и взыскании 6 950 840 рублей компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

Исковые требования заявлены на основании статей 1229, 1225, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя, в нарушение условий договора, незаконно использует товарный знак истца путем реализации продукции с использованием товарного знака, лицу, не указанному в заключенном между сторонами договору.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено ООО "Содружество".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 31.05.2018 иск удовлетворен.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы ответчик ссылается на нарушение или неправильное применение судом норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В заседании суда апелляционной инстанции 17.10.2018 представитель ответчика доводы жалобы поддержала, представила письменные пояснения.

Представитель истца заявила ходатайство об отказе от требований в части 3 317 760 рублей 60 копеек компенсации, в данной части производство по делу прекратить. Последствия отказа от иска представителю понятны.

Третье лицо, надлежащим образом уведомленное о времени и месте судебного заседания своего представителя для участия в разбирательстве не направило.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене, а иск частичному удовлетворению на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, 13.03.2017 между ООО "Логистика Сервис Качество" (лицензиар) и ОАО "Владалко" (лицензиат) заключен лицензионный договор N 01-ЦК (далее - договор).

Между ООО "Логистика Сервис Качество" (правообладатель) и ООО "ЛСК-Групп" (приобретатель) 30.03.2017 заключен договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки и о передаче прав на государственную регистрацию товарных знаков (далее - договор об отчуждении).

В силу пункта 1.1 договора об отчуждении правообладатель в полном объеме передает приобретателю исключительные права на товарные знаки, указанные в приложении N 1 к договору, в том числе и на товарный знак "ЦАРСКИЙ КУПАЖ" N 595635.

Пунктом 2.5 договора об отчуждении предусмотрено, что заключение настоящего договора не является основанием для изменения или расторжения заключенных правообладателем лицензионных договоров (пункт 7 статьи 1235 ГК РФ, приложение N 3 к настоящему договору). За исключением случаев, указанных в законе или договоре, все права и обязанности правообладателя по заключенным лицензионным договорам, указанным в приложении N 3 к договору, переходят к правообладателю в силу закона в момент заключения настоящего договора (происходит передача правообладателем приобретателю указанных лицензионных договоров в смысле статьи 392.3 ГК РФ).

Таким образом, истец является лицензиаром по лицензионному договору N 01-ЦК от 13.03.2017 (далее - договор), в соответствии с пунктом 1.1 которого, предусмотрено, что лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора неисключительную лицензию на право использования на территории Российской Федерации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве N 595635.

В соответствии с пунктом 1.2 лицензиат получает право использовать товарный знак для индивидуализации изготовленных и/или реализуемых лицензиатом товаров.

В соответствии с пунктом 1.6.1 договора, лицензиат осуществляет поставку (реализацию и тому подобные действия) товара, для индивидуализации которого используется товарный знак только в адрес ООО "САНТОРИ", при этом поставка (реализация и тому подобные действия) товара, для индивидуализации которого используется товарный знак, любым или иным, кроме указанных в пункте 1.6.1 договора, является нарушением исключительного права на товарный знак, за исключением случая, когда такая поставка была совершена лицензиатом с письменного согласия лицензиара.

В ходе проведения контрольной закупки товара истцом установлено, что товары 33 класса МКТУ под товарным знаком "ЦАРСКИЙ КУПАЖ" N 595635 были поставлены ответчиком в адрес ООО "Содружество".

Кроме этого, в ходе контрольной закупки был установлен факт самостоятельной розничной реализации ответчиком товаров 33 класса МКТУ под товарным знаком "ЦАРСКИЙ КУПАЖ" N 595635.

Таким образом, ответчик нарушил запрет, содержащийся в пункте 1.6 договора, что подтверждается представленными в материалы дела кассовыми чеками.

Поскольку истцом было установлено незаконное использование принадлежащего ему товарного знака и нарушение условий заключенного договора, истец направил в адрес ответчика досудебную претензию с требованием прекратить реализацию товаров 33 класса МКТУ под товарным знаком "ЦАРСКИЙ КУПАЖ" N 595635, а также потребовал уничтожения товара и выплаты компенсации в течение 10 дней.

Ответа на претензию со стороны ответчика не последовало, требования, изложенные в претензии, оставлены ответчиком без удовлетворения.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При расчете размера компенсации истцом учтена стоимость продукции в размере 260 рублей (наименьшая цена закупки).

Однако, истцом не учтены сведения, содержащиеся в письме ООО "САНТОРИ" N 22/02-1 от 22.02.2018, из которого следовало: стоимость водки - 177 рублей 79 копеек; настойка VS - 183 рублей 77 копеек; настойка VSOP - 184 рубля 80 копеек (т. 1 л.д. 107). Указанные цены соответствуют условиям договора и подлежали применению при расчете компенсации в суде первой инстанции.

С учетом представленных в суде апелляционной инстанции доказательств, количество реализованной продукции лицам, не согласованным с лицензиаром составило 9 958 бутылок. Данное количество подтверждено сведениями Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Принимая представленные ответчиком дополнительные доказательства и приобщая их к материалам дела, суд апелляционной инстанции руководствовался разъяснениями, содержащимися в абзаце 5 пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", согласно которым принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

В этой связи суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство, пришел к выводу, что дополнительные доказательства должны быть приобщены к материалам дела, поскольку имеют существенное значение для правильного, полного и всестороннего разрешения настоящего спора, вынесения законного и обоснованного судебного акта.

Учитывая сведения, представленные ответчиком, истец в порядке статьи 49 АПК РФ заявил отказ от части требований в размере 3 317 760 рублей 60 копеек.

Изучив заявленное ходатайство истца, суд апелляционной инстанции считает, что оно подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 АПК РФ отказ от исковых требований допускается в суде апелляционной инстанции до принятия судебного акта.

Принимая во внимание, что согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе отказаться от иска, а также учитывая, что отказ ООО "ЛСК-Групп" от иска не противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, отказ принимается апелляционным судом.

В остальной части требования подлежат удовлетворению.

Довод ответчика о необходимости применения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации N 28-П от 13.12.2016 о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, предусмотренной лицензионным договором между истцом и ответчиком основан на неверном толковании нормы материального права.

Истцом избран вид компенсации за нарушение исключительных прав - компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Вид компенсации не может быть изменен ни ответчиком, ни судом.

Снижение размера компенсации ниже минимального размера (в рассматриваемом деле - ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак) возможно в исключительных случаях, при представлении ответчиком доказательств в обоснование необходимости снижения размера компенсации "ниже низшего", при наличии совокупности условий, указанных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации N 28-П от 13.12.2016.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой. должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Таких доказательств суду апелляционной инстанции не представлено.

Ссылка ответчика на постановление Суда по интеллектуальным правам по делу N А41-52309/2017 и Постановление Конституционного Суда Российской Федерации N 8-П от 13.02.2018 также основана на неверном толковании судебных актов, которые касаются споров о "параллельном импорте".

Суд отклоняет довод истца о злоупотреблении ответчиком своими процессуальными правами как необоснованный.

Ссылка истца на то, что у него не имелось иной возможности получить сведения о количестве и стоимости контрафактного товара, иначе как из отчетов ответчика и материалов контрольных закупок не соответствует обстоятельствам.

Стоимость товара указана в письме ООО "САНТОРИ" за N 22/02-1 от 22.02.2018.

Являясь профессиональным участником рынка алкогольной продукции, истец знал о наличии ЕГАИС, ее полномочиях и возможности получения сведений, в том числе, по запросу суда.

В силу части 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе: отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Поскольку обжалуемый судебный акт принят при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, при недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; а также с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела (пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 270 АПК РФ), решение подлежит отмене, иск - частичному удовлетворению.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2018 года по делу N А40-53216/18 отменить.

Принять отказ ООО "ЛСК-Групп" от иска в части взыскания с ОАО "Владалко" в пользу ООО "ЛCK-Групп" компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "ЦАРСКИЙ КУПАЖ" по свидетельству Российской Федерации N 595635 в размере 3 317 760 рублей 60 копеек, в данной части производство по делу прекратить.

Запретить Открытому акционерному обществу "Владалко" реализовывать лицам, не указанным в пункте 1.6 лицензионного договора N 01-ЦК от 13.03.2017 между ООО "ЛСК-Групп" и ОАО "Владалко" и не согласованным в письменной форме с ООО "ЛСК-Групп" (5167746454585), товары 33 класса МКТУ, на этикетки которых нанесен товарный знак "ЦАРСКИЙ КУПАЖ" по свидетельству Российской Федерации N 595635, а равно, сходные с ним до степени смешения обозначения.

Взыскать с Открытого акционерного общества "Владалко" (ОГРН: 1023303351235; 600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 62) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЛСК-Групп" (ОГРН: 5167746454585; 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 2, пом. I, эт. 2, комн. 9А) 3 633 079 (Три миллиона шестьсот тридцать три тысячи семьдесят девять) рублей 40 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "ЦАРСКИЙ КУПАЖ" по свидетельству Российской Федерации N 595635 и 36 187 (Тридцать шесть тысяч сто восемьдесят семь) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "ЛСК-Групп" (ОГРН: 5167746454585; 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 2, пом. I, эт. 2, комн. 9А) из федерального бюджета 27 567 (Двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей государственной пошлины, оплаченной по платежному поручению N 53 от 19.03.2018. Выдать справку на возврат государственной пошлины и копию платежного поручения N 53 от 19.03.2018.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Т.В. Захарова Д.В. Пирожков