Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2018 г. N 05АП-7390/18

г. Владивосток

30 октября 2018 г.

Дело N А51-7479/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 24 октября 2018 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 30 октября 2018 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.Б. Култышева,

судей С.М. Синицыной, А.С. Шевченко,

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.А. Ходяковой,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Компания "ГРАСП",

апелляционное производство N 05АП-7390/2018

на решение от 14.08.2018

судьи А.К. Калягина

по делу N А51-7479/2018 Арбитражного суда Приморского края

по иску Кросталия Трейдинг Лимитед

к обществу с ограниченной ответственностью Компания "ГРАСП" (ИНН 2536004963, ОГРН 1022501282836)

о взыскании 2 000 000 рублей,

при участии:

от истца: А.Б. Кондратюк, по доверенности от 23.01.2018, сроком действия на 3 года, паспорт;

от ответчика: А.В. Аникина, по доверенности от 30.01.2018, сроком действия на 1 год, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

Истец - Кросталия Трейдинг Лимитед, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством и на территории Британских Виргинских Островов, обратился с исковыми требованиями к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью компания "ГРАСП" о взыскании 2 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков "CHIN-SU" (свидетельство на товарный знак N 260995, дата регистрации 26.12.2003), "MIVIMEX" (свидетельство на товарный знак N 261011, дата регистрации 27.12.2003).

Решением Арбитражного суда Приморского края от 14.08.2018 с ООО Компания "ГРАСП" в пользу Кросталия Трейдинг Лимитед взыскано 2 033 000 рублей, в том числе 2 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков, 33 000 рублей расходов по уплате госпошлины.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик обратился в Пятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит указанное решение отменить, в удовлетворении исковых требований отказать. В обоснование жалобы апеллянт указал на то, что в целях реализации товаров под собственными товарными знаками общество заключило с патентным поверенным Котовым Д.А. договоры на оказание услуг от 06.11.2015 N 1428/15, от 06.11.2015 N 1427/15, согласно которым последний обязался поэтапно осуществить регистрацию товарных знаков относительно класса 30 обозначения "CHAN-SOY", "MIVIXX". В этой связи, полагает, что вывод суда о том, что обозначения товаров "CHAN-SOY", "MIVIXX" являются сходными до степени смешения соответственно с товарными знаками истца "CHIN-SU" и "М1У1МЕХ" не соответствует обстоятельствам дела, поскольку ответчик на законных основаниях использовал в своей деятельности обозначения товаров "CHAN-SOY" и "MIVIXX", не нарушая исключительных прав истца на товарные знаки "CHIN-SU" и "МIVIМЕХ". По мнению апеллянта, законность использования в своей деятельности обозначения товаров "CHAN-SOY" и "MIVIXX" исключает возможность истца требовать на основании статьи 1515 ГК РФ взыскания с ответчика в судебном порядке суммы компенсации в общем размере 2 000 000 рублей, по 1 000 000 рублей за незаконное использование каждого из товарных знаков. Отмечает, что ранее ООО Компания "ГРАСП" не привлекалось к ответственности за нарушение исключительного права истца. Кроме того, в результате использования обществом обозначения "CHAN-SOY" и "MIVIXX" истец не понес убытки, у истца не сократились объемы продаж товаров. Считает, что заявленная истцом компенсация за неправомерное использование товарных знаков в размере 2 000 000 рублей (из расчета 1 000 000 рублей за использование каждого товарного знака) является завышенной.

Определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2018 жалоба ООО Компания "ГРАСП" принята к производству, дело назначено к судебному разбирательству на 24.10.2018.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы жалобы, решение суда первой инстанции просил отменить по основаниям, изложенным в жалобе. Представитель истца на доводы апелляционной жалобы возразил.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266-271 АПК РФ.

Из материалов дела судебной коллегией установлено следующее.

На основании договора от 11.08.2008 об отчуждении исключительных прав, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.10.2008 (N РД0042412), истец является правообладателем товарных знаков "CHIN-SU" (свидетельство на товарный знак N260995, дата регистрации 26.12.2003, дата истечения срока действия регистрации 12.02.2023), "MIVIMEX" (свидетельство на товарный знак N261011, дата регистрации 27.12.2003, дата истечения срока действия регистрации 28.08.2021).

Товарный знак "MIVIMEX" зарегистрирован для индивидуализации продукции, в том числе, по следующим классам МКТУ: 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; вермишель; макаронные изделия; спагетти; специи; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед.

Товарный знак "CHIN-SU" зарегистрирован для индивидуализации продукции, в том числе, по следующим классам МКТУ: 30 - ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; гвоздика (пряность); глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; каперсы; карамели; каши молочные; клейковина пищевая; орех мускатный; патока; перец; перец (специи); пицца; подливки мясные; приправы, в том числе томатный соус, кетчуп, майонез, соевый соус; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; уксус; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

С разрешения правообладателя товарные знаки "MIVIMEX" и "CHIN-SU" используются ООО "Торговый дом "Кухня без границ" для маркировки реализуемых на территории России соевых соусов и соусов чили.

Из материалов дела следует, что на рынке г.Владивостока в 2016 - 2017 годах были представлены следующие товары: соус соевый, маркированный знаком, содержащим в том числе, буквенное обозначение "CHAN-SOY", соус перцовый, маркированный знаком, содержащим в том числе, буквенное обозначение "MIVIXX".

В 2016 году обществом с ограниченной ответственностью Компания "ГРАСП" осуществлялся ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и последующая реализация продукции с обозначениями MIVIXX и CHAN-SOY, в качестве изготовителя такой продукции была указана компания Ban Ma СО Ltd.

Истцом в адрес ответчика была направлена письменная претензия с требованием об уплате истцу компенсации за незаконное использование товарных знаков. Неисполнение в добровольном порядке требований, изложенных в претензии, явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемыми исковыми требованиями.

Исследовав материалы дела, проверив в порядке, предусмотренном статьями 268, 270 АПК РФ, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, проанализировав доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе и в отзыве на неё, судебная коллегия считает решение арбитражного суда первой инстанции законным и обоснованным, апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению в связи со следующим.

В результате непосредственно проведенного арбитражным судом сравнительного анализа фотоизображений указанных товаров, а также фотоизображений аналогичных соусов, выпуск и реализация которых осуществляется с использование торговых знаков истца "MIVIMEX" и "CHIN-SU", арбитражный суд пришел к выводу о том, что вышеприведенные обозначения товаров "CHAN-SOY", "MIVIXX" фонетически в силу наличия и расположения близких либо совпадающих звуков, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового числа слогов, места совпадающих звучаний в составе обозначений, близости состава гласных, ударений, графически в силу схожести общего зрительного впечатления, вида шрифта, алфавита, цветового сочетания, а также с учетом внешнего сходства формы бутылок, пробок данных бутылок, в которых разливаются аналогичные соусы, являются сходными до степени смешения соответственно с товарными знаками истца "CHIN-SU" и "MIVIMEX".

Данные выводы также подтверждаются выводами представленных в материалы дела заключений патентного поверенного Союза "Приморская торгово-промышленная палата" Первунинской Т.А. и не опровергнуты иными доказательствами. На упаковке соевого соуса "CHAN SOY" указано: производитель Ban Mai Co., Ltd, 19 Le Van Huu Six., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Вьетнам; компания, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя в РФ: ООО Компания "ГРАСП". На упаковке соевого соуса "MIVIXX" указано: производитель Ban Mai Co., Ltd, 19 Le Van Huu Six., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Вьетнам; компания, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя в РФ: ООО Компания "ГРАСП".

Согласно пояснениям ответчика от 25.07.2017 на определение Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 23.06.2017 по делу N 5/06-17 за период с 26.05.2016 по 30.06.2017 ответчиком от реализации товаров с обозначениями "CHAN-SOY", "MIVIXX" была получена выручка в сумме всего 8 321 589 рублей.

В своем письме от 21.08.2017 на запрос Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 04.08.2017 N 7072/06 ООО "ДВ-Торг" указало на то, что на день составления письма закупило у ответчика соус соевый "CHAN-SOY", соус чили "MIVIXX" в период с 01.03.2016 по 30.04.2016 на сумму 5 381 рубль.

Из содержания кассового чека от 13.07.2016 ИП Сапрыкина М.А. следует, что на момент совершения покупки согласно данному чеку цена соуса соевого "CHAN-SOY" составляла 118 рублей за одну бутылку, цена соуса чили "MIVIXX" составляла 28 рублей 50 копеек за одну бутылку.

Таким образом, подтверждены обстоятельства осуществления ответчиком в приведенные периоды времени в г.Владивостоке коммерческой деятельности по продаже соусов с обозначениями "CHAN-SOY", "MIVIXX", сходных до степени смешения с товарными знаками истца "CHIN-SU", "MIVIMEX". Доказательства наличия у ответчика законных оснований использования в своей деятельности приведенных обозначений "CHAN-SOY", "MIVIXX", товарных знаков истца "CHIN-SU" и "MIVIMEX" в материалы дела в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлены.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1223 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ, товарный знак является приравненным к результатам интеллектуальной деятельности средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которому предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Поскольку ответчик в период 2016 - 2017 годов незаконно осуществлял продажу контрафактных товаров, а именно, соусов с обозначениями "CHAN-SOY", "MIVIXX", сходных до степени смешения с товарными знаками истца "CHIN-SU", "MIVIMEX", истец, как правообладатель данных товарных знаков, вправе требовать взыскания с ответчика в судебном порядке суммы компенсации за незаконное использование этих товарных знаков.

Обстоятельство реализации ответчиком продукции с приведенными обозначениями доказано содержанием письменных пояснений самого ответчика от 25.07.2017 на определение Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 23.06.2017 по делу N 5/06-17, письма от 21.08.2017 на запрос Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 04.08.2017 N 7072/06 ООО "ДВ-Торг".

Спорная сумма компенсации определена истцом в общем размере 2 000 000 рублей (по 1 000 000 рублей за незаконное использование каждого из товарных знаков), суд первой инстанции правомерно счел обоснованной, исходя из длительности периода использования сходных с товарными знаками истца до степени смешения обозначений, значительности суммы в размере 8 321 589 рублей полученной ответчиком от реализации контрафактных товаров выручки, значительности количественного объема реализованных ответчиком контрафактных товаров.

Доводы апеллянта о своевременном прекращении использования ответчиком обозначений "CHAN-SOY", "MIVIXX", о принятии ответчиком мер, направленных на регистрацию товарных знаков "CHAN-SOY", "MIVIXX", не являются основанием для освобождения от ответственности ответчика в связи с добросовестностью поведения, поскольку о такой добросовестности могло свидетельствовать поведение ответчика, заключающееся в предварительной регистрации своих товарных знаков с последующим заказом производства, ввозом в Россию и началом реализации товаров с обозначением "CHAN-SOY", "MIVIXX", но не фактическое обратное поведение ответчика, который согласно письму от 21.08.2017 ООО "ДВ-Торг" продавал данному обществу соус соевый "CHAN-SOY" в период с 01.03.2016 по 30.04.2016.

Мероприятия, выполненные ответчиком в ходе регистрации товарных знаков, не могут свидетельствовать безусловным образом о его добросовестности, поскольку изначально соответствующие действия были направлены именно на регистрацию сходных до степени смешения знаков. Последующее признание регистрации товарного знака ответчика недействительной не позволяет обществу ссылаться на правомерность действий, выполненных при его регистрации. Доводы ответчика опровергается решением УФАС России по Приморскому краю по делу N 5-06/2017 от 26.12.2017, которым установлено, что используемые ООО "ГРАСП" обозначения своей продукции сходны до степени смешения с товарными знаками Кросталия Трейдинг Лимитед.

Доводы апелляционной жалобы о том, что законность использования в своей деятельности обозначения товаров "CHAN-SOY" и "MIVIXX" исключает возможность истца требовать на основании статьи 1515 ГК РФ взыскания с ответчика в судебном порядке компенсации за незаконное использование каждого из товарных знаков, отклоняется, поскольку исходя из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак посредством массовой реализации контрафактной продукции установлен судом и подтвержден представленными в материалы дела доказательствами, в связи с чем у Компании Кросталия Трейдинг Лимитед возникло право требования компенсации. Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере, не превышающей пяти миллионов рублей исходя из характера нарушения.

Довод апеллянта о несоразмерности размера компенсации допущенному нарушению подлежит отклонению в связи с тем, что в соответствие с пунктом 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Доказательств отсутствия вины в своих действиях, а также доказательств того, что ответчиком были предприняты меры, необходимые и достаточные для выяснения правомерности введения товара в гражданский оборот, в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного, арбитражный суд апелляционной инстанции счел, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 АПК РФ на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального права. Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено, а доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

При таких обстоятельствах основания для отмены или изменения обжалуемого судебного акта отсутствуют.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат возложению на заявителя в соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 14.08.2018 по делу N А51-7479/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

С.Б. Култышев

Судьи

С.М. Синицына А.С. Шевченко