Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2018 г. N 09АП-55809/18

г. Москва

09 ноября 2018 г.

Дело N А40-136629/17

Резолютивная часть постановления объявлена 08 ноября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 ноября 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В Захаровой,

судей: Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.М. Албаковым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Вемол" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 августа 2018 года по делу N А40-136629/17, принятое судьей Козленковой О.В.,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Вемол" (ОГРН 1145958066540)

к Infotec Ltd (Seychelles)

третье лицо - Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр"

о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, об обязании аннулировать регистрацию доменного имени

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен, заявление о рассмотрении жалобы в отсутствие представителя,

от ответчика: Серго А.Г. (по доверенности от 09.10.2018 )

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Вемол" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Infotec Ltd (Seychelles) (далее - ответчик) о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, об обязании аннулировать регистрацию доменного имени.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр".

В ходе рассмотрения дела истец в порядке ст. 49 АПК РФ отказался от требований об обязании аннулировать регистрацию доменного имени, заявленных к третьему лицу, акционерному обществу "Региональный Сетевой Информационный Центр".

Решением от 28 августа 2018 года исковые требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, исковые требования удовлетворить.

Ответчик против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Рассмотрев дело в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения представителя ответчика, изучив материалы дела, апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда первой инстанции.

Как усматривается из материалов дела, с 26 января 2015 года, истцу, на основании государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора (РП0004453), принадлежат исключительные права на товарный знак со словесным обозначением "Вемол" по свидетельству РФ N 268573, дата подачи заявки: 13.02.2003, дата регистрации: 12.05.2004, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - сыры, сливки взбитые, продукты молочные, молоко, масло сливочное, масло какао, маргарин, крем сливочный, белки пищевые; 30 - каши молочные, мороженое, мороженое фруктовое, напитки шоколадно-молочные, пудинги; 32 - напитки на основе молочной сыворотки; 35 - реклама, изучение рынка, радиореклама, реклама телевизионная; 39 - доставка товаров, перевозка грузовым автотранспортом, экспедирование грузов, упаковка товаров.

В обоснование исковых требований истец (ранее - ЗАО "Вемол") указал, что с 10 мая 2005 года по 07 ноября 2007 года являлся администратором доменного имени vemol.ru. В связи с отсутствием оплаты, права администрирования спорного домена были переданы третьим лицом ответчику с 25 декабря 2009 года.

Истец, ссылаясь на то, что отличительная часть указанного домена содержит словесный элемент "Вемол" в латинской транслитерации, в результате чего рассматриваемое доменное имя является сходным до степени смешения с товарным знаком истца и, полагая, что регистрация доменного имени "vemol.ru" является нарушением исключительных прав истца на товарный знак и на фирменное наименование, он обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

На основании пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что истец обратился в суд по истечении срока исковой давности, о применении которого было заявлено ответчиком.

Суд апелляционной инстанции находит данный вывод суда первой инстанции ошибочным.

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.

Пунктом 1 статьи 197 ГК РФ предусмотрено, что для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные.

На основании пункта 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Настоящий иск направлен на пресечение длящегося правонарушения, связанного с ежедневным администрированием домена, содержащего спорный товарный знак истца, исходя из чего, в рамках настоящего дела заявлены требования нематериального характера.

В силу прямого указания абзаца 2 статьи 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, для нематериальных требований применяются специальные положения о порядке применения исковой давности.

Истцом заявлено требование о признании регистрации, администрирования доменного имени "vemol.ru", произведенные ответчиком, нарушением исключительных прав Общества с ограниченной ответственностью "Вемол" на использование фирменного наименования в части элемента "Вемол" и охраняемого по свидетельству N 268573 товарного знака "Вемол".

Согласно ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В случае нарушения либо оспаривания права лица, возникшего из указанных оснований, это лицо в силу ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе обратиться в суд за защитой права с использованием способов защиты, установленных ст. 12 Кодекса, либо иными нормами закона.

На основании положений ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Требования истца заключаются в установлении факта, что регистрация и администрирование доменного имени "vemol.ru", произведенные ответчиком, является нарушением исключительных прав Общества с ограниченной ответственностью "Вемол" на использование фирменного наименования в части элемента "Вемол" и охраняемого по свидетельству N 268573 товарного знака "Вемол".

Избранный истцом способ защиты не приведет к защите и восстановлению нарушенных прав истца, вследствие чего является ненадлежащим способом защиты нарушенного права.

Избрание ненадлежащего способа защиты нарушенного права является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

При данных обстоятельствах исковые требования удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьей 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица, то есть имеет преюдицию.

Преюдиция - это установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами.

Согласно разъяснениям пункта 5 Постановления Пленума ВАС N 13 от 31.10.1996 арбитражные суды должны учитывать, что преюдициальное значение имеют факты, установленные решениями судов первой инстанции, а также постановлениями апелляционной и надзорной инстанций, которыми приняты решения по существу споров.

Выводы суда первой инстанции о применении в данном случае срока исковой давности апелляционный суд находит ошибочными.

Поскольку указанные выводы суда первой инстанции являются самостоятельным основанием к отказу в иске, судебная коллегия считает необходимым исключить выводы суда первой инстанции из мотивировочной части решения.

В соответствии с п. 35 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 (ред. от 10.11.2011) "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" в случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 35 Постановления Пленума ВАС РФ N 36 от 28.05.2009, оснований для отмены резолютивной части обжалуемого судебного акта не имеется.

Расходы по госпошлине по апелляционной жалобе в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 августа 2018 года по делу N А40-136629/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В Захарова

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.И. Трубицын