Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2019 г. N 13АП-16606/17

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2019 г. N С01-994/2017 по делу N А56-73772/2016 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Санкт-Петербург

29 января 2019 г.

Дело N А56-73772/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 января 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей И. А. Дмитриевой, Н. О. Третьяковой

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Э. Р. Хафизовой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ТегоТек РУС"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.05.2017 по делу N А56-73772/2016 (судья Кожемякина Е.В.), принятое

по иску ООО "ТегоТек РУС"

к ООО "Интерспецкомплект"

о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации

при участии:

от истца: Токарева А. Ю. (доверенность от 05.08.2016)

от ответчика: Штрапов А. А. (паспорт); Семенов А. В. (доверенность от 26.03.2018); Малимов Л. А. (доверенность от 15.01.2019)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" (ОГРН 1087746287793, ИНН 7714730936, место нахождения: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 5; далее - ООО "ТегоТек РУС", истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Интерспецкомплект" (ОГРН 1147847273001, ИНН 7802867295, место нахождения: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1; далее - ООО "Интерспецкомплект", ответчик) о запрете использовать товарный знак по свидетельству N 186390 путем предложения к продаже и продаже товара, взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 186360, в сумме 801 550 руб.

Решением суда от 10.05.2017 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 решение суда первой инстанции по делу N А56-73772/2016 отменено. ООО "Интерспецкомплект" запрещено использовать товарный знак "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 путем предложения к продаже и продаже товаров, с ООО "Интерспецкомплект" в пользу ООО "ТегоТек РУС" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 в размере 200 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 28 000 руб. В остальной части заявленных исковых требований отказано.

С кассационными жалобами на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 обратились истец и ответчик. Истец обжаловал решение только в части размера присужденной компенсации, ответчик - в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 кассационная жалоба ООО "ТегоТек РУС" удовлетворена; кассационная жалоба ООО "Интерспецкомплект" оставлена без удовлетворения; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 по делу N А56-73772/2016 отменено. Дело N А56-73772/2016 направлено в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение судом кассационной инстанции в полном объеме. При этом ООО "ТегоТек РУС" обжаловало постановление суда апелляционной инстанции только в части размера компенсации.

Суд по интеллектуальным правам, направляя дело на новое рассмотрение, указал, что суд апелляционной инстанции при разрешении настоящего спора не обеспечил полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации. Суд не установил, какими доказательствами обоснована и подтверждена необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом размера и критериев его определения, не дал данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2018 N 307-ЭС18-5025 в передаче кассационной жалобы ООО "Интерспецкомплект" на постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

При повторном рассмотрении дела постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.05.2017 отменено, ООО "Интерспецкомплект" запрещено использовать товарный знак "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 путем предложения к продаже и продаже товаров, с ООО "Интерспецкомплект" взыскана в пользу ООО "ТегоТек РУС" компенсация за незаконное использование товарного знака "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 в размере 801 550 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 31 031 руб.

Не согласившись с указанным судебным актом суда апелляционной инстанции, ООО "Интерспецкомплект" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением от 30.08.2018 Суд по интеллектуальным правам отменил постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018 и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Повторно рассматривая дело, суд кассационной инстанции изменил свою позицию по жалобе ответчика. Суд по интеллектуальным правам указал, что суд апелляционной инстанции в нарушение части 2 статьи 271 АПК РФ принял решение о запрете ООО "Интерспецкомплект" использовать товарный знак "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 путем предложения к продаже и продаже товаров, не конкретизировав товары, в отношении которых наложен запрет.

Также суд апелляционной инстанции в нарушении части 2 статьи 65 АПК РФ не установил все обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

При этом судом апелляционной инстанции не учтены положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, согласно которым требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, предъявляется лицу, совершающему такие действия или осуществляемому необходимые приготовления к ним.

С учетом данной нормы для реализации способов защиты пресекательного характера необходимо установить наличие действий, которые совершаются лицом, к которому предъявлено требование, либо определить, какие именно необходимые приготовления к этим действиям лицо совершает, в том числе установить длящийся характер таких действий. В то же время в рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции не установил, имели ли действия ответчика на дату предъявления рассматриваемого иска длящийся характер.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам установил, что определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации, суд апелляционной инстанции, руководствуясь только разъяснениями, данными в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", указал на то, что ответчиком не заявлено мотивированное заявление о снижении размера компенсации.

Между тем, на дату повторного рассмотрения судом апелляционной инстанции настоящего дела было принято постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Паг" (далее - постановление от 13.02.2018 N 8-П), которое также подлежало применению при рассмотрении настоящего спора по существу.

Суд по интеллектуальным правам указал, что при новом рассмотрении суду, с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении от 13.02.2018 N 8-П, следует установить, происхождение товаров, реализованных ответчиком по договору поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745; определить круг лиц, чьи права и охраняемые законом интересы могут быть затронуты принятием решения по существу настоящего спора; предложить истцу уточнить требования.

В судебном заседании, состоявшемся 24.10.2018, истцом, со ссылкой на указание Суда по интеллектуальным правам, заявлено ходатайство об уточнении исковых требований путем конкретизации товаров, в отношении которых он просит наложить запрет использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 186360.

Истец просит запретить ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 186390, в предложении к продаже и продаже товаров "державка канавочная", "державка расточная", "пластина двухсторонняя для отрезки канавок со стружкоколом "С"; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 186360, в размере 801 550 руб.

Ходатайство ООО "ТегоТек РУС" оставлено судом апелляционной инстанции без удовлетворения, поскольку в силу части 1 статьи 49 АПК РФ право изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований может быть реализовано истцом исключительно до принятия решения судом первой инстанции. Эта норма не применяется при рассмотрении дела в других инстанциях.

Судом апелляционной инстанции в соответствии с частью 2.1 статьи 289 АПК РФ с учетом указаний суда кассационной инстанции приобщены к материалам дела следующие доказательства:

- по ходатайству истца - уведомление истцом компании TaeguTec Ltd о нарушении прав на товарный знак N 186360 (письмом истца от 04.10.2018), ответом компании TaeguTec Ltd (письмо от 11.10.2018), подлинники писем обозревались в судебном заседании;

- по ходатайству ответчика - копии счета от 25.05.2016 N 360253 и декларации от 22.06.2016 MRN 16FI000000481127E3 на иностранном языке с переводом на русский язык.

В суде апелляционной инстанции представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы и письменных пояснений к ней. Представители ответчика возражали против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменных объяснениях, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 09.01.2019 судом апелляционной инстанции объявлялся перерыв до 16.01.2019.

После перерыва судебное разбирательство в апелляционном суде продолжено в том же составе суда с участием тех же представителей сторон.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ООО "ТегоТек РУС" является обладателем исключительной лицензии на право использования комбинированного товарного знака со словесным элементом "TaeguTec" по свидетельству Российской Федерации N 186360, зарегистрированного в отношении товаров 1-го (порошкообразные карбиды) и 7-го (режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте 09.10.2013 за N РД0133094.

Как следует из материалов дела, по итогам участия в тендере на поставку акционерному обществу "Центральное конструкторское бюро автоматики" товаров (сборный инструмент производства "Taegu-Tec") ООО "Интерспецкомплект" выиграло тендер на сумму 6 306,45 долларов США, что подтверждается нотариально заверенным протоколом осмотра от 03.08.2016 письменных доказательств - веб-страниц сайта www.b2b-center.ru в сети "Интернет".

Согласно условиям договора поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745 ООО "Интерспецкомплект" обязуется поставить "сборный инструмент с режущими пластинами производства Taegu-Tec".

При этом согласно пункту 5.4 названного договора, на каждом инструменте, помимо прочих характеристик, должен быть размещен товарный знак предприятия-изготовителя. В соответствии с пунктом 5.5 названного договора замена товара на аналогичные или другие изменения в параметрах и характеристиках товара не допускается.

Согласно нотариальному протоколу от 09.02.2017 N 77АВ0255620 осмотра информации, размещенной в сети "Интернет" на веб-сайте http://zakupki.gov.ru (раздел "Информация о договоре") названный договор был исполнен 14.10.2016.

Ссылаясь на то, что ответчик вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары ("державка канавочная", "державка расточная", "пластина двухсторонняя для отрезки канавок со стружколомом "С") под обозначением "Taegu-Tec", сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 186360, тем самым нарушая права истца как исключительного лицензиата, ООО "ТегоТек РУС" обратилось в суд с иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что поставляемые ответчиком товары ("державка канавочная", "державка расточная", "пластина двухсторонняя для отрезки канавок со стружколомом "С") не являются однородными товарам 7-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 186360; ООО "ТегоТек РУС" не были представлены доказательства, подтверждающие факт предложения ответчиком к продаже товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с указанным товарным знаком, в отношении однородных товаров.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит отмене.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как было указано выше, ООО "Интерспецкомплект" участвовало в тендере на поставку АО "Центральное конструкторское бюро автоматики" товаров - сборный инструмент производства "Taegu-Тес" и выиграло тендер.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы из реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Как следует из материалов дела, товарный знак N 186360 зарегистрирован в отношении товаров - режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс.

Ответчик использует обозначение "Taegu-Тес" в отношении товаров "державка канавочная", "державка расточная", "пластина двухсторонняя для отрезки канавок со стружколомом "С".

Державки служат для закрепления резца на станке, при этом резцы представляют собой режущие инструменты, предназначенные для обработки деталей различных размеров, форм, точности и материалов, являются основными инструментами, применяемыми при токарных, строгальных и долбежных работах (и на соответствующих станках, что подтверждается сведениями с Интернет-сайта "Википедия" (https://ru.wikipedia.org/). Используемая ответчиком пластина двухсторонняя для отрезки канавок со стружколомом "С" также относится к области обработки металлов резанием.

Таким образом, ответчик использует обозначение "Taegu-Тес" в отношении товаров, которые имеются в свидетельстве N 186360. Эти товары относятся к одному роду (режущие инструменты), имеют одинаковое функциональное назначение и сферу применения (выполняют функцию резки, обработки деталей, применяются при токарных, строгальных и долбежных работах), вид материала, из которого они изготовлены, являются взаимодополняемыми (державки являются элементами резцов), имеют одинаковые условия и каналы реализации (специализированные магазины), круг потребителей (профессионалы в области токарных, строгальных и долбежных работ, специалисты, обладающие навыками работы на соответствующих станках).

Согласно пункту 45 Правил одним из признаков однородности товаров, является взаимодополняемость.

В данном случае, державка является частью резца, обеспечивает его закрепление в станке. Таким образом, без державки резец не может использоваться.

Вывод суда о том, что предлагаемые ответчиком изделия (державки, пластина двухсторонняя) не являются режущим инструментом или его частью, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186360, противоречит представленным в материалы дела доказательствам.

Согласно Политехническому словарю под редакцией Акад. А.Ю.Ишлинского (Москва - 1980 г.): "Резец состоит из головки (несущей режущей части) и тела (державки)". Таким образом, державка является частью режущего инструмента.

Более того, указанный вывод суда противоречит и предмету договора поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745, согласно которому ответчик продал державки и пластины, которые определяются сторонами как "Сборный инструмент с режущими пластинами производства Taegu-Tec".

Вывод суда о том, что предлагаемые ответчиком пластины, хотя и являются режущим инструментом, в большинстве случаев не являются деталью станка, ничем не обоснован и противоречит Политехническому словарю под редакцией Акад. А.Ю.Ишлинского (Москва - 1980 год), согласно которому различают резцы по группам станков - токарные, строгальные, долбежные. ГОСТы, на которые ссылается суд в своем решении, например ГОСТ 13058-67 "Державки для дисковых резцов к токарным станкам", напрямую указывают на то, что как державки, так и сам резец непосредственно применяются в токарных станках.

В перечне товаров 07 класса МКТУ в товарном знаке по свидетельству N 186360 имеются позиции "режущие инструменты (детали машин и станков)" и "части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс".

Одним из видов режущих инструментов является резец.

По данным Большого энциклопедического политехнического словаря "резец - режущий инструмент в виде стержня прямоугольного, квадратного или круглого сечения, режущая часть которого имеет определенную геометрическую форму и углы и выполняется из материала высокой твердости значительно превышающей твердость обрабатываемого материала. Резец состоит из головки (несущая режущая часть) и тела (державки)".

Согласно ГОСТам 20872-80, 13059-67, 13070-67, 13059-67 пластина и державка относятся к деталям резца.

Таким образом, поставленные ООО "Интерспецкомплект" товары ("державка канавочная", "державка расточная", "пластина двухсторонняя для отрезки канавок со стружколомом "С") относятся к деталям (частям) резца.

Указанное обстоятельство подтверждено опрошенным в рамках рассмотрения настоящего дела специалистом В.М.Станковским, который пояснил, что товары, которые предлагал к продаже и поставил ответчик (державки, режущие пластины), непосредственно подпадают под перечень товаров, приведенных в свидетельстве на товарный знак N 186360. Как специалист, он однозначно идентифицировал товары ответчика как режущий инструмент (пластина двухсторонняя для отрезки канавок) и части к режущему инструменту (державка).

В решении судом сделан вывод о том, что ответчик не вводил товар в оборот, он подлежал бы приобретению и поставке только в случае победы в соответствующей процедуре, ответчик лишь предложил к продаже товар, не подлежащий правовой охране по свидетельству на товарный знак истца, самим товаром ответчик на момент предложения не располагал.

Указанный вывод суда противоречит представленным в материалы дела доказательствам.

Согласно нотариальному протоколу N 77АВ 0255620 осмотра сайта http://zakupki.gov.ru (информация о договоре) договор был исполнен 14.10.2016, следовательно, товар был непосредственно введен ответчиком в гражданский оборот.

Апелляционная инстанция не согласна с выводом суда о недоказанности размещения ответчиком товарного знака на товаре.

По условиям договора поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745 ответчик обязуется поставить сборный инструмент с режущими пластинами производства Taegu-Tec.

При этом согласно пункту 5.4 договора на каждом инструменте должны быть четко нанесены... товарный знак предприятия-изготовителя.

В силу пункта 5.5 договора замена товара на аналогичные или другие изменения в параметрах и характеристиках товара не допускается.

Таким образом, согласно представленному договору, каждая единица товара была маркирована товарным знаком Taegu-Tec.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи, апелляционная инстанция приходит к выводу, что обозначение "Taegu-Тес", используемое ответчиком, сходно до степени смешения со словесным элементом товарного знака N 186360. Товары, в отношении которых ООО "Интерспецкомплект" использует обозначение "Taegu-Тес", являются товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186360, а именно: режущие инструменты (детали машин и станков) и детали к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс.

Выводы суда апелляционной инстанции в указанной части признаны обоснованными Судом по интеллектуальным правам. В постановлениях от 23.01.2018 и от 23.01.2018 суд кассационной инстанции указал, что выводы суда апелляционной инстанции в части доказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак основаны на правильном применении норм статей 1229, 1252, 1484 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Таким образом, меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением, соответственно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Как неоднократно отмечалось высшими судебными инстанциями, подлежат запрету не абстрактные, гипотетически возможные в будущем, а реальные действия ответчика по предложению к продаже, продаже или иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, на котором размещен товарный знак истца.

Договор поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745, заключенный между АО "Центральное конструкторское бюро автоматики" и ООО "Интерспецкомплект", исполнен 14.10.2016, что подтверждено нотариальным протоколом от 09.02.2017 N 77АВ0255620 осмотра информации, размещенной в сети "Интернет" на веб-сайте http://zakupki.gov.ru (раздел "Информация о договоре").

В суд с исковым заявлением ООО "ТегоТек РУС" обратилось 25.10.2016, то есть после исполнения вышеуказанного договора заключившими его лицами.

Учитывая, что определенный договором от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745 товар на момент обращения в суд в полном объеме поставлен ответчиком, требование истца о запрете ООО "Интерспецкомплект" использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 186360 не подлежит удовлетворению.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена статьей 1515 ГК РФ.

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком), и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Кроме того, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

ООО "ТегоТек РУС" при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, возможно только при наличии мотивированного заявления ООО "Интерспецкомплект", подтвержденного соответствующими доказательствами.

Ответчик не обращался в суд первой инстанции с ходатайством о снижении компенсации.

В судебном заседании апелляционной инстанции, состоявшемся 14.03.2018, представитель ответчика указал, что ходатайство о снижении компенсации не заявляет, о чем сделана запись в протоколе судебного заседания.

Доводы ответчика о принципиальном несогласии с выводами о нарушении ООО "Интерспецкомплект" исключительных прав на товарный знак истца N 186360 отклонены судом апелляционной инстанции в соответствии с частью 2.1 статьи 289 АПК РФ. Постановлениями Арбитражного суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 и от 30.08.2018 по настоящему делу выводы суда апелляционной инстанции в части доказанности истцом факта нарушения ООО "Интерспецкомплект" исключительных прав на товарный знак N 186360 признаны соответствующими нормам материального права и представленным в материалы дела доказательствам.

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании с ответчика компенсации в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, являются обоснованными по праву, по размеру и, по мнению суда апелляционной инстанции, подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, направляя повторно настоящее дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал, что определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации, суд апелляционной инстанции, руководствуясь только разъяснениями, данными в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края"

Между тем, на дату повторного рассмотрения судом апелляционной инстанции настоящего дела было принято постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Паг" (далее - Постановление от 13.02.2018 N 8-П), которое также подлежало применению при рассмотрении настоящего спора по существу.

В постановлении от 13.02.2018 N 8-П указано, что по смыслу законоположений, в их взаимосвязи с пунктами 3 и 4 статьи 1, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ и в контексте требований статей 8 (часть 1), 17 (часть 3), 34 (часть 2), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, если правообладатель, обратившийся в суд на основании статьи 1487 ГК РФ с требованием применить в отношении лица, осуществившего без его согласия ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии товара, на котором товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и который законно выпущен в оборот за пределами Российской Федерации, последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 1252, пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, осуществляет свое исключительное право на товарный знак в противоречии с вытекающим из Конституции Российской Федерации гражданско-правовым принципом добросовестности, нарушая конституционно защищаемые ценности, то в таком случае должны быть использованы гражданско-правовые институты противодействия злоупотреблению правом, что предполагает правомочие суда отказать в иске либо снизить размер неблагоприятных последствий для другой стороны спора.

Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации, положения пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не могут - в системной связи с конституционными предписаниями и с иными положениями данного Кодекса - рассматриваться как допускающие в судебной практике защиту интересов лица, которому принадлежит исключительное право на товарный знак (правообладателя), без оценки добросовестности его поведения в связи с реализацией этого права и без учета того, не может ли применение по требованию правообладателя последствий ввоза на территорию Российской Федерации без его согласия определенной партии товара, на котором товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и который законно выпущен в оборот за пределами Российской Федерации, в случае недобросовестного поведения правообладателя создать угрозу для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, охраны природы и культурных ценностей, других публично значимых и конституционно защищаемых интересов. Иное противоречило бы статьям 8 (часть 1), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку вело бы к нарушению охраняемых ею ценностей, что недопустимо. Исходя из этого Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П сформулировал правовую позицию, в силу которой взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, т.е. таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Положения пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в целях охраны исключительного права на товарный знак создают для правообладателя преимущества, освобождающие его от бремени доказывания размера причиненного ущерба и наличия вины нарушителя. Вместе с тем это не освобождает суд, применяющий в конкретном деле нормы, которые ставят одну сторону (правообладателя) при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, от обязанности руководствоваться в рамках предоставленной ему дискреции правовыми критериями баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию. Иное не согласовывалось бы ни с конституционными принципами справедливости и соразмерности, ни с общими началами частного права.

Пункт 1 статьи 1515 ГК РФ определяет в качестве контрафактных товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. При этом согласно пункту 2 той же статьи правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Во взаимосвязи со статьями 1252, 1484 и 1487 данного Кодекса названные законоположения позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 13.02.2018 N 8-П указал на то, что суды, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам, рассматривающие в порядке обжалования решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации компенсации, управомочены - исходя из выявленного в названном постановлении конституционно-правового смысла указанного законоположения - не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Между тем, такие обстоятельства судом апелляционной инстанции не устанавливались.

Суд по интеллектуальным правам указал суду апелляционной инстанции на необходимость установить происхождение товаров, реализованных ответчиком по договору поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745.

По ходатайству ООО "Интерспецкомплект" судом апелляционной инстанции:

- обозревался интернет-сайт: usi-tools taegu tec на английском языке;

- к материалам дела приобщены копии счета от 25.05.2016 N 360253 и декларации от 22.06.2016 MRN 16FI000000481127E3 на иностранном языке с переводом на русский язык.

По мнению ответчика, указанные доказательства подтверждают тот факт, что по договору от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745 им в адрес акционерного общества "Центральное конструкторское бюро автоматики" был поставлен оригинальный товар, приобретенный ранее ООО "Интеральянс" (Россия) у бельгийской компании USI-TOOLS, которая является официальным дистрибьютором компании TaeguTec Ltd.

В соответствии с частью 1 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно части 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права (часть 2 статьи 65 АПК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно части 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что указанный в копии счета от 25.05.2016 N 360253 и копии декларации от 22.06.2016 MRN 16FI000000481127E3 товар был выпущен с территории иностранного государства таможенным органом. Доказательств ввоза указанного товара в Российскую Федерацию истцом в материалы дела не представлено.

В суде апелляционной инстанции ответчик отказался представить документы, подтверждающие приобретение ООО "Интерспецкомплект" товара, впоследствии реализованного акционерному обществу "Центральное конструкторское бюро автоматики" по договору поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745.

В силу статей 9, 65 АПК РФ лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. На этом лице лежит риск наступления последствий непредставления доказательств, которые могут выражаться в вынесении судебного акта не в его пользу.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. При этом арбитражный суд в силу части 3 статьи 9 АПК РФ, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом и создает условия для установления фактических обстоятельств при рассмотрении и разрешении дел, что является необходимым для достижения указанной выше задачи судопроизводства в арбитражных судах.

Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения фактов, на наличие которых аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

При таких обстоятельствах следует признать, что процессуальное поведение ответчика исключает возможность установить происхождение товаров, реализованных ООО "Интерспецкомплект" по договору поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745, а также применить к требованию истца положения Постановления от 13.02.2018 N 8-П в части снижения размера компенсации за незаконное использование товарного знака при параллельном импорте.

Ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не доказано, что обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, законно размешено на реализованном акционерному обществу "Центральное конструкторское бюро автоматики" по договору поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745 товаре.

Недобросовестности в поведении истца (правообладателя спорного товарного знака) судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела не установлено.

С учетом положений пункта 2.5 лицензионного договора от 11.03.2013 N TT-012-R истец уведомил компанию TaeguTec Ltd о нарушении прав на товарный знак N 186360, что подтверждается письмом истца от 04.10.2018 и ответом лицензиара от 11.10.2018.

При таких обстоятельствах оснований для снижения компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, в сумме 801 550 руб., не имеется. Размер определенной истцом компенсации соответствует принципам разумности и справедливости, установлен исходя из характера допущенного нарушения и степени вины нарушителя. Требования истца в указанной части являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Сведений о том, что принятым судом апелляционной инстанции судебным актом могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы лиц, не привлеченных к участию в деле, материалы дела не содержат.

Учитывая изложенное, решение суда подлежит отмене, а заявленные ООО "ТегоТек РУС" требования - частичному удовлетворению.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.05.2017 по делу N А56-73772/2016 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Интерспецкомплект" (ОГРН 1147847273001, ИНН 7802867295, место нахождения: 194156, г. Санкт- Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" (ОГРН 1087746287793, ИНН 7714730936, место нахождения: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 5) компенсацию за незаконное использование товарного знака "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 в размере 801 550 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 19 031 руб.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

И.А. Дмитриева Н.О. Третьякова