Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2019 г. N 09АП-69398/18

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2019 г. N С01-257/2019 по делу N А40-15475/2018 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

12 февраля 2019 г.

Дело N А40-15475/18

Резолютивная часть постановления объявлена 05 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 февраля 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Д.В. Пирожкова, О.Г. Головкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.М. Албаковым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО ТАРГЕТ, ООО "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА "ТАРГЕТ-МЕДИА"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09 ноября 2018 года

по делу N А40-15475/18, принятое судьёй Мищенко А.В.

по иску ООО ТАРГЕТ

к ООО "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА "ТАРГЕТ-МЕДИА"; ООО Артишок (ИНН 7709761142, ОГРН 1077761368959)

о защите исключительных прав и взыскании компенсации

третье лицо ООО "Рекламная группа "Таргет-Медиа"

при участии в судебном заседании:

от истца: Соколова С.В. (по доверенности от 19.09.2018)

от ответчиков: ООО "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА "ТАРГЕТ-МЕДИА" - Буслаков О.Ю. (решение N 1/2018 от 01.09.2018), Медведская И.Ю. (по доверенности от 02.08.2018), ООО Артишок - представитель не явился, извещен

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ТАРГЕТ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА "ТАРГЕТ-МЕДИА", обществу с ограниченной ответственностью "АРТИШОК"(с учетом объединения дел и уточнения требования в порядке ст. 49 АПК РФ):

1.1. Признать действия ООО "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа" по использованию любых обозначений, содержащих в любой форме словесные элементы "target", "таргет", в области услуг 35-го класса МКТУ, нарушением исключительных прав Истца на принадлежащие ему товарные знаки N N 224104,253235;

1.2. Обязать Ответчика - ООО "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа" удалить обозначения, содержащие в любой форме словесные элементы "target", "таргет" из используемых им для оказания услуг, относящихся к 35-му класса МКТУ: фирменного наименования Ответчика, единого фирменного наименования "Группа Компаний "Таргет-Медиа", а так же материалов, которыми сопровождается оказание им услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, сети Интернет;

1.3. Запретить ООО "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа" использования в любой форме для оказания услуг, относящихся к 35-му классу МКТУ, доменного имени http://target-media.ru;

1.4. Признать администрирование доменного имени http://target-media.ru нарушением исключительных прав Истца на товарные знаки N N 224104, 253235 и запретить его использование, для оказания услуг 35 класса МКТУ;

1.5. Запретить администрирование и делегирование доменного имени http://target-media.ru ;

1.6. Запретить администратору доменного имени (Ответчику) использовать Интернет, для оказания услуг 35 класса МКТУ в сети в доменном имени обозначения "target", "таргет", нарушающие исключительные права Истца на фирменное наименование, исключительные права Истца на товарные знаки: "target", "таргет", на основании свидетельств на товарные знаки N N 253235,224104;

1.7. Взыскать с ООО "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа" в пользу ООО "ТАРГЕТ" компенсацию за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N N 224104, 253235, в размере 5 000 000.

2.1. Признать действия ООО "Артишок" по использованию любых обозначений, содержащих в любой форме словесные элементы "target", "таргет", в области услуг 35-го класса МКТУ нарушением исключительных прав Истца на принадлежащие ему товарные знаки N N 224104, 253235;

2.2. Обязать Ответчика -ООО "Артишок" удалить обозначения, содержащие в любой форме словесные элементы "target", "таргет" из используемых им для оказания услуг, относящихся к 35-му класса МКТУ:единого фирменного наименования "Группа Компаний "Таргет-Медиа", а так же материалов, которыми сопровождается оказание им услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, сети Интернет;

2.3. Запретить ООО "Артишок" использования в любой форме для оказания услуг, относящихся к 35-му классу МКТУ, доменного имени http://target-media.ru; о

2.4. Взыскать с ООО "Артишок" в пользу ООО "ТАРГЕТ" компенсацию за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N N 224104, 253235, в размере 5 000 000 рублей и судебные издержки.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица было привлечено ООО "Рекламная группа "Таргет-Медиа", которое доводы ответчиком поддержало.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09 ноября 2018 года действия общества с ограниченной ответственностью "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА "ТАРГЕТ-МЕДИА" по использованию обозначений "target", "таргет" в области услуг 35 класса МКТУ, в том числе в доменном имени, признаны нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью "ТАРГЕТ" на товарные знаки по свидетельства N N 224104, 253235.

Обществу с ограниченной ответственностью "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА "ТАРГЕТ-МЕДИА" запрещено использовать обозначения "target", "таргет", в том числе в фирменном наименовании, в сети Интернет, доменном имени target-media.ru при оказании услуг 35 класса МКТУ.

Общество с ограниченной ответственностью "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА "ТАРГЕТ-МЕДИА" обязано удалить обозначения, содержащие в любой форме словесные элементы "target", "таргет", используемых для оказания услуг, относящиеся к 35 классу МКТУ, из материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе документации, рекламы, вывесок, сети Интернет.

С общества с ограниченной ответственностью "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА "ТАРГЕТ-МЕДИА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТАРГЕТ" взыскано 500 000 руб. компенсации, 6 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

В удовлетворении иска к обществу с ограниченной ответственностью "АРТИШОК" отказано.

С решением не согласились истец и ответчик ООО "Коммуникационная группа Таргет-Медиа", по делу поданы две апелляционные жалобы.

По мнению ответчика, суд не принял во внимание, что решение по делу N СИП-51/2015 г. не носит по отношению к настоящему спору преюдициального характера. Дело N СИП-51/2015 г. касается другого обозначения, участия иных сторон спора. Отсутствует сходство до степени смешения между товарными знаками истца и обозначениями ответчика.

Истец не предъявлял никаких требований до 2018 года, зная о существовании Ответчика, и сделал это только когда Ответчик уже закрепился на рынке и стал известной/узнаваемой компанией, что говорит не о том, что нарушались права и законные интересы Истца, а о его недобросовестности.

В этой связи ООО "Коммуникационная группа Таргет-Медиа" считает, что решение суда в части удовлетворения заявленных к нему требований неправомерно, в иске к ООО "Коммуникационная группа Таргет-Медиа" должно быть отказано.

Истец просит решение суда изменить в части размера компенсации и удовлетворить исковые требования имущественного характера в сумме 5 000 000 рублей.

Третье лицо ООО "Региональная группа "Таргет-Медиа" поддержало процессуальную позицию ответчика.

Заслушав доводы и возражения лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся доказательства, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст.270 АПК РФ для отмены решения от 09 ноября 2018 года и удовлетворения жалоб.

Как усматривается из материалов судебного дела, ООО "Таргет" является правообладателем товарных знаков "target", "тapгeт", зарегистрированных, в том числе, в отношении 35 класса услуг МКТУ - демонстрация товаров; распространение образцов, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, изучение рынка, агентства по импорту-экспорту, выпуск рекламных материалов, публикация рекламных текстов, организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей в области:

"target" - на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 224104, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 09.10.2002 года, с приоритетом от 06.03.2001 года;

"таргет" - на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 253235, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.08.2003 года, с приоритетом от 06.03.2001 года.

В обоснование своих требований истец сослался на те обстоятельства, что 16.03.2015 года из материалов дела СИП-51/2015 по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков, поданном от имени Группы компаний, под управлением одного и тогоже лица- О.Ю.Буслакова, в число которых, в т.ч., вошли ООО "Рекламная Группа "Таргет-Медиа", а так же ООО "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа", ООО "Таргет" впервые узнало об использовании Ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками в области оказания услуг 35 класса МКТУ.

По правилам ст. 1486 Гражданского Кодекса РФ указанное заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано только заинтересованным лицом.

В связи с этим, 1 Ответчик, выступая от лица всех организаций, входящих в состав "Коммуникационной Группы "Таргет-Медиа", в т.ч. ООО "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа", в обоснование правомерности своего заявления по делу СИП - 51/2015, сам указывал Суду на сходство до степени смешения между используемым им обозначением с указанными товарными знаками Истца - N N 224104, 253235 и, подтверждая свою заинтересованность, представил документы об успешном осуществления деятельности в сфере услуг 35-го класса МКТУ с использованием указанного обозначения с 2001 года и подтверждающие узнаваемость обозначения, используемого им для оказания услуг 35 класса МКТУ, в том числе:

1. Распечатки результатов рейтингов рекламных агентств и интернет-страниц, в т.ч. с фирменным наименованием "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа",в соответствии с которыми, по данным агентства Adindex, Ответчик занимал значимые позиции среди российских рекламно-информационных агентств по объему медиазакупок; 2009, 2010 годы- 37 место, 2011 год - 49 место, 2012 год - 57 место, 2013 год - 62 место; 2.Копии документов, подтверждающих ведение ООО "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа" возмездной деятельности в области 35-го класса МКТУ (договора с приложениями, спецификациями, актами приемки - передачи услуг ) на общую сумму 480 085 677, 07 рублей:

2.1 Договора N ТВ/08 о проведении рекламной компании с ЗАО "Издательство Семь Дней" от 24.12.2007 года на сумму 43 488 429,69 рублей;

2.2 Договор N Ш/01/08 об оказании рекламных услуг с ООО "Агентство коммуникаций ШИК" от 17.01.2008 года на сумму 3 276 587 рублей;

2.3 Договора N ВТМ-080222-629-М от 22.02.2008 года с ЗАО "Видео Интернешнл Трэнд" об оказании услуг по проведению рекламной компании Рекламного проекта "Интурмаркет" на сумму 128 376,92 рублей;

2.4 Договора N КТ-9 с ООО "ИНВАР" об оказании рекламных услуг от 20.03.2008 года на сумму 11 850 руб.;

2.5 Договора комиссии N К6-24 с Варшавский фармацевтическим заводом Польфа А.О. от 02.10.2008 года на организацию размещения рекламно- информационных материалов контрагента в СМИ, объектах наружной рекламы и т. п., на сумму 253 094,30 рублей;

2.6 Договора N КГЗ с Представительством компании КРКА (Словения) в РФ на организацию размещения рекламно-информационных материалов контрагента в СМИ, объектах наружной рекламы, разработку и производство рекламного материала, организацию мероприятий от 22.03.3009 года на сумму 801 968,9 рублей;

2.7 Договора комиссии N KG21 от 10.12.2009 года с компанией "Рихард Битнер АГ" на медиапланирование, размещение и организацию размещения информационных материалов в эфире ТВ-каналов в РФ, на сумму 386 111 505,89 рублей;

2.8 Договора N КГ-22 с ООО "Мефферт Полилюкс" на оказание маркетинговых, рекламных, BTL услуг, услуг по организации и реализации специальных маркетинговых мероприятий от 18.11.2010 года, на сумму 4 938 500,97 рублей;

2.9 Договора комиссии N КГ6 с ООО "Экспотур" от 17.02.2011 года на организацию размещения рекламно-информационных материалов в СМИ и объектах наружной рекламы, на сумму 643 978, 36 рублей;

2.10 Договора оказания услуг N 3137 по размещению и изготовлению рекламной

информации в форме плакатов и транспарантов перетяжек на территории РФ с ООО "Атор Медиа Сервис" от 18.02.2011 года, на сумму 492 707,6 рублей;

2. 11 Договора N КГ01/12 с ОАО "Сады Придонья" от 11.01.2012 года об оказании рекламных услуг - проведение рекламных акций и мероприятий, направленных на продвижение продукции, на сумму 5 982 960,64 рублей.;

2.12 Агентского договора N КПЗ/12 от 30.08.2012 года с ЗАО "Армадилло Бизнес Посылка" на заключение сделок для на реализации и размещение рекламно- информационных материалов в СМИ, на сумму 2 297 516,94 рублей.;

2.13 Договор N НН/1024-2012 с ОАО "ГМК "Норильский никель" от14.12.2012 года на оказание рекламных услуг, на сумму 25 000 000 рублей.;

2.14 Договор N РСТС-130115-0005-М от 15.01.2013 года с ЗАО "ЭвереСТ-С" на размещение рекламы в региональном эфире телеканалов с 01.02.2013 года по 31.12.2013 года, на сумму 1 596 965,86 рублей;

2.15 Договора N КГ 07/14 с ООО "Р ИМ. Портер Новелли" от 31.05.2013 года на организацию и размещение информационных материалов об Астраханской области в цифровых СМИ, на сумму 5 000 000 рублей;

2.16 Договора N КГ 15/13 от 16.09.2013 года об оказании рекламных услуг с ООО "МОЛ-ЛУБ Русс", на сумму 62 186 рублей;

3. Благодарственные письма клиентов ООО "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа": ООО "Фарматек", ООО "Курортмедсервис", ООО "Мерцана сервис", АО "Тархоминский Фармацевтический завод "ПОЛЬФА", АО "Варшавский Фармацевтический завод "ПОЛЬФА", "Алембик Лимитед", ЗАО "АБИ Продакт";

4.Протокол осмотра сайта http://target-media.ru, из которого следует, что Ответчик, выступая под брендом "Коммуникационная Группа Таргет-Медиа"/ "Communication group TARGET-MEDIA" осуществляет хозяйственную деятельность в качестве "рекламного агентства полного цикла" в сфере оказания рекламных услуг, относящихся к 35 классу МКТУ с 2001 года", имеет большое количество известных в РФ производителей,занимает лидирующие позиции на рынке аналогичных услуг.

5. Выписка на ООО "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа", лист записи ООО "Рекламная Группа "Таргет-Медиа" в соответствии с которыми, основным видом деятельности "Коммуникационной Группы "Таргет-Медиа" является: рекламная деятельность, а дополнительными видами деятельности: исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, издательская и рекламно-информационная деятельность всех типов, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, то есть деятельность включенная в 35 класс услуг МКТУ; а руководителем и учредителем указанных компаний является одно- Буслаков Олег Юрьевич;

По инициативе Ответчика, изъявившего намерение приобрести законные права на использование указанного обозначения в своей хозяйственной деятельности, рассмотрение дела СИП-51/2015 многократно откладывалось судом в связи с проведением переговоров о подписании лицензионного договора, что подтверждается справкой по делу СИП-51/2015 многочисленными определения Суда по интеллектуальным правам об отложении рассмотрения указанного дела в связи с проведением переговоров

В целях обеспечения защиты своих законных прав и и интересов ООО "Таргет" в июле 2015 года представило по делу СИП-51/2015 в суд и стороне Ответчика комплекс доказательств использования своих товарных знаков N 253235, N 224104 при осуществлении хозяйственной деятельности в области услуг 35-го класса МКТУ, тем самым подтвердив законность на дальнейшее осуществление их правовой охраны.

В сентябре 2015 года придя к соглашению с ООО "Таргет" о стоимости и других условиях использования указанных товарных знаков, на стадии подписания лицензионного договора, Ответчик без объяснения причин уклонился от завершения сделки и дальнейших переговоров, что подтверждается содержанием нотариального осмотра электронной переписки за 2015 год.

02.11.2015 года Группа Компаний "Коммуникационная Группа "Таргет - Медиа", в лице истца по делу СИП-51/2015- ООО "Рекламная Группа "Таргет-Медиа" представило отказ от иска.

21.10.2015 года ООО "Рекламная Группа "Таргет Медиа" был получен отказ Роспатента в государственной регистрации указанного обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками ООО "Таргет" (заявка N 2014735566) в качестве товарного знака, а затем и отказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.03.2017 года об отказе в удовлетворении возражений на указанное решение Роспатента.

Несмотря на это, Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа" в дальнейшем продолжила свою хозяйственную деятельность в том же классе услуг, с использованием обозначения, содержащего тот же, что и ранее словесный элемент, что подтверждается протоколом осмотра сайта http://target-media.ru от 17.08.2017 года.

Имея интерес в получении законных прав на использование указанного обозначения в области 35 класса МКТУ 14.04.2017 года ООО "Рекламная Группа "Таргет-Медиа", вновь обратилась в Суд по Интеллектуальным Правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражений на решение Роспатента от 21.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014735566 и обязании Роспатент зарегистрировать товарный знак по заявке N 2014735566, принятое 13.03.2017 года.

В соответствии с ч.2 ст. 69 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Ссылка суда первой инстанции на ст.69 АПК РФ оспаривается ответчиком ООО "Коммуникационная группа Таргет-Медиа" в апелляционной жалобе.

Между тем, обстоятельства, которые суд посчитал установленными в порядке ст.69 АПК РФ, не касались дела СИП-51/2015, завершившегося, вопреки утверждениям ответчика в апелляционной жалобе, не решением, а определением о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа ООО "Рекламная группа "Таргет-Медиа" от иска к ООО "Таргет".

Применение судом первой инстанции ст.69 АПК РФ относится к обстоятельствам, связанным с действиями ООО "Рекламная группа "Таргет-Медиа" (третье лицо по настоящему делу) по государственной регистрации товарного знака со словесным обозначением "TARGETMEDIA" (заявка N 2014735566), противопоставленного товарным знакам истца по свидетельствам Российской Федерации N224104 и N253235 (дело СИП-192/2017).

Более того, факт сходства до степени смешения между обозначением "ТАРГЕТ-МЕДИА", "Target-Медиа" ( обозначение ГК "ТАРГЕТ-МЕДИА" до 12.08.2017 года) с товарными знаками Истца "таргет", "target" N N2224104, 253235 был трижды установлен по всем трем критериям оценки- графическому, семантическому и звуковому (см. п.14.4.2 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05,03.2003 К" 32):

1. Заключением РОСПАТЕНТА об отказе в регистрации обозначения Ответчиков в качестве товарного знака по заявке N 2014735566 от 21.10.2016 года в связи с установлением сходства до степени смешения с товарными знаками Истца NN 224104,253235;

2. Решением РОСПАТЕНТА от 13.03.2017 года об отказе в удовлетворении возражений Группы Компаний "Таргет-Медиа" на вышеуказанное, решение РОСПАТЕНТА об отказе по заявке N 2014735566 от 21.10.2016 года;

3. Решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-192/2017, об установлении сходства между указанными товарными знаками и обозначениями Ответчиков и оставившим без удовлетворения их заявление о признании недействительным решения РОСПАТЕНТА от 13.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака но заявке N 2014735566.

В своих решениях РОСПАТЕНТ и Суд по интеллектуальным правам указали, что сходство между указанными обозначениями и товарными знаками Истца сохраняется вне зависимости от используемых в обозначении графических элементов, шрифтов, выделений словесного элемента или его части жирным шрифтом.

Из приведенных на стр. 1 настоящего Отзыва истца изображений, видно, что Группа Компаний Таргет-Медиа продолжает использовать одни и те же словесные элементы "TARGETMEDIА", включающие слово "target", наличие которого и обеспечивает смешение с товарными знаками Истца - ".target", "таргет" с номерами 224104,253235.

Используемый ГК "ТАРГЕТ-МЕДИА" с 2017 года графический элемент "мишень" лишь усиливает значение слова "target" - цель( пер. с английского).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил рассмотрения заявки при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Кроме того, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлено его сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком (пункт 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 N 197.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил рассмотрения заявки; Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В силу пункта 14.4.2.2 тех же Правил рассмотрения заявки словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

1. По семантическому критерию: сопряжение словесных, элементов "TARGET" и "MEDIA" не является устойчивым словосочетанием, имеющим значение, отличное от значений входящих в его состав слов.

Словесный элемент "TARGET" является сильным: расположен на первом месте, с которого начинается восприятие (осмотр) обозначения, а словесный элемент "MEDIA", является слабым элементом, основную индивидуализирующую нагрузку в спорном обозначении несет именно словесный элемент "TARGET".

Отсутствие у слова "MEDIA" индивидуализирующих свойств, наглядно подтверждают названия крупнейших рекламных агентств участвующих в ежегодных рейтингах отрасли, проводимых агентством Adindex.ru (приложение N 16 к иску по делу СИП-51/2015, протокол осмотра сайта Adindex.ru от 07.04.2018 года), из которых видно, что большинство агентств - участников рейтинга использует в наименовании слово "MEDIA", что лишает его индивидуализирующих, признаков.

В соответствии с пунктом 4.2.1.3 указанных Методических рекомендаций, в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы; при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов, поскольку они оригинальны и не носят описательного характера, в связи с чем. выполняют основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Кроме того, в карточки из каталога рекламных агентств ADINDEX.RU (приложение 16 к иску в деле СИП -51/2015) указан девиз Ответчиков: "Коммуникационная группа "Таргет-медиа" Точно в цель!". Используемый Ответчиками девиз наглядно отражает доминирование смысла словесного элемента "TARGET" = Цель.

Цель - перевод с английского языка слова "target" fhttos://translate.yandex.ru/?lang=en- ru&text=target). Реклама - это распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, а слова "таргет", "target", заложенные в название компании, ее девиз, - призвано создать услуг убежденность покупателя услуг в достижении своих целей.

2. По Фонетическому критерию; Звуки, из которых состоит транслитируется слово "target" = ТАРГЕТ, выступающее в качестве объекта правовой охраны - как товарный знак, в том же порядке, полностью входят в состав обозначения "TARGETMEDIA", обеспечивая фонетическое сходство с товарными знаками Истца (пункт 4.2.1.2 Методических рекомендаций).

3.По графическому критерию: слово "target" ("таргет"), из которого состоят охраняемые товарные знаки, полностью входит в словесный элемент обозначения Истца, что говорит о наличии графического сходства до степени смешения.

При этом не может быть принята во внимание ссылка ответчика на заключение ФГБУ ФНИС "РАН" N 176-2018 от 21.05.2018 года.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Кроме того, по делу СИП-51/2015, будучи заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Истца. Ответчик сам доказал наличие сходства между ними до степени смешения, что впоследствии и было подтверждено Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам по делу СИП-192/2017.

В соответствии с положениями ст. 1225 Гражданского кодекса РФ товарные знаки отнесены к охраняемым Законом объектам интеллектуальной собственности, ч.1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ прямо указывает на то, что отсутствие запрета правообладателя на использование товарного знака не считается согласием (разрешением). Таким образом, другие лица не могут использовать товарный знак без разрешения правообладателя при осуществлении видов деятельности, оказания услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Нарушения прав Истца действиями 1 Ответчика выражаются, в том числе в использовани Ответчиком доменного имени http://target-media.ru, сходных до степени смешения с фирменным наименованием и товарными знаками Истца.

Согласно пп.1, пп. 3.2.1 Правил регистрации доменных имен в зоне RU и РФ (далее Правила регистрации доменных имен ) регистрация двух и более идентичных имен технически невозможно. П.3.1.4 Правил указывает, что " в целях предотвращения возможных нарушений, пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов".

Таким образом, каждый администратор уведомлен о том, что его домен может нарушать права на товарные знаки других лиц, несет ответственность за последствия регистрации доменного имени, схожего до степени смешения с товарным знаком третьего лица.

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 года по делу ВАС-55608/2008 суд, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности:

- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарными знаками третьего лица;

- у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

- доменное имя используется недобросовестно.

С учетом изложенного, Ответчик, используя словесный элемент "target" в доменном имени http;//target-mediaj-u, препятствует Истцу в использовании своих товарных знаков в доменной зоне.RU, а его деятельность на указанном сайте по продвижению оказываемых им же услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца - услуги в области 35-го класса МКТУ, - является актом недобросовестной конкуренции.

Также 1 Ответчик использует в своем фирменном наименовании - ООО "Коммуникационная Группа "Таргет-Медиа" словесного элемента, входящего в товарный знак, Истца с момента основания Общества - с 2007 года, что подтверждается приведенным перечнем доказательств представленных Ответчиком по делу СИП-51/2015, выпиской ЕГРЮЛ на ООО "Коммуникационная Группа "Таргет- Медиа", а так же нотариальными осмотрами сайта http: 7target-media.ru и электронной переписки между руководителями Обществ от 2015 года, а так же сведениями о Коммуникационной Группе "Таргет-Медиа" от 23.01.2018 года, представленных рейтинговым сайтом рекламных агентств Adindex, на который ссылается Ответчик, в обоснование своей узнаваемости на рынке рекламных услуг.

Истец не заключал с 1 Ответчиком договор отчуждения исключительного права на указанные товарные знаки лицензионный договор, а равно каким-либо иным образом не давал согласие на их использование в любой форме, в том числе путём доведения их до всеобщего сведения посредством размещения на сайте http://.target- media.ru.

Защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

19.10.2017 года ООО "Таргет", направив в адрес Ответчика письмо, в котором повторно (впервые-в сентябре 2015 года, по электронной переписке), предложило заключить лицензионный договор на использование обозначения, сходного до степени смешения при осуществлении деятельности в области услуг 35 класса.

В ответе на указанное письмо, Ответчик сообщил, что с 12.08.2017 года такое обозначение им не используется.

Однако, из протокола осмотра сайта http://.target-media.ru. от 17.08.2017 года следует, что 1 ответчик продолжает использовать одноименный сайт с тем же, что и ранее доменным именем, используя в том числе и наименование "Communication Group "Target-Media", а так же обозначения, содержащее словесные элементы, включающие в себя слова "target", "таргет" -тождественные товарным знакам Истца.

В соответствии с положениями частей 1,2 статьи 1484 Гражданского Кодекса РФ Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом и может быть осуществлено для индивидуализации товаров работ и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе при выполнении работ, оказании услуг, путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в т.ч. в доменном имени и других способах адресации.

На основании ч.3 статьи 1484 Гражданского Кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Таким образом, использование Ответчиком включенного в указанные товарные знаки словесных элементов "TapreT","target" является нарушением не только исключительного права Истца на товарные знаки, но так же исключительного права компании на фирменное наименование, исключительное право на которое, согласно выписке из ЕГРЮЛ возникло с момента государственной регистрации ООО "ТАРГЕТ".

По данным справки с сайта whois.ru от 22.10.2018 года администратором доменного имени http://target-media.ru, является 1 Ответчик - ООО "КоммуникационнаяГруппа "Таргет -Медиа".

Также судебная коллегия не может согласиться с доводом ответчика о том, что истец, предъявив настоящий иск, злоупотребляет правом.

Впервые Истец предложил Ответчику заключить лицензионный договор на использование товарных знаков в 2015 году, во время рассмотрения дела СИП-51/2015, что зафиксировано в приобщенном к делу нотариальном протоколе осмотра электронной переписки между гендиректором Ответчика О.Ю. Буслаковым с ООО "Таргет" в.лице учредителя - Черновца И. А.

19.10.2017 года Истец направил Ответчику и Третьему лицу письмо с повторным предложением заключить лицензионный договор на использование указанных товарных знаков либо прекратить использование слов "Таргет" "target" в закрепленном за знаками 35-м классе услуг МКТУ. Письмо с почтовой квитанцией приобщено к материалам дела.

В 2015 году, одновременно с рассмотрением дела по заявлению ООО "Рекламная группа "Таргет-Медиа" (дело СИП-51/2015) с аналогичным иском о досрочном прекращении охраны на те же товарные знаки в том же 35-м классе услуг МКТУ, к ООО "ТАРГЕТ" обратилось ООО "Рекламный Альянс "Таргет-Медиа" (дело СИП-376/2015).

Суд по интеллектуальным правам признал ООО "Таргет" подтвердившим использование товарных знаков в 35-м классе услуг МКТУ, и отказал в иске ООО "Рекламный Альянс "Таргет-Медиа".

По делу СИП-376/2015 ООО "Таргет" представило в суд доказательства ведения хозяйственной деятельности в 35-м классе услуг (аналогичные доказательства были представлены и Ответчику по делу СИП-51/2015).

После этого, 27.05.2016 года Роспатент прекратил правовую охрану в 35-м классе услуг для товарного знака N 559259 "TARGETMEDIA", принадлежащего истцу по делу СИП-376/2015 принадлежащему ООО "Рекламный альянс "Таргет-Медиа" (ныне ООО "Мэйн Таргет Групп".

09.02.2015 года Группа "Таргет-Медиа" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении охраны товарных знаков 253235,224104 вследствие, их неиспользования в отношении всех услуг 35 класса МКТУ для которых товарные знаки зарегистрированы, (дело СИП-51/2015), аргументируя свои требования наличием сходства до степени смешения между принадлежащими. 05 Л 1.2015 года дело СИП-51/2015 было прекращено в связи с отказом от исковых требований, а. Истец представил суду полный комплекс доказательств использования своих товарных знаков в охраняемом 35-м классе услуг.

Сходство между указанным обозначением с тождественным словесным элементом составляющим 100% товарных знаков Истца установили Роспатент 21.10.2016 года, 13.03.2017 года, коллегия судей Суда по интеллектуальным правам (дело СИП- 192/2017) в решении об отказе о признании недействительным вышеуказанных решений РОСПАТЕНТА.

Обжалуя решения Роспатента, по делу СИП-192/2017, а также по настоящему делу, Ответчики отказались от позиции о наличия сходства, занятой по делу СИП-51/2015 и доказывали отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и принадлежащими ООО "Таргет" товарными знаками.

Будучи вынужденным защищать свои законные права и интересы Истец вступал в дело СИП-192/2017 в качестве Третьего лица, занимал активную позицию, представлял доказательства; что было отмечено в решении и определении о распределении судебных издержек Коллегией судей Суда по интеллектуальным правам по указанному делу.

Таким образом, с 2015 года Истец придерживается единой правовой позиции, так как вынужден активно защищать свои товарные знаки в инициированных Ответчиками судебных спорах, в которых Ответчики меняют свою правовую позицию в зависимости от интересов: в 2015 году доказывают сходство используемых обозначений и товарных знаков Истца, а по делу СИП-192/2017 - доказывают обратное - отсутствие такого сходства, когда занимаемая позиция стала невыгодной.

На непоследовательность такой позиции Группы Компаний "Таргет-Медиа" обратил внимание суд по интеллектуальным правам по делу СИП -192/2017 (решение по делу СИП-192/2017, стр. 17-18):

"На основании вышеизложенного коллегия судей пришла к выводу о законности и обоснованности вывода Роспатента о том, что спорное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом коллегия судей отмечает противоречивость позиции заявителя в данном вопросе. Как усматривается, из представленной третьим липом в материалы настоящего дела копии искового заявления общества "Таргет-Медиа" от 15.01.2015, на основании которого Судом по интеллектуальным правам было возбуждено дело СИП-51/2015 о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанных противопоставленных товарных знаков третьего липа, в указанном деле заявитель, вопреки прямо противоположной позиции по данному делу, настаивал на сходстве до степени смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков третьего лица, а также указывал словесный элемент "TARGET" в спорном обозначении в качестве доминирующего, несущего основную индивидуализирующую функцию.

Несмотря на отсутствие нормативного закрепления, в действующем арбитражно-процессуальном законодательстве принципа эстоппель, коллегия судей критично оценивает непоследовательность заявителя".

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает в действиях ООО "ТАРГЕТ" признаков злоупотребления правом (ст.10 ГК РФ).

Соответственно, апелляционная жалоба ответчика удовлетворению не подлежит.

В жалобе истца также следует отказать, поскольку выводы суда о снижении размера компенсации мотивированы, в том числе, принципами разумности, справедливости, соразмерности размера компенсации последствиям нарушения, оснований для иной оценки, взысканных судом первой инстанции выводов у суда апелляционной инстанции не имеется.

С учетом того, что нормы материального права, регулирующие спорные отношения, суд первой инстанции применил верно, процессуальных нарушений не допустил, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 ноября 2018 года по делу N А40-15475/18 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальном правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.Г. Головкина Д.В. Пирожков