Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2019 г. N 09АП-65690/18

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2019 г. N С01-955/2018 по делу N А40-214942/2017 настоящее постановление отменено

г. Москва

06 марта 2019 г.

Дело N А40-214942/17

Резолютивная часть постановления объявлена 20 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 марта 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Вторсырьепереработка"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 25 мая 2018 года

по делу N А40-214942/17, принятое судьей М.А. Ведерниковым,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Вторсырьепереработка"

(ОГРН: 1027739404043; 125009, Москва, переулок Георгиевский, 1, стр. 2)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПК Роспроект" (ОГРН: 1163702076559, 153000, Иваново, улица 10 Августа, дом 4, офис 25)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Отрадное"

(ОГРН: 1157746494960, 127562, Москва, улица Каргопольская, 17)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Бескудниковского района" (ОГРН: 1157746503815, 127486, Москва, шоссе Дмитровское, 91, строение 1)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Аэропорт"

(ОГРН: 1147746002106, 125319, Москва, улица Часовая, 7, корпус 1)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Ярославского района"

(ОГРН: 5147746319254, 129337, Москва, шоссе Ярославское, 120А)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Бутырского района"

(ОГРН: 1157746494938, 127322, Москва, улица Фонвизина, 11А)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Дорогомилово"

(ОГРН: 1137746560148, 121165, Москва, улица Студенческая, 25)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Раменки"

(ОГРН: 5137746236788, 119607, Москва, проспект Мичуринский, 25, 5)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Северное Тушино" (ОГРН: 5147746421169, 125480, Москва, улица Героев Панфиловцев, 7, корпус 5)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Можайского района"

(ОГРН: 1157746514375, 121596, Москва, улица Барвихинская, 8, корпус 2)

третье лицо: Правительство Москвы

о защите прав на полезную модель

при участии в судебном заседании:

от истца: - Васильковская С.А. (по доверенности от 17.05.2018), Синичкина Ю.Л. (по доверенности от 17.05.2018);

от ответчиков: от Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник района Отрадное" - Куделина О.М. (по доверенности от 13.11.2018), от Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник района Северное Тушино" - Первушова М.Л. (по доверенности от 29.11.2016), от Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник Бескудниковского района" - Чотчаев Р.Б. (по доверенности от 09.01.2019), от Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник Ярославского района" - Сурначев О.Л. (доверенность от 05.03.2018),

от Общества с ограниченной ответственностью "ПК Ростпроект" -Киселева Е.С.

(по доверенности от 01.08.2018) и Беляева О.Е. (по доверенности от 07.09.2018); от иных ответчиков - представители не явились, извещены, от третьего лица: от Правительства Москвы - Меджидов М.К. (по доверенности от 17.10.2018), Губин Д.Г. (по доверенности от 19.04.2018),

эксперт - Хорошкеев В.А.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Вторсырьепереработка" (далее - ООО "Вторсырьепереработка", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "ПК Роспроект" (далее - ООО "ПК "Роспроект"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Отрадное" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник района Отрадное"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Бескудниковского района" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник Бескудниковского района"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Аэропорт" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник района Аэропорт"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Ярославского района" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник Ярославского района"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Бутырского района" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник Бутырского района"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Дорогомилово" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник района Дорогомилово"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Раменки" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник района Раменки"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Северное Тушино" (далее - ГБУ города Москвы Жилищник района Северное Тушино"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Можайского района" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник Можайского района") о запрете ООО "ПК "Роспроект" использовать полезную модель по патенту РФ N 146234, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 146234; изъятии у ООО "ПК Роспроект" и уничтожить за его счёт всю продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 146234; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Отрадное" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту Ф.2017.273265 от 14.07.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Бескудниковского района" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N744803 от 18.08.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Аэропорт" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N 662-КОНТ-2017 от 28.06.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Ярославского района" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N17000329 от 16.06.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Бутырского района" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N 0373200017517000705-44/2017 от 04.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Дорогомилово" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N0373200014217000604 от 20.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Раменки" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N0373200014217000657 от 01.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Северное Тушино" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту NПКШ-367-2017 от 28.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Можайского района" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N7/09/17эа от 18.09.2017; обязать ООО "ПК Роспроект" опубликовать решение суда о незаконном использовании полезной модели по патенту РФ N146234 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя - ЗАО "Вторсырьепереработка".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Правительство Москвы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018 по делу N А40-214942/17 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2018 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018 по делу N А40-214942/2017 отменено, дело N А40-214942/2017 направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суд кассационной инстанции, отменяя постановление суда апелляционной инстанции и, направляя дело на новое рассмотрение, указал на то, что вопрос об отводе судье Пирожкову Д.В. в нарушение части 3 статьи 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) был разрешен с его участием, а заявление об отводе всему составу суда было рассмотрено непосредственно судьями, которым заявлен отвод. При новом рассмотрении дела судом апелляционной инстанции заявленные отводы составу суда подлежат рассмотрению в установленном порядке.

Определением от 28.11.2018 принято к производству дело N А40-214942/17, переданное в Девятый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2018 года.

Определением от 10.01.2019 в порядке пункта 2 части 3 статьи 18 АПК РФ судьи Д.В. Пирожков, Д.Н. Садикова заменены на судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына.

В заседании суда апелляционной инстанции 10.01.2019 отводов составу суда заявлено не было.

Истец заявил о назначении повторной судебной патентоведческой экспертизы.

Ответчик ходатайствовал о вызове эксперта для дачи пояснений по экспертизе.

В заседании суда апелляционной инстанции 20.02.2019 явился эксперт Хорошкеев В.А., дал пояснения суду по проведенной им экспертизе, ответил на заданные вопросы сторон.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчиков, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ООО "Вторсырьепереработка" является патентообладателем полезной модели "Контейнерный шкаф для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов", охраняемой патентом Российской Федерации N 146234 с приоритетом от 24.06.2014, патент действует до 24.06.2024.

Истец, обращаясь с настоящими исковыми требований указывает на то, что ему стало известно о неправомерном использовании ООО "ПК Роспроект" полезной модели по патенту РФ N 146234, поскольку последним предлагаются к продаже и реализуются на рынке (путем продажи) контейнерные шкафы для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов, в которых без согласия истца используется принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности, защищенный патентом РФ N 146234, в том числе по итогам электронных аукционов, проведённых ответчиками, заключены и исполняются контракты на поставку контейнерных шкафов для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2018 по делу была назначена судебная патентоведческая экспертиза, по результатам которой было установлено, что в изделиях "Контейнерный шкаф для ТБО", выпускаемых и поставляемых в рамках государственных и муниципальных контрактов ООО "ПК Роспроект" каждый признак полезной модели "Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО" по патенту РФ N 146234, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, не использован.

Эксперт в экспертном заключении сослался на то, что в формуле полезной модели по заявке N 2017138862/13(067727) утвержденной Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности о выдаче патента на полезную модель от 19.12.2017 при любом из двух возможных толкований каждый признак полезной модели "Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО" по патенту РФ N 146234 также не использован.

Истец, не согласившись с указанными выводами судебной экспертизы, указал на имеющиеся основания для назначения судом повторной экспертизы по делу N А40-214942/17.

Истец в обоснование заявленного ходатайства указал на следующее.

В качестве судебного эксперта судом первой инстанции был привлечен патентный поверенный Хорошкеев В.А, кандидатура которого была предложена ответчиком - ООО "ПК Роспроект".

Согласно протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам Роспатента от 31.07.2018 при рассмотрении возражений истца по заявке N 2017138862/13 интересы ответчика как патентообладателя по доверенности представлял Хорошкеев В.А.

Таким образом, эксперт по настоящему делу, являясь в том числе доверенным лицом ответчика, оказывал ООО "ПК Роспроект" услуги по ведению дел в Роспатенте, связанных с рассмотрение вопросов, имеющих прямое отношение, в том числе, к рассматриваемому судебному спору о защите прав на полезную модель.

ООО "Вторсырьепереработка" подало возражения против выдачи патента на полезную модель N 177577 (патентообладатель - Миронов М.А.) в палату по патентным спорам с требованием о признании патента недействительным, при рассмотрении возражений патентный поверенный Хорошкеев В.А. представлял интересы правообладателя патента N 177577, по мнению истца, указанное обстоятельство будет являться основанием для отвода эксперта.

Истец и соответчики в установленном порядке не были уведомлены о времени и месте проведения экспертизы (проведения осмотра объектов исследования - контейнерных шкафов для приема и хранения ТБО в местах их установки), при том, что о праве присутствия лиц, участвующих в деле, во время проведения экспертного исследования, прямо было указано в определении суда первой инстанции о назначении экспертизы от 08.02.2018. Кроме того, из материалов дела следует, что осмотр проводился 20.03.2018, а материалы судебного дела были получены 23.03.2018, то есть эксперт, не обладая полнотой обстоятельств судебного дела, приступил к проведению экспертизы.

Истец в заседании суда апелляционной инстанции 20.02.2019 также указал на то, что эксперт Хорошкеев В.А. делал публичные заявления и высказывался по существу рассматриваемого спора. Так, 31.01.2019 эксперт участвовал в публичном семинаре и делал заявление по предмету спора, в ходе выступления высказывался о двоякости трактования как патента истца, так и патента ответчика, которые предметом настоящего судебного спора.

Учитывая положения части 1 статьи 21, 23 АПК РФ, статей 7, части 2 статьи 18 Федерального закона от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", истец пришел к выводу о том, что эксперт был не вправе участвовать в проведении судебной экспертизы в ситуации, когда имеются основания утверждать о его беспристрастности, ставящие под сомнение объективную независимость эксперта.

Эксперт в заседании суда апелляционной инстанции 20.02.2019 не отрицал представление интересов патентообладателя N 177577 и ответчика - ООО "ПК Роспроект" в палате по патентым спорам, действие которых происходило уже после дачи заключения в рамках проведенной экспертизы в суде первой инстанции и вынесения решения по делу N А40-214942/17.

Также, не отрицал проведение цикла семинаров о судебной патентоведческой экспертизе, видеозапись которых имеется в свободном доступе. Семинар по сравнению патентов истца и ответчика действительно состоялся, указал на то, что у некоторых словесных формулировок патентов истца и ответчика действительно имеется двоякое толкование патентов, однако эксперт обратился к данным чертежей патентов с целью дачи ответа по патентоведческой экспертизе.

Эксперт, в том числе указал на извещение истца и ответчиков о проведении осмотра в рамках проведения судебной экспертизы, посредством рассылки электронной почтой и по телефону.

Согласно частям 1, 2 статьи 87 АПК РФ при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для проведения повторной экспертизы по делу и отклонил ходатайство истца.

Доводы истца сводятся к тому, что эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности, а также делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела.

Эксперт действительно представлял интересы патентообладателя N 177577 (патентообладатель - Миронов М.А.) и ответчика - ООО "ПК Роспроект" в палате по патентым спорам, участвовал в публичном семинаре, где сравнивал патенты истца и ответчика, уже после дачи заключение в рамках проведенной экспертизы в суде первой инстанции и вынесения решения по делу N А40-214942/17, что не может являться объективным основанием для утверждения о заинтересованности эксперта, доводы истца по существу носят предположительный характер.

Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2018 суд первой инстанции обязал ответчиков предоставить доступ эксперту к объектам исследования находящимся по адресам: г. Москва, ул. Константина Симонова, 5, к.1; ул. Планетная, 16; ул. Константина Симонова, 6; ул. Усиевича, 25, к.3; Ленинградский просп., 58; ул. Часовая, 21а; ул. Константина Симонова, 4; ул. Усиевича, 10а, обязал ООО "ПК Роспроект" предоставить в распоряжение эксперта для проведения исследования спорное изделие "Контейнерный шкаф для ТБО", разъяснил сторонам право присутствия представителей сторон во время проведения экспертного исследования при условии отсутствия действий создающих препятствия экспертам в её проведении.

Как установлено судом апелляционной инстанции, при осмотре объектов исследования "Контейнерных шкафов для ТБО" экспертом проводилось фотографирование каждого объекта. Осмотр проводился в присутствии представителя ГБУ "Жилищник района Аэропорт", который являлся заказчиком по контракту с ООО "Вторсырьепереработка" и устанавливал контейнерные шкафы на своей территории.

При этом, суд первой инстанции не обязал эксперта уведомить в обязательном порядке сторон о проведении экспертного исследования, ввиду чего доводы истца о его не извещении при осмотре спорных объектов не могут являться основанием для сомнений в обоснованности заключения эксперта.

Доводы истца о том, что фотографирование спорных объектов исследования осуществлялось иным лицом, а не экспертом, не могут являться основанием для утверждения о заинтересованности эксперта либо даче неверного заключения, поскольку фотографирование объектов проводилось помощником в присутствии эксперта.

В экспертизе приведены нормы законодательства, согласно которых эксперт проводил экспертизу, а именно пункт 1.4 "Правовая база Экспертизы", в которой содержаться та нормативная база, которой он руководствовался.

Исследовательская часть заключения судебной экспертизы представлена в форме таблицы, в которой содержится все основные выявленные при проведении экспертизы признаки исследуемого объекта, где цифровые обозначения после названий конструктивных элементов или их частей соответствуют цифровым обозначениям на чертежах к патенту N 146234.

Также представлена формула патента N 146234 с цифровыми обозначениями на чертежах к нему.

Для анализа признаки устройства выделены из независимого пункта формулы полезной модели к патенту РФ N 146234. Признаки сравниваемых устройств распределены по нормативно установленным видам признаков, пронумерованы и представлены для удобства сопоставления в таблице.

Из указанной таблицы усматривается сопоставление всех выделенных экспертом 19-ти признаков полезной модели и их сопоставление с прототипами (признаками объекта исследования).

Ссылки истца на факт того, что в экспертизе отсутствует информация об осмотре и обследовании изделия несостоятельна, поскольку в исследовательской части имеется указание на проведенный осмотр присутствии представителя ГБУ "Жилищник района Аэропорт".

Истец ссылается на методику исследования, однако не указал, каким нормативно-правовым актом она регламентирована, и какая контрено норма указанной методики исследования была нарушена.

На основании вышеуказанного, заключение эксперта не содержит противоречий, полностью соответствует Федерального закона N 73 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, в связи с чем, ввиду отсутствия сомнений в обоснованности заключения эксперта а также отсутствия противоречий в выводах эксперта оснований для проведения повторной судебной экспертизы у суда не имеется.

Оценив, экспертное заключение, суд первой инстанции нашел его соответствующим требованиям статей 82, 83, 86 АПК РФ, отражающим все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, основанным на материалах дела, и пришел к выводу, об отсутствии оснований не доверять выводам экспертов, поскольку они согласуются с обстоятельствами дела и иными доказательствами по делу, в этой связи экспертное заключение, суд правомерно посчитал надлежащим доказательством по делу.

Ссылки истца на то, что судом первой инстанции в качестве доказательства принят документ, не имеющий юридической силы, подлежит отклонению, поскольку протокол заседании коллегии ФИПС Роспатента от 16.05.2018 был приобщен к материалам дела в совокупности с ходатайством ООО "Вторсырьепереработка" в ФИПС Роспатента о корректировке формулы патента в связи с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 146234 на полезную модель "контейнерный шкаф для хранения и приема ТБО" по заявке 2014125444 истца от 16.05.2018. Истец сделал заявление об изменение даты приоритета полезной модели к патенту N 146234 на 16.05.2018, что является доказательством по указанному делу.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Таким образом, решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявленных требований является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем, отмене не подлежит.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 мая 2018 года по делу N А40-214942/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.И. Трубицын