Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2019 г. N 09АП-6007/19

г. Москва

12 марта 2019 г.

Дело N А40-91339/17

Резолютивная часть постановления объявлена 05 марта 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 марта 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева

судей Н.И. Левченко, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.М. Албаковым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

АО "Дикси Юг"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2018 года

по делу N А40-91339/17, принятое судьёй Ведерниковым М.А

по иску АО "Дикси Юг"

к АО "Регистратор Р01"; Резников А.Б.

третье лицо: Резников Андрей Борисович

о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца: Ульбашев А.Х. (по доверенности от 12.09.2018)

от ответчика: АО "Регистратор Р01" - Туркина М.Н. (по доверенности от 01.01.2019);

от третьего лица: представитель не явился, извещен

УСТАНОВИЛ

АО "ДИКСИ Юг" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к АО "Регистратор Р01" и физическому лицу Резникову А.Б. о запрете использования Резниковым Андреем Борисовичем обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком АО "ДИКСИ Юг"; солидарном взыскании с АО "Регистратор Р01" и Резникова А.Б. в пользу АО "ДИКСИ Юг" 1 000 000 (Один миллион) руб. компенсации за предоставление возможности и незаконное использование товарного знака; обязании АО "Регистратор Р01" аннулировать регистрацию доменного имени http://dixy-kit.ru/. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением суда от 16.01.2018 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2018 г., производство по делу в отношении Резникова А.Б. было прекращено, в удовлетворении требований к АО "Регистратор Р01" было отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2018 года вышеуказанные акты были отменены в части отказа в удовлетворении требований к АО "Регистратор Р01". В данной части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с указанием установить факт наличия или отсутствия оснований для привлечения регистратора к ответственности в порядке ст. 1253.1 ГК РФ как информация посредника, аннулирования регистрации доменного имени и рассмотреть вопрос об участии в деле Резника А.Б. и определить его процессуальное положение.

При новом рассмотрении Резников А.Б. был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.

Истцом также были уточнены требования в порядке ст. 49 АПК РФ. В судебном заседании требования рассматривались в следующей редакции: запретить незаконные действия по использованию товарных знаков (знаков обслуживания), принадлежащих акционерному обществу "ДИКСИ Юг" в доменном имени http://dixy-kit.ru/; обязать акционерное общество "Регистратор Р01" аннулировать регистрацию доменного имени http://dixy-kit.ru/.; взыскать с акционерного общества "Регистратор Р01" в пользу акционерного общества "ДИКСИ Юг" 1 000 000, 00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек) в качестве компенсации за предоставление возможности и незаконное использование товарного знака.

Решением суда от 13 декабря 2018 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд пришел к выводу, что на момент приема заявки какие-либо ограничения в отношении доменного имени http://dixy-kit.ru/. не были зарегистрированы в реестре, не входили в перечень зарезервированных доменных имен в соответствии с п. 3.2.1. Правил, в связи с чем, право администрирования подлежало регистрации на данные заявителя в соответствии с Правилами.

Регистратор - это юридическое лицо, обеспечивающее техническое функционирование доменного имени и являющееся держателем реестра доменных имен. Функция аккредитованного регистратора заключается в занесении информации, содержащейся в заявке Пользователя, в базу доменных имен второго уровня зоны.RU и/или.РФ. Регистратор не несет ответственности за информацию, которая расположена на зарегистрированном доменном имени.

Кроме того, в силу п. 3.2.3 Правил система регистрации доменных имен использует автоматизированные средства обработки заявок.

Регистратор технически не имеет возможности влиять на содержимое информации, размещенной в сети Интернет.

Таким образом, учитывая нормы Правил регистрации доменных имен в зонах.RU и.РФ, на основании которых ответчик осуществляет свою деятельность, ООО "Регистратор Р01" зарегистрировав доменное имя http://dixy-kit.ru/., не несет ответственности за выбор администратором названия доменных имен, а также за информацию, расположенную на доменных именах (хостинге доменных имен).

Также суд первой инстанции не усмотрел оснований для привлечения ответчика к ответственности как информационного посредника применительно к положениям ст.1253-1 ГК РФ.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца пояснил, что не оспаривает того обстоятельства, что с 11.05.2018 г. регистрация домена http://dixy-kit.ru/. аннулирована, тем не менее, считает, что заявленные требования неимущественного характера также подлежат удовлетворению с целью установления запрета на будущее время.

Ответчик просит решение суда оставить в силе, согласен с выводами, изложенными в его мотивировочной части.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 13 декабря 2018 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, Истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки (знак обслуживания) "ДИКСИ" регистрационный номер 451307, приоритет товарного знака "01" июля 2011 г., зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации "17" января 2012 г., срок действия регистрации истекает "01" июля 2021 г. и "DIXY" регистрационный номер 330196, приоритет товарного знака "28" сентября 2005 г., зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации "25" июля 2007 г., срок действия регистрации истекает "28" сентября 2025 г.

В соответствие с пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) Истцу принадлежит исключительное право использования Фирменного наименования (исключительное право на фирменное наименование). Реализуя данное право, Истец использует Фирменное наименование путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе. Кроме того, Истец на основании пункта 1 статьи 1476 ГК РФ отдельно от остальных элементов Фирменного наименования использует в качестве коммерческого обозначения его основной элемент - слово "ДИКСИ" (далее - Коммерческое обозначение Истца).

Мотивируя исковые требования, истец указал, что ему стало известно о том, что физическое лицо Резников А.Б., являясь администратором доменного имени http://dixy-kit.ru/., нарушает исключительные права истца на вышеуказанные товарные знаки. При этом, регистратором доменного имени является компания АО "Регистратор Р01".

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Отклоняя исковые требования на основании того, что на момент приема заявки какие-либо ограничения в отношении доменного имени http://dixy-kit.ru/. не были зарегистрированы в реестре, не входили в перечень зарезервированных доменных имен в соответствии с п. 3.2.1. Правил, в связи с чем, право администрирования подлежало регистрации на данные заявителя в соответствии с Правилами.

Регистратор - это юридическое лицо, обеспечивающее техническое функционирование доменного имени и являющееся держателем реестра доменных имен. Функция аккредитованного регистратора заключается в занесении информации, содержащейся в заявке Пользователя, в базу доменных имен второго уровня зоны.RU и/или.РФ. Регистратор не несет ответственности за информацию, которая расположена на зарегистрированном доменном имени.

Кроме того, в силу п. 3.2.3 Правил система регистрации доменных имен использует автоматизированные средства обработки заявок.

Регистратор технически не имеет возможности влиять на содержимое информации, размещенной в сети Интернет.

Таким образом, учитывая нормы Правил регистрации доменных имен в зонах.RU и.РФ, на основании которых ответчик осуществляет свою деятельность, ООО "Регистратор Р01" зарегистрировав доменное имя http://dixy-kit.ru/., не несет ответственности за выбор администратором названия доменных имен, а также за информацию, расположенную на доменных именах (хостинге доменных имен).

А также не усмотрев возможности применения к ответчику положений ст.1253.1 ГК РФ, суд первой инстанции не учел следующего.

Суд первой инстанции проигнорировал разъяснения Суда по интеллектуальным правам РФ, что Регистратор обладал технической возможностью ограничить доступ к спорному интернет-ресурсу.

Основанием предъявления АО "ДИКСИ Юг" исковых требований к АО "Регистратор Р01" послужил факт регистрации Ответчиком доменного имени http://dixv-kit.ru/.

Исковые требования были основаны на положениях п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ, согласно которым лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в информационно-телекоммуникационной системе "Интернет", - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Как подтверждается материалами дела, АО "Регистратор Р01" осуществило регистрацию спорного доменного, имени и тем самым предоставило третьим лицам доступ к материалам сайта http://dixv-kit.ru., связи с чем Ответчик действовал в качестве информационного посредника.

Эти действия привели к нарушению прав и законных интересов АО "ДИКСИ Юг" как обладателя исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) "ДИКСИ" (регистрационный номер 451307, приоритет товарного знака от 01.07.2011, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2012, срок действия регистрации истекает 01.07.2021) и "DIXY" (регистрационный номер 330196, приоритет товарного знака от 28.09.2005, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2007, срок действия регистрации истекает 28.09.2025).

В силу ст. 1253.1 ГК РФ АО "Регистратор Р01" как информационный посредник должен нести ответственность перед правообладателем, АО "ДИКСИ Юг".

Суд кассационной инстанции, соглашаясь с доводами АО "ДИКСИ Юг" и отменяя акты нижестоящих судов, указал: "Как в случае предоставления услуг хостинга, так и в случае делегирования домена регистратор доменного имени предоставляет возможность доступа через зарегистрированное им доменное имя к материалу, находящемуся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на соответствующем сайте, а также имеет возможность ограничить (приостановить. прекратить) доступ к такому материалу для пользователей сети "Интернет".

Однако суд первой инстанции пришел к противоположному выводу, что "регистратор не обладает технической или юридической возможностью "ограничить доступ к сайту" в сети Интернет, а обратное является грубым нарушением Правил и влечет риск лишения регистратора аккредитации Координационного центра". На этом основании судом первой инстанции было отказано в применении норм об информационном посреднике в отношении АО "Регистратор Р01".

Суд по интеллектуальным правам РФ, рассматривая настоящее дело сформулировал предмет доказывания: "Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения" (абз. 4 стр. 9 Постановления от 04.09.2018 по делу N А40-91339/2017).

При этом суд кассационной инстанции дополнительно отметил, что "нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации (абз. 6 стр. 10 Постановления Суда по интеллектуальным правам РФ от 04.09.2018 по делу N А40-91339/2017).

Таким образом, по настоящему делу Истцу требовалось доказать принадлежность ему прав на товарные знаки DIXY и ДИКСИ, а также факт регистрации Ответчиком доменного имени, содержащего элементы этих товарных знаков.

Соответствующие обстоятельства были надлежащим образом доказаны Истцом при предъявлении искового заявления. Так, принадлежность прав на товарные знаки DIXY и ДИКСИ подтверждаются копиями свидетельств на товарный знак (знак обслуживания) N 330196 и N 451307. Факт регистрации доменного имени засвидетельствован в ходе нотариального осмотра сайта от 25.10.2016.

Согласно ч.1 ст.1253.1 ГК РФ, лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Пунктом 3 статьи 1253.1 ГК РФ установлено, что информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение

интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установленным законом.)

25.10.2016 Истец обратился к Регистратору с требованием пресечь противоправные действия Резникова А.Б.

Учитывая, что Ответчик обладал всеми техническими возможностями для выполнения этого требования, он мог провести собственную проверку обоснованности заявления АО "ДИКСИ Юг" и предпринять меры по воспрепятствованию Резникову А.С. в использовании спорного доменного имени, однако такие действия Регистратором не совершались.

Регистратор направил Резникову А.Б. запрос с требованием о предоставлении документов лишь 20.10.2017 в рамках настоящего судебного разбирательства. Таким образом, с 25.10.2016. то есть с момента обращения Истпа к Ответчика, и до октября 2017 г. Регистратор бездействовал, не пытался проверить действительность и достоверность сведений, представленных Резниковым А.Б., в связи с чем на протяжении года права Истца нарушались.

В этой связи в действиях ответчика усматривается виновное бездействие.

Соответственно, хотя ответчик и является лишь информационным посредником, должен отвечать перед истцом на общих основаниях (ч.1 ст.1253.1 ГК РФ), в том числе посредством применения к нему меры имущественной ответственности в виде взыскания компенсации.

Оценивая размер компенсации, заявленной истцом на основании п.п. 1 ч.4 ст.1515 ГК РФ, судебная коллегия находит заявленную сумму 1 000 000 руб. чрезмерной, поскольку, как уже указано выше, ответчиком не совершалось активных действий по размещению либо передаче материала в сети "Интернет".

В этой связи суд апелляционной инстанции находит адекватной мерой ответственности имущественного характера сумму компенсации в размере 100 000 руб.

В требованиях неимущественного характера, заявленных истцом на будущее время, следует отказать, поскольку регистратор непосредственных действий по использованию товарного знака истца не совершал.

Аннулирование возможной будущей регистрации доменного имени: http://dixy-kit.ru/. носит предположительный и абстрактный характер, в связи с чем не подлежит судебной защите на основании ст.ст. 11, 12 ГК РФ, в соответствии с которыми суд защищает нарушенные или оспоренные гражданские права.

Госпошлина, не оплаченная истцом за рассмотрение требований неимущественного характера, подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета в сумме 12 000 руб., в остальном расходы истца за рассмотрение иска относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в сумме 2 300 руб.

Расходы истца по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционных и кассационной жалоб отнесению на ответчика с учетом отказа в требованиях неимущественного характера не подлежат (ст.ст. 333.22, 333.40 НК РФ, ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2018 года по делу N А40-177522/17 отменить.

Взыскать с АО "Регистратор Р01" в пользу АО "Дикси Юг" 100 000 руб. - компенсации, 2 300 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины за рассмотрение иска, в остальной части иска отказать.

Взыскать с АО "Дикси Юг" 12 000 руб. - госпошлины за рассмотрение иска в доход федерального бюджета.

Постановление вступает е законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.И. Левченко Д.Н. Садикова