Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2019 г. N 13АП-592/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. N С01-691/2019 по делу N А56-98284/2018 настоящее постановление отменено

г. Санкт-Петербург

11 апреля 2019 г.

Дело N А56-98284/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 04 апреля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 апреля 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Протас Н.И.

судей Зотеевой Л.В., Сомовой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания: Гаджиевым М.С.

при участии:

от заявителя: Шока С.Г. по доверенности от 18.12.2018; Шашкова Л.В. по доверенности от 14.01.2019; Морозова А.О. по доверенности от 29.12.2018

от заинтересованного лица: Зайцев А.А. по доверенности от 17.04.2018

от 3-его лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-592/2019) общества с ограниченной ответственностью "Полиграфоформление-Флексо" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2018 по делу N А56-98284/2018 (судья И.В. Лебедева), принятое

по заявлению Санкт-Петербургской таможни

к обществу с ограниченной ответственностью "Полиграфоформление-Флексо"

3-е лицо: ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

о привлечении к административной ответственности

установил:

Санкт-Петербургская таможня (далее - заявитель, таможня, таможенный орган) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении Общества с ограниченной ответственностью "Полиграфоформление-Флексо" (далее - заинтересованное лицо, Общество, ООО "ПОФ-ФЛЕКСО") к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании статьи 51 АПК РФ привлечен правообладатель спорного товарного знака - ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь".

Решением суда от 19.12.2018 заявление удовлетворено, ООО "ПОФ-ФЛЕКСО" привлечено к административной по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, изъятых по протоколу изъятия вещей и документов от 28.05.2018.

Не согласившись с указанным решением, Общество направило апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления. Податель жалобы ссылается на недоказанность в действиях Общества состава вмененного административного правонарушения.

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы жалобы, а также просил приобщить к материалам дела Определение Санкт-Петербургской таможни о назначении экспертизы объектов интеллектуальной собственности от 19.06.2018, содержание которого существенно, по мнению Общества, отличается от представленного в материалы дела текста.

Данное ходатайство признано судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Представители Таможни доводы жалобы отклонили по основаниям, приведенным в письменном отзыве, просили оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третье лицо надлежащим образом извещено о времени и месте судебного разбирательства, однако его представитель в судебное заседание не явился, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, 14.05.2018 в ОТО и ТК Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни таможенным представителем ООО "ДАЭРС-ФИНАНС" (121471, Москва, ул. Рябиновая, д.26, стр.1, комната 19, ИНН 7710308032, КПП 771001001, ОГРН 1027739741578, ОКПО 55965084), в лице специалиста по таможенному оформлению Федорова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности N 14/18 от 29.12.2017, в электронном виде подана декларация на товары N10210100/140518/0013348 (далее - ДТ) для помещения под таможенную процедуру экспорта товара: - N1 Материал упаковочный комбинированный из фольги кашированной парафинированной бумагой в бобинах для завертывания кондитерских изделий. Бобины шириной 85 мм. Материал: фольга толщиной 7 мкм, бумага 70 г/м.кв., средняя масса 1 кв.м. готовой продукции 91,7 г +/- 5%. Производитель ООО "ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ-ФЛЕКСО". Тов.знак ПОФ-ФЛЕКСО.

Получатель - ООО "PARVOZ CHOKOLA" (ООО "ПАРВОЗ ЧОКОЛА" (150409, Узбекистан, область Ташкентская, Кибрайский р-н, ул.Чимкент тракт, 1).

В процессе осуществления таможенного контроля проведен таможенный досмотр товаров (поручение на таможенный досмотр 10210100/140518/000760).

Согласно акту таможенного досмотра N 10210100/150518/000760 (далее - АТД) установлено, что часть товара N1 представляет собой: - материал упаковочный для завертывания кондитерских изделий, комбинированный из фольги и пропитанной бумаги, в бобинах на картонных шпулях. С лицевой стороны имеются красочные рисунки и надписи. Бобины упакованы в индивидуальные п/э мешки, которые находятся в стопках. Таможенным досмотром обнаружено: - этикетка для конфет КАРА КУМ коричневая, в количестве 25 бобин, - этикетка для конфет КАРА КУМ красная, в количестве 25 бобин.

15.05.2018, в соответствии со статьей 308 Федерального закона N 311-ФЗ от 27.11.2010 "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (далее - закон N 311-ФЗ) выпуск части товара N 1, содержащего товарный знак "КАРА - КУМ", зарегистрированного Российским агентством по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ), приостановлен на 7 рабочих дней.

Санкт-Петербургской таможней в адрес представителя правообладателя ООО "Объединенные кондитеры" (2-й Новокузнецкий пер., д.13/15, Москва) направлено уведомление о приостановлении выпуска части товара N 1, в связи с тем, что в ходе таможенного контроля обнаружено, что на данной части товара нанесен товарный знак "КАРА КУМ", сходный до степени смешения с товарным знаком "КАРА - КУМ", владельцем которого является ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (Берсеневская наб., 6, Москва), в соответствии со Свидетельством N 221036, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 12.09.2002.

25.05.2018 от представителя правообладателя поступило заявление "О привлечении к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ", которым представитель правообладателя, в частности, сообщает, что является правообладателем товарного знака "КАРА - КУМ" по свидетельству N 221036. Правовая охрана указанному товарному знаку представлена на территории Российской Федерации в отношении 30 класса МКТУ (международного классификатора товаров и услуг), в том числе, в отношении кондитерских изделий. Товарный знак ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - "КАРА - КУМ" и обозначение на этикетке конфет "КАРА КУМ" являются сходными до степени смешения, близкие к тождеству, и могут вызвать смешение в глазах потребителя. ООО "ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ-ФЛЕКСО" не является официальным дистрибьютором и/или поставщиком ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь". ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" не заключало с вышеуказанным юридическим лицом лицензионных договоров на право использования товарного знака "КАРА - КУМ". Таким образом, ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" не давало разрешения ООО "ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ-ФЛЕКСО" на использование указанного выше товарного знака.

В ходе проверки таможенным органом установлено, что этикетка для конфет КАРА КУМ коричневая составляет 25 бобин, в которых 347007 шт. этикеток; этикетка для конфет КАРА КУМ красная составляет 25 бобин, в которых 347007 шт. этикет. Всего 50 бобин, в которых 694014 шт.

Усмотрев в действиях Общества признаки административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, таможня определением от 28.05.2018 N 10210000-2076/2018 возбудила в отношении Общества дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В ходе расследования таможней назначена экспертиза, проведение которой поручено эксперту ЭКС - регионального филиала ЦЭКТУ г. Санкт-Петербург.

В заключении эксперта от 06.07.2018 N 12402090/0019580 сделан вывод о том, что - словесное обозначение, размещенное на представленных для исследования образцах товара "этикетки для конфет", является сходным до степени смешения с товарным знаком N 221036 (Свидетельство Роспатента на товарный знак N 221036), правообладателем которого является компания ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", так как имеет звуковое (фонетическое), графическое, семантическое (смысловое) сходство с ним и ассоциируется с ним в целом; представленные на исследование товары - этикетки для конфет являются однородными с товарами, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак N 221036, правообладателем которого является ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь".

28.05.2018 произведено изъятие товара, являющегося предметом по делу об административном правонарушении, товар помещен на ответственное хранение на СВХ ООО "Тамарикс".

27.07.2018 должностным лицом таможни в отношении Общества составлен протокол об административном правонарушении N 10210000- 2076/2018 по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

На основании части 3 статьи 23.1 КоАП РФ протокол об административном правонарушении и иные материалы проверки направлены таможней в арбитражный суд для решения вопроса о привлечении Общества к административной ответственности.

Суд первой инстанции посчитал доказанным наличие в действиях Общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, в связи с чем удовлетворил заявление Таможни.

Доводы Общества о допущенных процессуальных нарушениях при вынесении Определения о назначении экспертизы апелляционная коллегия находит несостоятельными, так как в пункте 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 указано, что рассматривая дела о привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за использование им обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос о таком сходстве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем.

Аналогичная правовая позиция относительно разрешения судами вопроса о сходстве до степени смешения обозначений содержится в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, согласно которой вопрос о таком сходстве является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Для определения сходства товарного знака "КАРА - КУМ", принадлежащего ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", и обозначения "КАРА - КУМ" на оберточном материале, вывозимом Обществом, не требовалось назначения и проведения экспертизы, так как такое сходство определяется визуальным написанием и фонетическим звучанием используемого словосочетания.

Вместе с тем, исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, проверив правильность применения судом первой инстанции материальных и процессуальных норм, апелляционный суд полагает решение суда первой инстанции подлежащим отмене в связи со следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как указано в пункте 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в части 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (часть 1 статьи 1484 ГК РФ).

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 4 статьи 1252 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Логическое толкования вышеприведенных нормативных положений позволяет сделать вывод о том, что товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, на которое признается исключительное право, удостоверяемое полученным в установленном законом порядке свидетельством. Использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Часть 1 статьи 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Исходя из логического толкования положений статей 1484, 1252 ГК РФ следует, что запрет на использование чужого товарного знака без разрешения правообладателя распространяется только на территорию Российской Федерации, где спорному товарному знаку предоставляется соответствующая охрана.

Аналогичная правовая позиция высказана в абзацах четвертом и шестом пункта 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11, согласно которой статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, при этом судам надлежит исходить из того, что с учетом статьи 1484 ГК РФ такие действия, как приобретение товара, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не образуют состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

В рассматриваемом случае правовая охрана товарному знаку "КАРА - КУМ" принадлежащего ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", предоставлена на территории Российской Федерации, при этом оберточный материал (даже не кондитерские изделия) вывозился Обществом с территории Российской Федерации на территорию Узбекистана, цели введения товара в оборот на территории Российской Федерации Общество не имело.

Таможенный орган, ссылаясь на пункт 11 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11, полагает, что указание наименования товара в таможенной декларации уже свидетельствует о введении товара в оборот, что наносит имущественный и репутационный вред правообладателю.

Данный довод апелляционная коллегия полагает несостоятельным, так как при оформлении декларации Общество не указало наименование товарного знака, находящегося под охраной - "КАРА - КУМ", так как вывозило с таможенной территории не кондитерские изделия (конфеты "КАРА - КУМ"), а упаковочный материал в рулонах, не имеющий наименования.

Также апелляционная коллегия обращает внимание на следующие обстоятельства.

Правовая охрана товарному знаку "КАРА - КУМ" предоставлена ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" по 30 классу МКТУ, куда относятся кондитерские изделия на основе арахиса, вафли, восточные сладости, драже, какао, какао с молоком, какао продукты, карамель (конфеты), кондитерские изделия для украшения новогодних елок, кондитерские изделия мучные, конфеты, конфеты мятные, лакричные палочки, леденцовый сахар.

Отдельно от кондитерских изделий на полиграфическую продукцию (оберточные изделия) охрана спорному товарному знаку не предоставлена. Общество кондитерские изделия не производило, не вводило в оборот ни на территории Российской Федерации, ни при таможенном оформлении.

По смыслу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ контрафактными могут быть признаны этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, только в том случае, если эти этикетке размещены на самом вводимом в оборот товаре. В рассматриваемом случае кондитерские изделия с наименованием "зимняя сказка" в оборот на территории Российской Федерации не вводились.

При таких обстоятельствах, по мнению апелляционной коллегии, основания для привлечения Общества к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ не имелось.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции, как основанное на ненадлежащей оценке представленных в материалы дела доказательств, что привело к неправильному применению норм материального права, подлежит отмене с вынесением по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявления Санкт-Петербургской таможни о привлечении заявителя к административной ответственности на основании части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Изъятый товар подлежит возврату Обществу для дальнейшего таможенного оформления.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 декабря 2018 года по делу N А56-98284/2018 отменить.

В удовлетворении заявления Санкт-Петербургской таможни о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Полиграфоформление-Флексо" к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отказать.

Товар, изъятый на основании протокола изъятия вещей и документов от 28.05.2018, возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Полиграфоформление-Флексо", для дальнейшего таможенного оформления.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.И. Протас

Судьи

Л.В. Зотеева Е.А. Сомова