Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 апреля 2019 г. N 09АП-14774/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2019 г. N С01-566/2019 по делу N А40-217899/2018 настоящее постановление отменено

г. Москва

19 апреля 2019 г.

Дело N А40-217899/18

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 апреля 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей О.Г. Головкиной, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "Культурно - досуговый центр" и ООО "ИМИТ Престиж" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 февраля 2019 года по делу N А40-217899/2018, принятое судьей А.С. Чадовым, по исковому заявлению ООО "ИМИТ Престиж" (ОГРН 1027700001229) к ООО "Культурно - досуговый центр" (ОГРН 5077746345310), ООО "Берёзка" (ОГРН 1147746318675), при участии третьих лиц: ООО "Спецстройпроект", Саруханова Аревик Владимировна, о защите прав на товарный знак "Бакинский Дворик", взыскании компенсации в размере 90 447 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Бордуков А.А. по доверенности от 04.07.2018

от ответчиков: от ООО "Культурно - досуговый центр" - Олейник С.Н. по доверенности от 20.10.2018, Перязев А.А. по доверенности от 27.09.2018; от ООО "Берёзка" - извещен, представитель не явился.

от третьих лиц: извещены, представители не явились,

УСТАНОВИЛ:

ООО "ИМИТ Престиж" (далее - истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" (далее - ООО "КДЦ", ответчик 1) и ООО "Берёзка" (далее - ответчик 2 ) о защите права на товарный знак и взыскании компенсации в размере 85.579.200 рублей с первого ответчика и в размере 16.808.400 рублей - со второго.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчики незаконно используют товарный знак.

Решением от 05.02.2019 г. Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично. Суд обязал Общество с ограниченной ответственностью "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" и Общество с ограниченной ответственностью "Берёзка" прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак "БАКИНСКИЙ ДВОРИК", выражающееся в незаконном использовании товарного знака "БАКИНСКИЙ ДВОРИК" при оказании услуг питания, организации досуга, а также в предложениях о продаже товаров и об оказании услуг, путем удаления товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг и продажа товаров, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Суд также взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" и Общества с ограниченной ответственностью "Берёзка" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИМИТ Престиж" компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере по 500.000 (пятьсот тысяч) руб. с каждого, взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" и Общества с ограниченной ответственностью "Берёзка" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИМИТ Престиж" расходы по оплате услуг нотариуса Ильиной О.Л. за фиксацию доказательств в размере 53.560 (пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) руб., расходы по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию доказательств в размере 29.800 (двадцать девять тысяч восемьсот) руб. и расходы по оплате услуг представителя в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. В остальной части иска отказал.

ООО "Культурно - досуговый центр" и ООО "ИМИТ Престиж", не согласившись с решением суда первой инстанции, обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда первой инстанции отменить, принять новое решение.

Истец не согласен со снижением размера компенсации, считает, что суд нарушил нормы материального права, применив нормы, не подлежащие применению, так, истцом было заявлено требование о взыскании компенсации в соответствии с п.п.2 ч.4. ст.1515 ГК РФ. В этом случае суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

ООО "КДЦ" считает, что действия Ответчиков по использованию Товарного знака нельзя рассматривать как акт недобросовестной конкуренции, так как эти действия не способны вызвать смешение с деятельностью истца, который не использует Товарный знак в своей деятельности. Следовательно, судом не установлен факт нарушения ответчиками исключительного права на Товарный знак.

Рассмотрев дело в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, апелляционный суд находит решение суда первой инстанции подлежащим отмене по следующим мотивам.

Как следует из материалов дела, ООО "ИМИТ Престиж" является правообладателем товарного знака "Бакинский Дворик" по свидетельству N 295593, дата подачи заявки 28.09.2004. дата гос. регистрации 19.09.2005, дата истечения срока действия исключительного права 28.09.2024, класс МКТУ 43 (деятельность ресторанов, кафе, услуги баров), выданному Федеральным агентством по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Истцу стало известно, что ООО "БЕРЕЗКА" и ООО "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" осуществляется незаконное использование товарного знака "Бакинский дворик" путем использования указанного товарного знака в ресторанной деятельности.

ООО "КДЦ" использует указанный товарный знак в деятельности ресторана, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д. 23, в то время как ООО "БЕРЕЗКА" использует указанный товарный знак в деятельности ресторана, расположенного по адресу: г. Москва, р-н Раменки, ул. Раменки, д. 5. При этом, ответчики в деятельности указанных ресторанов используют идентичное графическое изображение, а также с целью рекламы деятельности ресторанов используют одни и те же доменные имена: http://www.bakinskydvorik.ru, http://www.bakinskv-dvorik.ru/, что свидетельствует о совместности осуществляемой ответчиками деятельности.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, исходя из следующего.

Суд признал обоснованными требования истца о прекращении ответчиками незаконного использования товарного знака, поскольку факт незаконного использования обозначение "Бакинский дворик" подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию, между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации до 500.000 рублей с каждого ответчика.

Суд апелляционной инстанции не согласен с выводами суда первой инстанции по следующим мотивам.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Исходя из позиции, изложенной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пунктам 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что истец, являясь правообладателем товарного знака "Бакинский Дворик" по свидетельству N 295593, не использует этот товарный знак в своей деятельности.

При указанных обстоятельствах невозможно возникновение у потребителя представления о принадлежности товарного знака "Бакинский Дворик" истцу.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав средства индивидуализации является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время, абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Согласно ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов,

Поскольку действия ответчиков по использованию обозначения "Бакинский дворик" не способны вызвать смешение с деятельностью истца, не использующего указанный Товарный знак в своей деятельности, то факт нарушения ответчиками исключительного права истца на Товарный знак материалами дела не подтвержден.

При данных обстоятельствах, является необоснованным выводы суда первой инстанции о том, что факт незаконного использования ответчиками обозначения "Бакинский дворик" подтвержден имеющимися в деле доказательствами.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене, исковые требовании - оставлению без удовлетворения.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы возлагаются на истца.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 февраля 2019 года по делу N А40-217899/2018 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИМИТ Престиж" (ОГРН 1027700001229) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Культурно - досуговый центр" (ОГРН 5077746345310) 3000 (три тысячи) руб. 00 коп.- в возмещение расходов по госпошлине по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

О.Г. Головкина Д.В. Пирожков