Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17 мая 2019 г. N 02АП-2727/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2019 г. N С01-911/2019 по делу N А82-9854/2017 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Киров

17 мая 2019 г.

Дело N А82-9854/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 13 мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 мая 2019 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малых Е.Г.,

судей Поляковой С.Г., Тетервака А.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шмыриной А.М.,

при участии в судебном заседании:

представителя истца - Подъяпольского С.А., по доверенности от 13.07.2018,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы истца - общества с ограниченной ответственностью "ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП", ответчика - общества с ограниченной ответственностью "РТС"

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 17.02.2019 по делу N А82-9854/2017, принятое судом в составе судьи Захаровой М.А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП" (ИНН 2465089943, ОГРН 1152468000673)

к обществу с ограниченной ответственностью "РТС" (ИНН 7603065360; ОГРН 1167627083854) и обществу с ограниченной ответственностью "ЛюксСтрой" (ИНН 6315660570, ОГРН 1146315006067)

о прекращении нарушения исключительных прав на использование полезной модели, о взыскании 3 700 000 руб. компенсации,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП" (далее - истец) обратилось с иском в Арбитражный суд Ярославской области к обществу с ограниченной ответственностью "РТС" и обществу с ограниченной ответственностью "ЛюксСтрой" (далее - ответчики) о защите исключительных прав на полезную модель N 169214: обязании ответчиков прекратить дальнейшую незаконную продажу (реализацию) теплогенераторов марки "ТеплоТруб", обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожить имеющиеся у данных организаций теплогенераторы марки "ТеплоТруб", обязании ООО "РТС" уничтожить орудия, оборудование и иные средства, используемые для производства теплогенераторов марки "ТеплоТруб", взыскании с ООО "РТС" 3 500 000 рублей, а с ООО "ЛюксСтрой" 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель, обязании ООО "РТС" опубликовать за счет решение суда о допущенном нарушении с указанием ООО "ДЭУ Энертек групп" как действительного правообладателя на Интернет-сайте "Деловой Красноярск", взыскании 15176,19 руб. расходов на проведение контрольных закупок и 8600 руб. нотариального осмотра сайта, принадлежащего ООО "РТС".

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 17.02.2019 исковые требования удовлетворены.

Суд первой инстанции обязал общество "РТС" прекратить незаконное изготовление и продажу (реализацию) теплогенераторов марки "Теплотруб", защищенные патентом на полезную модель N 1692144; обязал Общество "ЛюксСтрой" прекратить дальнейшую незаконную продажу (реализацию) теплогенераторов марки "ТеплоТруб", защищенные патентом на полезную модель N 169214; обязал Общество "РТС" и Общество "ЛюксСтрой" изъять из оборота и уничтожить за свой счет имеющиеся в наличии теплогенераторы марки "Теплотруб" с гасителем избыточного давления, защищенные патентом на полезную модель N 16921; обязал Общество "РТС" уничтожить орудия, оборудование и иные средства, используемые для производства теплогенераторов марки "ТеплоТруб" с гасителем избыточного давления, защищенные патентом на полезную модель N 169214; обязал Общество "РТС" опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием Общества с ограниченной ответственностью "ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП" как действительного правообладателя на интернет-сайте "Деловой Красноярк" (http://krasnoyarsk.dk.ru/).

Суд первой инстанции взыскал с общества "РТС" в пользу истца 700 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту N 169214, а также 26100 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины и 8179,19 руб. в возмещение расходов на приобретение товара, 8600 руб. расходов по осмотру сайта; с Общества "ЛюксСтрой" 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель N 169214, а также 19000 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины и 6997 руб. в возмещение расходов на приобретение товара.

В остальной части иска отказано.

Общество с ограниченной ответственностью "ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП" с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит изменить решение в части размера компенсации. По мнению заявителя жалобы, суд незаконно снизил размер подлежащей взысканию компенсации с 3 500 000 рублей до 700 000 рублей. Ссылаясь на постановление Пленума N 5/29, истец считает, что не обязан доказывать размер убытков, материалами дела подтверждается несение убытков минимум в размере 1 735 800,50 рублей, считает обоснованной сумму компенсации 3 500 000 рублей, поскольку нарушение является существенным, носящим грубый характер.

ООО "РТС" с принятым решением суда также не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, принять новый судебный акт, в иске отказать.

По мнению заявителя жалобы, решение суда первой инстанции не является законным и обоснованным. Доказательства, положенные в основу искового заявления ООО "ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП", в полном объеме проверены Ярославским УФАС России в рамках рассмотрения административного дела N 03-03/08-17, которым постановлено прекратить рассмотрение дела в связи с отсутствием в действиях нарушения антимонопольного законодательства. Суд необоснованно отказал в ходатайстве об истребовании дела из антимонопольной службы. В заключении ООО "КРАПП" не указана дата изготовления исследованного образца изделия "ТеплоТруб".

ООО "РТС" в отзыве на апелляционную истца считает, что его жалоба не подлежит удовлетворению, ссылается на решение УФАС по Ярославской области РФ, которым установлено отсутствие доказательств нарушения законодательства в действиях ответчика.

Истец представил дополнительные пояснения, просил решение в не обжалуемой части оставить без изменения, в жалобе ответчика отказать.

Ответчики явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей ответчиков.

В судебном заседании апелляционного суда истец заявил об отказе от исковых требований в части требований об обязании Общества "РТС" уничтожить орудие, оборудование и иные средства, используемые для производства теплогенераторов марки "Теплотруб". В остальной части иск поддержал.

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Поскольку частичный отказ истца не противоречит закону и не нарушает права других лиц, данный отказ принят судом апелляционной инстанции.

Полномочия на частичный отказ от исковых требований подтверждены доверенностью от 13.07.2018, выданной Подъяпольскому С.А.

В связи с отказом истца от части исковых требований и принятием данного отказа судом апелляционной инстанции на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу в этой части подлежит прекращению, а решение Арбитражного суда Ярославской области от 17.02.2019 - отмене в указанной части.

Дело рассматривается судом апелляционной инстанции с учетом частичного отказа от исковых требований.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право использования полезной модели "Устройство для подогрева пола".

10.01.2017 истцу выдан патент на полезную модель N 169214 с датой приоритета 15.03.2016 (т.1, л.д. 19-25).

16.03.2017 между обществом с ограниченной ответственностью "РТС" (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Проем-Монтаж" (покупатель) был заключен договор поставки N 525, по которому покупатель приобрел теплогенератор "ТеплоТруб" и передал его истцу (т.1, л.д. 50-52).

04.03.2017 между обществом с ограниченной ответственностью "ЛюксСтрой" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "ВК "Новый Век" (покупатель), по которому покупатель приобрел теплогенератор "ТеплоТруб" (т.1, л.д. 59-60), что подтверждается товарными накладными.

Приобретенные покупателями товары переданы истцу.

По инициативе истца Красноярским агентством патентной поддержки выполнено заключение о результатах исследования обстоятельства использования всех признаков полезной модели "Устройство для подогрева пола", охраняемой патентом РФ N 169214 и признаков изделия "ТеплоТруб", изготовленного и предлагаемого к продаже ООО "РТС", согласно которому патентоведом Игумновой М.А. был сделан вывод о том, что изделию теплогенератор "ТеплоТруб" присущи признаки, идентичные всем признакам полезной модели "Устройство для подогрева пола", отраженным в независимом пункте формулы полезной модели по патенту N 169214, включая характеристику назначения (т.1, л.д. 66-73).

Истец направил ответчикам требование о прекращении нарушения исключительных прав истца на полезную модель (т.1, л.д. 113-115).

Поскольку в добровольном порядке ответчики требования истца не удовлетворили, последний обратился с иском в суд.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, при этом правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право и право авторства.

Согласно статье 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1349 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным этим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным Гражданским кодексом Российской Федерации требованиям к промышленным образцам.

Статьей 1353 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии со статьей 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (абзац 3 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ).

Из указанных правовых норм следует, что для установления факта использования ответчиком полезной модели необходимо установить использование каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Из материалов дела следует, истец является правообладателем патента N 169214 на изобретение "Устройство для подогрева пола".

В подтверждение факта нарушения интеллектуальных прав истцом представлен протокол осмотра доказательств от 12.05.2017 (т.1, л.д. 77-79), заключение Красноярского агентства патентной поддержки (т.1, л.д. 66-73), материалы контрольных закупок (т.1, л.д. 50-61), согласно которым теплогенераторы ответчика содержат все признаки независимой формулы полезной модели патента N 169214.

Кроме того, по ходатайству истца судом была назначена патентоведческая экспертиза образца изделия "Теплотруб", приобретенная у ООО "ЛюксСтрой", проведение экспертизы поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз" Наумову Владимиру Евгеньевичу.

Согласно заключению эксперта исследуемому образцу изделия теплогенератор "ТеплоТруб" присущи все признаки полезной модели "Устройство для подогрева пола", отраженные в независимом пункте формулы полезной модели по патенту N 169214, включая характеристику назначения.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключения эксперта общества "Центр патентных судебных экспертиз" и заключение Красноярского агентства патентной поддержки, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что ответчиками при производстве и реализации продукции нарушены права истца на полезную модель истца.

Доводы ответчика Общества "РТС" о том, что Управлением ФАС по Ярославской области в рамках рассмотрения административного дела N 03-03/08-17 постановлено прекратить рассмотрение дела в связи с отсутствием в действиях нарушения антимонопольного законодательства, отклоняются. В данном случае решение Антимонопольной службы не свидетельствует об отсутствии в действиях ответчика противоправных действий и не исключают возможность судебной защиты прав истца по самостоятельному иску.

Доводы ответчика сводятся к несогласию с оценкой доказательств, данной судом первой инстанции, включая заключение судебного эксперта, и сделанными на ее основе выводами, направлены на переоценку установленных судом обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств. Апелляционная жалоба ответчика удовлетворению не подлежит.

Истец не согласен с суммой присужденной компенсации, считает, что в пользу заявителя подлежит взысканию 3 500 000 рублей с ответчика Общества "РТС".

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом в настоящем деле заявлена сумма компенсации в размере 3 500 000 рублей с Общества "РТС" и 200 000 рублей с Общества "ЛюксСтрой".

Суд первой инстанции пришел к выводу, что в пользу истца подлежит компенсация в размере 700 000 рублей с Общества "РТС" и 200 000 рублей с Общества "ЛюксСтрой", которое решение суда первой инстанции не оспорило.

При этом при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции основывался на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, учел характер и масштаб допущенного правонарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает данный вывод суда правомерным, обоснованным, сделанным при правильном применении норм материального права, с учетом имеющихся в деле доказательств.

Доводы жалобы истца сводятся к несогласию с суммой компенсации в размере 700 000 рублей; однако апелляционный суд не усматривает оснований для переоценки выводов суда первой инстанции. Апелляционный суд учитывает, что, как установлено судом первой инстанции и не оспаривается по существу истцом, ответчики осуществляют производство и реализацию продукции, как нарушающей исключительные права истца, так и не нарушающие таких прав, в связи с чем приведенная истцом информация об объемах реализации спорной продукции (стр.5 искового заявления; т.1 л.д.8 и далее) не обосновывает в достаточной мере определенный истцом размер компенсации.

Апелляционная жалоба истца удовлетворению не подлежит.

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что обжалуемое решение подлежит отмене в в той части, в которой истец отказался от иска.

В соответствии с положениями статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт или прекратить производство по делу.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителей жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью "ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП" от иска в части требования об обязании общества "РТС" уничтожить орудие, оборудование и иные средства, используемые для производства теплогенераторов марки "ТеплоТруб", нарушающих права, защищенные патентом на полезную модель N 169214.

В указанной части решение Арбитражного суда Ярославской области от 17.02.2019 по делу N А82-9854/2017 отменить, производство по иску в указанной части прекратить.

В остальной части решение Арбитражного суда Ярославской области от 17.02.2019 по делу N А82-9854/2017 оставить без изменения, апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП", общества с ограниченной ответственностью "РТС" - без изменения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП" (ИНН 2465089943, ОГРН 1152468000673) из федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины, уплаченной в суде первой инстанции по платежному поручению от 19.06.2017 N 416.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.Г. Малых

Судьи

С.Г. Полякова А.В. Тетервак