Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2019 г. N 15АП-7194/19

город Ростов-на-Дону

30 мая 2019 г.

дело N А53-38316/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 мая 2019 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Новик В.Л.,

судей Величко М.Г., Барановой Ю.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Коноплевым И.А., при участии:

от истца - представитель Беляков Д.С., доверенность от 15.01.2018, паспорт;

от общества с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Проф-Пресс" - представитель Ковальчук Н.М., доверенность от 01.01.2019, паспорт;

от общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" - представитель Ковальчук Н.М., доверенность от 01.01.2019, паспорт;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 19.03.2019 по делу N А53-38316/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью "Десятое королевство" к ответчикам - обществу с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Проф-Пресс", обществу с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" об обязании прекратить использование товарного знака, принятое в составе судьи Бирюковой В.С.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Десятое королевство" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Рыжий кот", обществу с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Проф-Пресс" с требованием об обязании ответчиков прекратить использование товарного знака "Викторина первоклассника" по свидетельству N 537389, обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожить за собственный счет экземпляры игры "Викторина первоклассника" артикул - ИН0070, с изображением товарного знака "Викторина первоклассника" по свидетельству N 537389, а также о взыскании 800 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Викторина первоклассника" по свидетельству N 537389.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиками прав истца на использование товарного знака "Викторина первоклассника" по свидетельству N 537389.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 19.03.2019 общество с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" обязано прекратить использование товарного знака "Викторина первоклассника" по свидетельству N 537389, изъять из оборота и уничтожить за собственный счет экземпляры игры "Викторина первоклассника" артикул - ИН0070, с изображением товарного знака "Викторина первоклассника" по свидетельству N 537389. С общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Десятое королевство" взыскано 800 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Викторина первоклассника" по свидетельству N 537389; 31 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, общество "Рыжий кот" обжаловало его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просило отменить решение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований к обществу "Рыжий кот" и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявителем приведены следующие доводы. Ответчик правомерно использовал спорное обозначение до даты приоритета истца на товарный знак по свидетельству N 537389. Товарный знак по свидетельству N 537389 не имеет признаков индивидуализации товара и обладает слабой различительной способностью. Средством индивидуализации всех четырех игр являлось не словосочетание "Викторина первоклассника", защита которого испрашивается истцом, а оформление упаковки игр в целом. Судом первой инстанции не учтено, что в целях индивидуализации своих товаров, каждым из производителей настольной игры, на упаковке "Викторины первоклассника" размещался товарный знак самого производителя игры. Использование ООО "Рыжий кот" обозначения "Викторина первоклассн6ика" осуществлялось способом, исключающим возможность смешения произведенных им товаров с товарами истца. Правообладатель не доказал, что обозначение "Викторина первоклассника" ассоциируется у потребителя именно с производителем ООО "Десятое королевство", то есть не доказана способность ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. ООО "Рыжий кот" имеет серию викторин, оформленных в едином стиле с оформлением игры "Викторина первоклассника" производства ООО "Рыжий кот". ООО "Десятое королевство" не имеет иных викторин, схожих в оформлении с "Викториной первоклассника", выпускаемой истцом. Для целей узнаваемости игр производства "Викторина первоклассника" на всех упаковках размещен товарный знак самого производителя по свидетельству N 672670. На момент начала производства игры "Викторина первоклассника" в 2013 году ООО "Рыжий кот" не нарушало ничьих прав, после получения претензии от ООО "Десятое королевство" в 2018 году ответчик не осуществлял более выпуск данной игры, то есть умысел ОО "Рыжий кот" на нарушение прав истца заведомо отсутствовал. Ответчику не было предоставлено время на ознакомление с расчетом исковых требований и подготовку мотивированного отзыва. При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд вышел за пределы исковых требований, взыскав с ООО "Рыжий кот" 800 000 руб., в то время как истец просил взыскать с каждого из ответчиков по 400 000 руб.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО "Десятое королевство" просило оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Как следует из отзыва, обстоятельства содержания в товарных накладных N РК-376 от 04.03.2013, N РК-1383 от 12.09.2013 заведомо недостоверных сведений и сведений, которые не могли быть указаны в силу их появления только в 2015 и 2016 годах, общество "Рыжий кот" при рассмотрении дела судом первой инстанции и в апелляционной жалобе - не объяснило, достоверность представленных доказательств не подтвердило. При рассмотрении дела судом первой инстанции ООО "Десятое королевство" представило доказательства реализации игры "Викторина первоклассника" обществом "Рыжий кот" в 2015-2018 годах. Кроме того, общество "Ряжий кот" используя товарный знак "Викторина первоклассника" реализует товар по цене существенно ниже, чем у правообладателя ООО "Десятое королевство", что с одной стороны создает для ООО "Рыжий кот" незаконное преимущество, а с другой - неблагоприятные последствия для ООО "Десятое королевство". Общество "Рыжий кот" не заявляло ходатайство об отложении или объявлении перерыва на соответствующей стадии и не представляло доказательств. Доводы апеллянта о том, что суд вышел за пределы исковых требований, не соответствуют действительности.

В отзыве на апелляционную жалобу общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Проф-Пресс" просило отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Как следует из отзыва, общество "Издательский дом "Проф-Пресс" согласно с довожами, изложенными в апелляционной жалобе общества Рыжий кот" и полагает решение в части удовлетворения исковых требований к ООО "Рыжий кот" незаконным и необоснованным.

Представитель ответчиков в судебном заседании доводы жалобы поддержал.

Представитель истца в судебном заседании отклонил доводы жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены принятого по делу решения ввиду следующего.

Как видно из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Викторина первоклассника", зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18.03.2015 на основании свидетельства на товарный знак N 537389, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в соответствии с которым, приоритет товарного знака правообладателя установлен 25.12.2013, срок действия регистрации истекает 25.12.2023.

Товарный знак действует в отношении товаров и услуг 16, 28, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): 16 - канцелярские товары, канцелярские принадлежности, полиграфии, офисные принадлежности, издания, рисунки; 28 - игрушки, изделия для игр и спорта;

35 - деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, распространение образцов и рекламных материалов.

Товарный знак представляет собой словесное и зрительное обозначение, комбинированный знак, состоящий из словосочетания "Викторина первоклассника", выполненного в оригинальном графическом исполнении буквами кириллицы синего, голубого, красного и белого цветов.

ООО "Издательский дом "Проф-Пресс" осуществляло изготовление, а ООО "Рыжий кот" продажу настольной игры с аналогичным названием и содержанием - "Викторина первоклассника" (артикул: ИН0070), на упаковке которой указано, что изготовителем является ООО "Издательский дом "Проф-Пресс".

Как указал истец, ООО "Десятое королевство" право на использование товарного знака "Викторина первоклассника" ООО "Рыжий Кот" или ООО "Издательский дом "Проф-Пресс" не передавало.

Ссылаясь на то, что действия ответчиков нарушают права истца как правообладателя товарного знака, общество "Десятое королевство" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением об обязании прекратить использование товарного знака, изъять из оборота и уничтожить за собственный счет экземпляры игры, а также о взыскании 800 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1515 ГК РФ предусмотрено, что за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат учету указанные выше критерии.

Как следует из материалов дела, принадлежность истцу исключительного права на заявленный в иске товарный знак подтверждена свидетельством на товарный знак N 537389, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, дата регистрации 19.09.2005, приоритет товарного знака 18.03.2015, срок действия исключительного права до 25.12.2023.

В подтверждение нарушения ООО "Рыжий кот" исключительных прав на товарный знак, истец представил экземпляр настольной игры "Викторина первоклассника", производимой и предлагаемой к продаже данным ответчиком, а также сведения о предложении к продаже настольной игры "Викторина первоклассника", производимой ООО "Рыжий кот", различными интернет-магазинами.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.09.2013 N 5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Товарный знак N 537389 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 28, 35 классов МКТУ, включающих в себя: канцелярские товары, канцелярские принадлежности, полиграфии, офисные принадлежности, издания, рисунки; игрушки, изделия для игр и спорта; деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, распространение образцов и рекламных материалов.

Товарный знак N 537389 представляет собой комбинированное сочетание словесного обозначения "Викторина первоклассника", выполненного шрифтом русского алфавита с расположением в две строки, контрастным по отношению к фону цветами (цветовые сочетания: синий, голубой, красный, белый).

Как следует из пункта 32 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур. В соответствии с абзацем 5 параграфа 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Согласно пункту 4.2 Методических рекомендаций от 31.12.2009 N 197 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Звуковое сходство определяется на основании признаков, характеризующих взаимное расположение звуков в словесном обозначении (пункт 4.2.1).

При определении графического сходства принимаются во внимание общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, алфавит, буквами которого написано слово, иные признаки (пункт 4.2.2.1).

Смысловое (семантическое сходство) определяется на основании подобия заложенных в обозначение понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначения, противоположности заложенных идей.

Проанализировав представленные в дело доказательства судебная коллегия приходит к выводу о том, что на предлагаемом к продаже товаре - детской настольной игре размещено словесное обозначение "Викторина первоклассника" размещено словесное обозначение "Викторина первоклассника", сходное до степени смешения с товарным знаком N 537389, принадлежащим истцу, в том числе по графическому, семантическому, фонетическому критериям.

Кроме того доказательствами сходства до степени смешения игры, предлагаемой истцом и ответчиком являются:

- класс товара МКТУ 28 Игры, игрушки аппараты для видеоигр, товары гимнастические и спортивные, украшения елочные;

- обозначение товара на упаковке: настольная игра для детей;

- название игры: "Викторина первоклассника";

- комплект игры: игровое поле;

- содержание игры: фишки и кубик для хождения по игровому полю;

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что общество "Десятое королевство" давало ООО "Рыжий кот" разрешение на использование соответствующего товарного знака, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака между истцом и обществом "Рыжий кот" не заключался.

Доводы апеллянта об использовании товарного знака на протяжении длительного времени уже являлись предметом оценки суда первой инстанции. Указанные доводы не могут являться основанием к переоценке выводов суда первой инстанции, поскольку данное обстоятельство не опровергает обеспечение спорного обозначения правовой защитой как средства индивидуализации товаров, работ, услуг.

Довод ООО "Рыжий кот" об осуществлении деятельности с использованием соответствующего обозначения многочисленными юридическими лицами не свидетельствует о прекращении правовой охраны, данные обстоятельства не входят в предмет исследования при рассмотрении настоящего дела.

Ввиду установления факта наличия исключительного права на товарный знак N 537389 у истца, а также совершение ООО "Рыжий кот" действий, нарушающих данное право, заявленные требования в части обязания ООО "Рыжий кот" прекратить использование товарного знака "Викторина первоклассника" по свидетельству N 537389, изъятия из оборота и уничтожения за собственный счет экземпляров игры "Викторина первоклассника" артикул - ИН0070, с изображением товарного знака "Викторина первоклассника" по свидетельству N 537389 правомерны.

К числу заявленных требований также относится требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 800 000 руб.

Принимая во внимание, что факт использования ответчиком без согласия истца принадлежащего ему товарного знака доказан материалами дела, требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на принадлежащий ему товарный знак является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, период незаконного использования ООО "Рыжий кот" товарного знака - с 12.04.2015 по июль 2018 года.

Согласно данным бухгалтерского учета ООО "Десятое королевство" за период с 01.01.2013 по 01.01.2019 истцом реализовано 135 940 экземпляров игры "Викторина первоклассника" общей стоимостью 48 589 798,57 руб. Объем продаж истца настольной игры "Викторина первоклассника" за период со 2 квартала 2015 по 2 кв. 2018 составил 29 827 942,75 руб. Цена товара - настольная игра "Викторина первоклассника", производимая ООО "Рыжий кот", в 3 раза ниже цены аналогичного товара истца.

Истцом произведен расчет выгоды от продажи контрафактного товара ответчиком за весь период незаконного использования ООО "Рыжий кот" товарного знака истца: 29 827 942,75 руб. / 3 = 9 942 647,58 руб.

Данный расчет принят судом в качестве обоснованного, в связи с чем заявленная ко взысканию компенсация за незаконной использование товарного знака в размере 800 000 руб. признана отвечающей признакам разумности.

Опровергается представленными в материалы дела доказательствами (переписка по электронной почте между ответчиком и ИП Кошлаковым В.В., счет ответчика N РКПП-00410 от 23.04.2018) довод апеллянта о не реализации игры "Викторина первоклассника".

В части отказа в удовлетворении заявленных требований к ООО "Издательский дом "Проф-Пресс" судебный акт не обжалован.

Учитывая изложенное, коллегия судей приходит к выводу, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельства дела и имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права.

Доводы апелляционной жалобы направлены на переоценку исследованных судом доказательств, в связи с чем подлежат отклонению.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 19.03.2019 по делу N А53-38316/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.

Председательствующий

В.Л. Новик

Судьи

Ю.И. Баранова М.Г. Величко