Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2019 г. N 17АП-3371/19

г. Пермь

03 июня 2019 г.

Дело N А60-54780/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 28 мая 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 03 июня 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кощеевой М.Н.,

судей Балдина Р.А., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Киндергарт А.В.,

при участии:

от истца - Лазарева Е.В., паспорт, доверенность от 16.05.2019;

от ответчика (общество с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр "Технологии промышленной связи") - Тихомиров В.А., паспорт, доверенность от 24.10.2018;

от третьего лица - Лазарева Е.В.,паспорт, доверенность от 16.05.2019;

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке ст.121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, общества с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр "Технологии промышленной связи",

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 21 января 2019 года

по делу N А60-54780/2018,

принятое судьей Дурановским А.А.,

по иску индивидуального предпринимателя Пасынкова Александра Владимировича (ОГРНИП 314667103500058, 667207898606)

к обществу с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр "Технологии промышленной связи" (ОГРН 1146685028368, ИНН 6685068382), Федотову Владимиру Александровичу

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Промсвязь" (ОГРН 1086671003143, ИНН 6671254244),

о защите исключительного права на товарный знак,

установил:

индивидуальный предприниматель Пасынков Александр Владимирович (далее - предприниматель Пасынков А.В., истец) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр "Технологии промышленной связи" (далее - ООО ИТЦ "Техпромсвязь", ответчик), Федотову Владимиру Александровичу (далее - Федотов В.А.) о запрете использования словесного товарного знака "АСТМ" по свидетельству N 580400 любыми способами, в частности, при оказании консультативных услуг и услуг по техническому обслуживанию устройств цифровой радиокабельной системы связи, устройств производственно-технологической связи, в том числе аппаратуры, маркированной обозначением "АСТМ" (производства общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Промсвязь"), а также в предложениях об оказании данных услуг, на документации, в сети Интернет, в том числе на сайте "http://tproms.ru/"; взыскании солидарно 1 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака в размере (с учетом неоднократного уточнения в порядке ст.49 АПК РФ).

Определением суда от 28.09.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Промсвязь" (далее - ООО "ПО "Промсвязь", третье лицо).

Решением суда от 21.01.2019 иск удовлетворен частично, ответчикам запрещено использование словесного товарного знака любыми способами; с ООО ИТЦ "Техпромсвязь" в пользу предпринимателя Пасынкова А.В. взыскано 1 500 000 руб. компенсации, 31 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части требований отказано; с Федотова В.А. в пользу предпринимателя Пасынкова А.В. взыскано 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым решением, ООО ИТЦ "Техпромсвязь" обжаловало его в апелляционном порядке, просит отменить, в иске отказать. Полагает, что использование товарного знака для индивидуализации товара, работы, услуги при отсутствии регистрации товарного знака в отношении индивидуализируемых товаров, работ, услуг, не является нарушением прав правообладателя товарного знака. Ответчик оказывал услуги, относящиеся только к 42 классу Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), при том, что товарный знак зарегистрирован в отношении классов 09, 35, 38 МКТУ. Услуги ответчика отличаются от тех услуг, которые отказывает третье лицо. Ответчик, сотрудники которого являются разработчиками оборудования, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак, обладает уникальным, не имеющим аналогов программным обеспечением, которое позволяет настроить и запустить в работу оборудование, реализованное лицензиатом истца. То есть без указанного программного обеспечения оборудование истца не работоспособно, именно программное обеспечение, по мнению ответчика, выступает критерием для разграничения услуг истца и ответчика. Ответчик оказывает услуги (сервисно-техническое обслуживание, шеф-монтаж и др.), которые заключаются в квалифицированной адаптации оборудования к реальным условиям эксплуатации. Лицензиат истца подобные услуги оказывать не может, поскольку не имеет работников с необходимой квалификацией, не обладает программным обеспечением на аппаратуру. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания от 31.12.2009 N 198 к моменту рассмотрения дела утратили силу, в связи со вступлением в силу Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, их дубликатов (утв. приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128), согласно которому при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги (п.7.2.1), целью ее применения. Судом сделан неправильный вывод о том, что использование букв "АСТМ" является использованием товарного знака истца, поскольку использование словосочетания, аналогичного зарегистрированному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет не может быть приравнено к использованию товарного знака. Считает, что истцом не доказан с разумной степенью достоверности срок использования товарного знака, не доказана непрерывность использования, вероятные убытки истца в заявленном размере. Отмечает, что шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования и выполняются третьим лицом бесплатно, а истец не получает вознаграждение за использование его лицензиатом товарного знака, вознаграждение истца рассчитывается исходя из объема выручки лицензиата от продажи товаров под товарным знаком истца. В связи с этим считает взысканную компенсацию необоснованной.

Истец и третье лицо в отзыве на апелляционную жалобу отклонили приведенные в ней доводы; просят решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал, просит решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить; пояснил, что обжалует решение суда первой инстанции только в той части, которая касается ООО ИТЦ "Техпромсвязь".

Представитель истца и третьего лица в судебном заседании доводы апелляционной жалобы отклонил по основаниям, приведенным в отзыве на нее, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции от 28.05.2019 к материалам дела приобщены письменные дополнения ответчика к апелляционной жалобе. В дополнениях ответчик указывает на неоднородность услуг, карательный характер взысканной компенсации; отмечает недоказанность возникновения и наступления возможных убытков, уменьшения объемов продаж, оттока потребителей и проч.; ссылается на то, что еще до вынесения решения суда прекратил использование товарного знака - с сайта удалены спорные обозначения, поисковым системам отправлены заявки для прекращения индексации по ключевым словам, в каталоге сайта размещены команды "не индексировать сайт".

Законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст.266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, предприниматель Пасынков А.В. является обладателем исключительного права на словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 580400, который состоит из словесного обозначения "АСТМ" (дата регистрации товарного знака - 12.07.2016; дата приоритета - 15.07.2014; срок действия регистрации - по 15.07.2024). Перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана, соответствует классам 09, 35, 38 МКТУ, в том числе, оборудование телекоммуникационное, устройства цифровой радиокабельной системы связи, устройства производственно-технологической связи, услуги информационно-консультативные, связанные с беспроводной связью и оборудованием беспроводных средств.

На основании лицензионного договора от 29.07.2016 предпринимателем Пасынковым А.В. предоставлено ограниченное право пользования указанным товарным знаком ООО "ПО "Промсвязь".

Ранее по договору от 31.10.2014 N КС-002/14 ООО "ПО "Промсвязь" поручало ООО ИТЦ "Техпромсвязь" проведение авторского конструкторского сопровождения серийного производства аппаратуры ИКМ-7ТМ, АСТМ и ОДОС, включавшее в себя комплекс работ, проводимых на предприятиях ООО "ПО "Промсвязь" и конечных потребителей, по проверке соблюдения требований конструкторской и технологической документации при производстве и эксплуатации оборудования, устранению выявленных недостатков. В приложении N 7 к договору приведен реестр сведений, являющихся конфиденциальными. Лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что в настоящее время договор расторгнут по инициативе ООО ИТЦ "Техпромсвязь" (письмо от 02.07.2018 N 15, т.2 л.д.147).

В ходе осуществления хозяйственной деятельности правообладателю стало известно о том, что ООО ИТЦ "Техпромсвязь" незаконно использует товарный знак "АСТМ" N 580400 при оказании услуг по обслуживанию аппаратуры АСТМ, на соответствующей документации, на сайте http://tproms.ru/, в результате чего наносит ущерб предпринимателю Пасынкову А.В.

Согласно письму ООО "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ" от 15.08.2018 N 10306, администратором доменного имени "http://tproms.ru/" является Федотов В.А.

В претензии от 28.05.2018 предприниматель Пасынков А.В. потребовал от ООО ИТЦ "Техпромсвязь" прекратить продажу и предложение к продаже аппаратуры технологической связи "АСТМ" и "ИКМ-7ТМ", добровольно выплатить компенсацию за допущенное нарушение в размере 5 000 000 руб.

В ответе на претензию от 30.05.2018 ООО ИТЦ "Техпромсвязь" указало, что нарушение прав на товарный знак отсутствует, поскольку целью создания сайта http://tproms.ru/ было только обеспечение пользователей актуальной технической информацией по аппаратуре.

Ссылаясь на то, что ООО ИТЦ "Техпромсвязь" и Федотов В.А. нарушают исключительное право на товарный знак "АСТМ" N 580400, предприниматель Пасынков А.В. обратился в арбитражный суд с настоящим иском о запрете использования товарного знака любым способом и о взыскании компенсации с нарушителей солидарно.

Удовлетворяя требование о запрете использования товарного знака любым способом, суд первой инстанции счел доказанным факт допущенного ООО ИТЦ "Техпромсвязь" нарушения, приняв во внимание нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страниц, данные общедоступного сайта "web.archive.ru", письмо регистратора доменных имён об администраторе доменного имени, пояснения лиц, участвующих в деле, в частности пояснения самого ответчика, подтверждающие факт оказания им консультационных и иных услуг (сервисное обслуживание, шеф-монтаж и проч.) в отношении спорного оборудования, показания свидетеля Безрукова А.В. (бывшего директора ООО "ПО "Промсвязь"), установив однородность оказываемых ответчиком и третьим лицом услуг. С учетом того, что Федотов А.В. являлся формальным регистратором доменного имени и не осуществлял коммерческую деятельность, действовал по поручению ООО ИТЦ "Техпромсвязь", в удовлетворении требования о взыскании с него компенсации отказано. ООО ИТЦ "Техпромсвязь" привлечено судом первой инстанции к ответственности в виде взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака в заявленном размере исходя из длительности периода нарушения, значительности стоимости незаконно оказывавшихся услуг, характера допущенного нарушения и факта доступности сотрудникам ООО ИТЦ "Техпромсвязь" конфиденциальной информации ООО "ПО "Промсвязь".

В соответствии с ч.5 ст.268 АПК РФ, а также согласно разъяснениям, данным в п.25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в арбитражном суда апелляционной инстанции", в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в ч.4 ст.270 АПК РФ.

От лиц, участвующих в деле, возражений относительно проверки законности и обоснованности решения только в обжалуемой части не поступало, в связи с чем, апелляционным судом судебный акт пересмотрен в пределах доводов апелляционной жалобы, касающихся правомерности удовлетворения исковых требований, заявленных к ООО ИТЦ "Техпромсвязь".

Исследовав материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения жалобы не установил.

В соответствии с п.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Согласно п.1 ст.1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В п.3 ст.1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из собранных по делу доказательств следует, что предприниматель Пасынков А.В. является обладателем исключительного права на товарный знак "АСТМ" N 580400, при этом правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг, относящихся к классам 09, 35, 38 МКТУ, в том числе, оборудование телекоммуникационное, устройства цифровой радиокабельной системы связи, устройства производственно-технологической связи, услуги информационно-консультативные, связанные с беспроводной связью и оборудованием беспроводных средств.

Право использования товарного знака предоставлено правообладателем ООО "ПО "Промсвязь" на основании лицензионного договора от 29.07.2016, в соответствии с которым лицензиат за вознаграждение управомочен использовать товарный знак на товарах (этикетах, упаковке), на документации, в предложениях о продаже товаров, рекламе, в сети Интернет. Деятельность лицензиата, связанная с использованием товарного знака, касается, согласно его пояснениям, производства оборудования АСТМ (аппаратура связи транспортных магистралей) и ведется с момента создания ООО "ПО "Промсвязь" в 2008 году.

С целью поддержания производства оборудования АСТМ между ООО "ПО "Промсвязь" и ООО ИТЦ "Техпромсвязь" был заключен договор от 31.10.2014 N КС-002/14, в соответствии ООО ИТЦ "Техпромсвязь" поручено проведение авторского конструкторского сопровождения серийного производства аппаратуры ИКМ-7ТМ, АСТМ и ОДОС, включавшее в себя комплекс работ, проводимых на предприятиях ООО "ПО "Промсвязь" и конечных потребителей, по проверке соблюдения требований конструкторской и технологической документации при производстве и эксплуатации оборудования, устранению выявленных недостатков.

В приложении N 7 к договору приведен реестр сведений, являющихся конфиденциальными, к которым в частности, отнесены сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий и специфике их применения.

Лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что в настоящее время договор расторгнут по инициативе ООО ИТЦ "Техпромсвязь" (письмо от 02.07.2018 N 15, т.2 л.д.147), между тем из нотариально удостоверенного протокола осмотра доказательств от 25.07.2018 и приложений к нему усматривается, что ООО ИТЦ "Техпромсвязь" продолжило оказание услуг, связанных с сервисным обслуживанием, шеф-монтажом, консультированием по аппаратуре АСТМ, используя при этом товарный знак "АСТМ" N 580400.

Из скриншотов интернет-страниц, приложенных к протоколу осмотра доказательств нотариусом, видно, что ООО ИТЦ "Техпромсвязь" от своего имени путем размещения соответствующих материалов на сайте http://tproms.ru/ предлагало оказание услуг по авторскому сопровождению, сервисно-техническому обслуживанию, консультированию, разработке электроники и программного обеспечения, инжинирингу в отношении оборудования АСТМ.

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции и в суде апелляционной инстанции ООО ИТЦ "Техпромсвязь" не оспаривало тот факт, что им оказывались услуги по сервисно-техническому обслуживанию, шеф-монтажу, консультированию в отношении аппаратуры АСТМ, при этом услуги заключались в квалифицированной адаптации оборудования к реальным условиям эксплуатации. Ответчик отмечал, что лицензиат истца подобные услуги оказывать не может, поскольку не имеет работников с необходимой квалификацией, не обладает программным обеспечением на аппаратуру. Ответчик также указывал на то обстоятельство, что именно его сотрудники являются разработчиками оборудования, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак, обладают уникальным, не имеющим аналогов программным обеспечением, которое позволяет настроить и запустить в работу данное оборудование, иными словами, без программного обеспечение оборудование истца неработоспособно.

Таким образом, факт оказания услуг в отношении оборудования АСТМ следует считать установленным.

Доводы ответчика о том, что согласие правообладателя на использование товарного знака было получено на основании договора от 31.10.2014 N КС-002/14, отклонен, поскольку данный договор был заключен с ООО "ПО "Промсвязь", который правообладателем не являлся и не имел права передавать право использования товарного знака иным лицам (п.3.3 лицензионного договора от 29.07.2016). Более того, договор от 31.10.2014 N КС-002/14 не предоставлял ответчику право использования товарного знака путем размещения информации в сети Интернет от имени ООО ИТЦ "Техпромсвязь" - оказание сервисных услуг предполагалось с учетом требований конфиденциальности, в п.6.6 указанного договора прямо предусмотрен запрет на использование конфиденциальной информации в конкурентных целях, а также в целях нанесения ущерба иной стороне договора.

Иных доказательств получения согласия правообладателя на использование спорного товарного знака не представлено.

Ответчик полагает, что нарушения прав истца не допущено, поскольку ООО ИТЦ "Техпромсвязь" оказывало услуги, относящиеся только к 42 классу МКТУ, при том, что товарный знак зарегистрирован в отношении классов 09, 35, 38 МКТУ, отмечает, что услуги ответчика отличаются от тех услуг, которые отказывает третье лицо. Между тем из смысла п. 3 ст. 1484 ГК РФ следует, что использование товарного знака без согласия правообладателя запрещено не только в отношении тождественных товаров или услуг, но и в отношении однородных товаров и услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Материала дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что ответчиком использовано тождественное товарному знаку истца обозначение, также ответчиком не оспаривается, что услуги оказывались именно в отношении оборудования, производимого третьим лицом, в отношении которого используется товарный знак "АСТМ". В материалах дела имеется договор ответчика от 01.12.2017 N ШМ-005/17 с его клиентом на проведение шеф-монтажа аппаратуры АСТМ (техническое руководство и консультирование работников клиента на всех стадиях монтажных работ, контроль соблюдения требований предприятия-изготовителя, решение всех технических вопросов).

При установлении однородности товаров или услуг должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06.

Суд апелляционной инстанции исходит из того, что и ответчиком, и третьим лицом, осуществляется деятельность, связанная с запуском оборудования АСТМ, производимого третьим лицом, при этом услуги по шеф-монтажу и сервисному обслуживанию аппаратуры неотделимы от самого оборудования, и, как справедливо отмечает сам ответчик, оборудование без программного обеспечения и его пуско-наладки неработоспособно. В связи с этим с точки зрения конечного потребителя существует значительная вероятность смешения услуг оказываемых ответчиком в отношении оборудования с обозначением АСТМ с услугами, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак истца.

Отклоняя довод ответчика об отсутствии однородности оказываемых им услуг с услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, суд апелляционной инстанции находит обоснованным указание истца на то, что товарный знак "АСТМ" среди прочего зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ - информация и советы коммерческим потребителям (информация потребительская товарная); в отношении услуг 38 класса МКТУ - консалтинг, информационные и консультативные услуги в области телекоммуникаций, услуги информационно - консультативные, связанные с беспроводной связью и оборудованием беспроводных средств.

Из указанного следует, что охрана товарного знака прямо распространена на консультативные услуги, оказываемые в отношении товаров 9 класса МКТУ (устройства производственно - технологической связи), в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

При этом учитывая узкий круг потребителей указанного оборудования, на что указывает сам ответчик, суд апелляционной инстанции полагает, что вероятность смешения услуг, оказываемых ответчиком и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, имеет место.

Ссылки ответчика на то, что еще до вынесения решения суда им прекращено использование товарного знака - с сайта удалены спорные обозначения, поисковым системам отправлены заявки для прекращения индексации по ключевым словам, в каталоге сайта размещены команды "не индексировать сайт", отклонены. В обжалуемом судебном акте указано на то, что в ходе судебного заседания 14.01.2019 в результате осмотра Интернет-страниц установлено, что в ответ на поиск информации по ключевым словам "АСТМ аппаратура Екатеринбург" поисковик предлагает посетить сайт "http://tproms.ru/".

При этом ссылки ответчика на то, что установленное судом в ходе судебного заседания 14.01.2019 при осмотре интернет - страниц использование букв "АСТМ" не является использованием товарного знака истца, поскольку использование словосочетания, аналогичного зарегистрированному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет не может быть приравнено к использованию товарного знака подлежат отклонению.

В силу подп.2 п.2 ст.1270 ГК РФ под использованием результата интеллектуальной деятельности понимаются любые действия, предусмотренные данной нормой, при этом в рамках настоящего спора доказан факт предложения ответчиком своих услуг в сети Интернет на указанном судом сайте именно в отношении оборудования, обозначаемого третьим лицом спорным товарным знаком.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о тождественности спорных обозначений и однородности оказываемых услуг, что говорит о высокой степени вероятности введения конечного потребителя в заблуждение относительно правомерности услуг, оказываемых ответчиком.

В п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака.

Согласно ч.4 указанной статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом предъявлено требование о взыскании компенсации на основании п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п.59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Суд первой инстанции посчитал заявленный истцом размер компенсации обоснованным, не усмотрев оснований для его снижения с учетом длительности периода нарушения, значительности стоимости незаконно оказывавшихся услуг исходя из представленных договоров, заключенных ответчиком, характера допущенного нарушения и доступа сотрудников ООО ИТЦ "Техпромсвязь" к конфиденциальной информации ООО "ПО "Промсвязь".

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (п. 1 ст. 10 ГК РФ).

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Из правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 13.02.2018 N 8-П, вытекает, что применительно к интеллектуальным правам, включая исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, принцип добросовестности означает обязанность их обладателя соблюдать общеправовые принципы реализации прав и свобод, в частности добросовестность при их осуществлении и недопустимость злоупотребления ими. Вместе с тем, как и право собственности, интеллектуальные права подлежат защите исходя из общего блага и необходимости поддержания конкурентной экономической среды.

Суд апелляционной инстанции при оценке возражений ответчика в отношении размера взысканной с него компенсации принимает во внимание, что факт оказания услуг сам по себе создает конкуренцию лицензионным услугам с учетом отсутствия каких-либо выплат в пользу правообладателя. Действия ответчика снижают инвестиционную привлекательность интеллектуальной собственности, в глазах потребителя искажается информация о правообладателе.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, истец не обязан был доказывать размер причиненного ему ущерба, на что прямо указано в вышеприведенных разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Взыскание компенсации по смыслу ст.1515 ГК РФ представляет собой упрощенный способ привлечения нарушителя к гражданско-правовой ответственности в сфере интеллектуальной собственности и не предполагает доказывание точного размера убытков правообладателя.

При этом истцом в исковом заявлении обоснован размер предъявленной ко взысканию компенсации, исходя из существенности нарушения, срока незаконного использования товарного знака, степени вины ответчика, размера возможных убытков исходя из значительной стоимости услуг ответчика, оказываемых без согласия правообладателя. В частности, из указанного ранее договора от 01.12.2017 N ШМ-005/17 на проведение шеф-монтажа аппаратуры АСТМ следует, что стоимость услуг ответчика составляет 400 000 руб., при этом суду не представлено сведений о реальном количестве подобных заключенных договоров.

Ссылки ответчика на то, что шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования и выполняются третьим лицом бесплатно, а истец не получает вознаграждение за использование его лицензиатом товарного знака (вознаграждение истца рассчитывается исходя из объема выручки лицензиата от продажи товаров под товарным знаком истца) правового значения не имеют и иных выводов по существу спора не влекут, поскольку стороны свободны в заключении договора, условия договора определяются по их собственному усмотрению (ст.421 ГК РФ), кроме того, как пояснял сам ответчик, истец и третье лицо аффилированы между собой, что свидетельствует о невозможности рассмотрения их отношений в целях определения средних рыночных цен на спорные услуги.

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для переоценки вывода суда первой инстанции об обоснованности предъявленного размера компенсации.

Иные доводы, приведенные в апелляционной жалобе, рассмотрены судом апелляционной инстанции и отклонены, поскольку отмену правильного судебного акта не влекут.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь ст.ст. 110, 258, 268, 269, 271 АПК РФ, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 января 2019 года по делу N А60-54780/2018 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным права в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

М.Н. Кощеева

Судьи

Р.А. Балдин О.В. Суслова