Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июня 2019 г. N 13АП-9888/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2019 г. N С01-974/2019 по делу N А56-130679/2018 настоящее постановление отменено

г. Санкт-Петербург

13 июня 2019 г.

Дело N А56-130679/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 04 июня 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 июня 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Будылевой М.В.

судей Загараевой Л.П., Згурской М.Л.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания

М.С. Гаджиевым

при участии:

от истца (заявителя): Гущина А.Н. по доверенности от 09.10.2018

от ответчика (должника): Прокопьева О.Г. по доверенности от 18.01.2019

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-9888/2019) ООО "Авантика" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.02.2019 по делу N А56-130679/2018 (судья М.В. Кузнецов), принятое

по иску (заявлению) ООО "АВАНТИКА";

к Индивидуальному предпринимателю Гужовой Ольги Борисовны

3-е лицо: ООО "РЕГТАЙМ"

о защите исключительного права

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "АВАНТИКА" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке ст.49 АПК РФ, к Индивидуальному предпринимателю Гужовой О.Б. (далее - ответчик), и просит:

- запретить использовать обозначение, включающее словесные элементы "WAXBAR", "ВАКСБАР", в частности "ipanema WAXBAR" "ипанема ВАКСБАР" (без запрета использования словесных элементов "ipanema" "ипанема") сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 498306 от 23.10.2013 любым способом, в том числе для индивидуализации товаров, или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения обозначения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о реализации товаров и об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в бланках, в сети "Интернет", в том числе, в доменном имени и при других способах адресации, на документации, связанной с введением товаров и услуг в гражданский оборот.

- признать регистрацию доменного имени ipanemawaxbar.ru нарушением прав на товарный знак по свидетельству РФ N 498306 от 23.10.2013.

- взыскать с ИП Гужовой О.Б. компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак свидетельству РФ N 498306 от 23.10.2013 г. в размере 300 000 руб., 11 100 руб. судебные издержки по оплате услуг нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга по составлению Протокола осмотра доказательств от 07.09.2018, N78АБ5638306 и 1600 руб. судебные издержки по осуществлению контрольной закупки на основании товарных чеков ИП Гужовой О.Б. от 20.07.2018 и 21.07.2018 в размере 1600 руб.

В качестве третьего лица, к делу привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регтайм" (далее - Третье лицо).

Решением арбитражного суда от 25.02.2019 в удовлетворении требований отказано.

В апелляционной жалобе Истец просит отменить решение суда, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

В отзыве на апелляционную жалобу представитель ИП Гужовой О.Б. доводы Истца отклонил.

В отзыве на апелляционную жалобу представитель ООО "РЕГТАЙМ" доводы Истца отклонил.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, а представитель ответчика, считая их несостоятельными, просил оставить решение суда без изменения.

Третье лицо о времени и месте слушания дела надлежаще извещен, в связи, с чем апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие его представителей.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "АВАНТИКА" является правообладателем товарного знака YVAXA5AR по свидетельству РФ N 498306 от 23.10.2013 с датой приоритета от 22.08.2012 (далее - Товарный знак).

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, в частности: кремы для кожи; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические, а также услуг 44 класса МКТУ, в частности: салоны красоты.

Истцом выявлено нарушение его исключительных прав на Товарный знак, а именно по адресу: Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, дом 2, Остров Новая Голландия, 3 этаж здания Бутылки организован салон красоты ipanema WAX BAR.

Обозначение "ipanema WAXBAR" используется на вывесках и информационных стендах предприятия, что подтверждено фото фиксацией представленной в материалы дела.

На предприятии в продаже имеются товары Ингибитор крем-гель после депиляции, Лосьон от вросших волос, маркированные обозначением "ipanema WAXBAR", что также подтверждается результатами контрольной закупки с получением товара, товарным чеком ИП Гужовой О.Б. от 20.07.2018 и от 21.07.2018.

По мнению истца, обозначение "ipanema WAXBAR" используется в рекламных листовках, находящиеся на предприятии в свободном доступе.

Кроме того, обозначение "ipanema WAXBAR" используется на визитных карточках, раздающихся на предприятии.

Также обозначение "ipanema WAXBAR" используется в доменном имени http://ipanemawaxbar.ru. а также на Интернет сайте с данным доменным именем. Обозначение "ipanema WAXBAR" используется в доменном имени http://ipanemawaxbar.ru. а также на Интернет сайте с данным доменным именем.

Содержание Интернет сайта было зафиксировано нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга, о чем был составлен Протокол осмотра доказательств от 07.09.2018 г. 78 А Б 5638306.

В связи с тем, что используемое ответчиком обозначение "ipanema WAXBAR" сходно до степени смещения с принадлежащим истцу товарным знаком "WAXABAR" по свидетельству РФ N 498306 от 23.10.2013, истец обратился с исковыми требованиями к ответчику ИП Гужовой О.Б. о запрете использования спорного обозначения и о взыскании компенсации.

Факт использования спорного обозначения при оказании услуг салона красоты ответчиком не оспаривался.

По мнению Ответчика отсутствует сходство используемого им обозначения с товарным знаком.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, обоснованно исходил из следующего.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы не находит оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 приведенной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ определено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Арбитражный суд установил, что часть доменного имени ipanemawaxbar.ru, а именно waxbar и часть словесной части комбинированного обозначения IPANEMA WAX BAR, а именно WAX BAR сходны до степени смешения со словесной частью комбинированного обозначения WAXАBAR по свидетельству N 498306.

Однако мнение истца является ошибочным, поскольку в соответствии с п.37 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23.09.2015, вывод о сходстве сравниваемых обозначений делается на основе анализа восприятия и сходства не отдельных их элементов, как это проведено истцом, а на анализе сходства сравниваемых обозначений в целом, т.е. сравнения общего впечатления, производимого ими на потребителя, на основе анализа признаков фонетического, визуального и семантического их сходства.

Руководствуясь положениями статей 1229,1252,1477,1484 ГК РФ, методологическим подходом к сравнению обозначений, предусмотренным Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 197, а также официальными разъяснениями, содержащимися в п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", суд первой инстанции правомерно установил, что обозначение, используемое ответчиком, не сходно с противопоставленным товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 498306 до степени смешения, поскольку создает иное зрительное впечатление и не содержит элементов сходных с товарным знаком истца.

Признаки, на основании которых надлежит сделать вывод о наличии звукового (фонетического) сходства у сравниваемых обозначений различны, а именно, различное количество слов, слогов.

Из материалов дела следует, что в обозначении ответчика имеется находящийся в начале обозначения и поэтому сильный, задерживающий на себе внимание, элемент IPANEMA, поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Минимальное звуковое сходство в обозначении истца и ответчика имеется только в конечных словах BAR.

Признаки, на основании которых надлежит сделать вывод о наличии графического (визуального) сходства сравниваемых обозначений также различны.

В товарном знаке истца изобразительная часть невыразительна, не вызывает никаких устойчивых ассоциаций, не останавливает и не задерживает на себе взгляд потребителя, в то время как в обозначении ответчика изобразительная часть доминирует и обращает на себя внимание за счет ярких красок, вызывая у потребителей запоминающиеся ассоциации.

Признаки, на основании которых сделан вывод о наличии семантического (смыслового) сходства сравниваемых обозначений также различны.

Слово IPANEMA представляет собой название пляжа в Рио-де-Жанейро. Доминирующим элементом обозначения является именно IPANEMA, как оригинальное название, слово WAXBAR указывает исключительно на сферу деятельности ответчика, как и ставшие популярными в обиходе обозначения сферы деятельности "Бьютибар", "Нейлбар" или "Броубар" и т.д.

Таким образом, именно словесный элемент "IPANEMA" выполняет основную функцию индивидуализации салона ответчика.

Суд первой инстанции правомерно сделал вывод об отказе в привлечение соответчиком физического лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, так как рассмотрение дел с участием физических лиц находится вне рамок компетенции арбитражного суда, которому не подведомственны споры с участием физических лиц, не зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе и в случаях, если спор возник из предпринимательской деятельности этих физических лиц.

Аналогичная практика ВАС РФ по подведомственности этих споров арбитражному суду была преодолена Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в п.4 раздела 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 2014 года.

Позиция о неподведомственности споров с участием физических лиц подтверждена Определениями Верховного Суда от 01.06.2016 г. N 305-ЭС16-4853 по делу N А40-129387/2015 и от 19.07.2016 г. N 306-7016-8057 по делу N А65-23742/2015, а также Постановлением СИП от 30.03.2017 г. по делу N А40-177495/2016.

На основании изложенного и установлено судом, а также подтверждается материалами дела, что ответчик не является администратором (владельцем) доменного имени сайта, на котором размещена спорная информация, в связи с чем, не является предметом рассмотрения в арбитражном суде по настоящему делу.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения в обжалуемой части, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального права, обстоятельства, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ в качестве оснований для отмены либо изменения судебного акта, апелляционным судом не установлены.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.02.2019 по делу N А56-130679/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.В. Будылева

Судьи

Л.П. Загараева М.Л. Згурская