Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2019 г. N 09АП-21787/19

г. Москва

24 июня 2019 г.

Дело N А40-223439/17

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июня 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, О.Г. Головкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-223439/17

по иску Закрытого акционерного общества "Фиделити Капитал"

(ОГРН: 1047796353582; 119415, Москва, улица Удальцова, 46)

к Индивидуальному предпринимателю Сулимову Георгию Юрьевичу

(ОГРНИП: 1047796353582)

третье лицо: Роспатент

о признании недействительной сделки

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Игнатенко А.К. по доверенности от 21.09.2018

от ответчика: Сулимов Г.Ю. паспорт, выписка из ЕГРИП от 17.06.2019

от третьего лица: извещено, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Фиделити Капитал" (далее - ЗАО "Фиделити Капитал", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Индивидуальному предпринимателю Сулимову Георгию Юрьевичу (далее - ИП Сулимов Г.Ю., ответчик) о признании недействительным договора от 20.11.2006 о передаче исключительного права на товарный знак по свидетельству N 270565 и договора N 01/14 от 26.12.2014, заключенных между истцом и ответчиком, и применить последствия их недействительности в виде восстановления исключительного права истца на товарный знак по свидетельству N 270565, а также о признании действий ответчика по регистрации товарного знака "PRODETOXON" по свидетельству N 624504 злоупотреблением правом и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности прекратить его правовую охрану.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 02.03.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2018, в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2018 отменены в части отказа в удовлетворении требований о признании действий ответчика по регистрации товарного знака PRODETOXON по свидетельству N 624504 злоупотреблением правом и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности прекратить его правовую охрану; дело в указанной части передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2019 в удовлетворении требований о признании действий ответчика по регистрации товарного знака N 624504 злоупотреблением права отказано.

Не согласившись с указанным решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2019 отменить и передать настоящее дело для рассмотрения по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Судом апелляционной инстанции установлено следующее.

В заседании суда первой инстанции 08.02.2019 представитель истца заявил ходатайство о частичном отказе от иска в части требований о признании действий ответчика по регистрации товарного знака PRODETOXON по свидетельству N 624504 злоупотреблением правом и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности прекратить его правовую охрану, и уточнив их, просил признать действия ответчика, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 624504, злоупотреблением правом.

Вместе с тем, в обжалуемом решении Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2019 рассмотрены в части первоначально заявленные требования без учета их уточнения.

В абзаце 2 пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что если судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы в порядке апелляционного производства будет установлено, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции лицо заявляло ходатайство в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) об изменении предмета или основания иска, увеличении или уменьшении исковых требований и суд неправомерно отказал в удовлетворении такого ходатайства или рассмотрел заявление без учета заявленных изменений либо по какому-то другому требованию лица, участвующего в деле, не принял решения и утрачена возможность принятия дополнительного решения, то суд апелляционной инстанции, исходя из положений части 1 статьи 268 АПК РФ о повторном рассмотрении дела, в силу части 6.1 статьи 268 АПК РФ переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в рамках которого рассматривает не рассмотренные ранее требования, принимает измененные предмет или основание иска, увеличенные (уменьшенные) требования.

Поскольку апелляционным судом установлено, что суд первой инстанции не рассмотрел уточненные требования истца, апелляционный суд перешел к рассмотрению дела N А40-223439/17 по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В заседании суда апелляционной инстанции 17.06.2019 представитель истца на удовлетворении требований в заявленной редакции настаивала, сославшись на подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Ответчик возражал против удовлетворения указанного требования.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителя истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене по безусловному основанию, а уточненное требование истца оставлению без удовлетворения на основании следующего.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Как разъяснено в пункте 170 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например, по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 названного закона под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом суд обращает внимание на то, что в рамках настоящего дела установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Указанные обстоятельства не подтверждаются материалами дела.

Как установлено судом апелляционной инстанции, между ЗАО "Фиделити Капитал" (правообладатель) и ответчиком (правопреемник) был заключен договор о передаче исключительного права на товарный знак (далее - договор).

В соответствии с пунктом 1 договора правообладатель передает правопреемнику исключительное право на товарный знак "ПРОДЕТОКСОН" по свидетельству Российской Федерации N 270565 (далее - товарный знак) в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак.

Отчуждение исключительного права на товарный знак зарегистрировано Роспатентом 24.01.2007.

Впоследствии между сторонами был заключен договор от 26.12.2014 N 01/14 (далее - лицензионный договор). В соответствии с пунктом 1.1 лицензионного договора ответчик предоставляет истцу на срок действия договора неисключительную лицензию на использование товарного знака.

Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору также было зарегистрировано Роспатентом, дата регистрации - 02.03.2015.

Доводы истца основаны на том, что оба договора подписаны от имени обеих сторон одним и тем же лицом - ответчиком, который являлся генеральным директором истца в момент их заключения. В этой связи истец полагает, что данные договоры являются единой недействительной притворной сделкой, прикрывающей договор дарения, осуществленный в обход закона с противоправной целью, и не соответствующей требованиям закона.

В этой связи истец полагает, что действия ответчика по заключению договоров и регистрации на свое имя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 624504 являются злоупотреблением правом.

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего дела суд апелляционной инстанции не находит оснований для признания сделок недействительными.

Таким образом, установлено, что факт подписания спорных договоров ответчиком от лица обеих сторон не нарушает действующего законодательства и не влияет на правомерность отчуждения исключительного права на товарный знак и последующего предоставления права использования товарного знака.

В свою очередь, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, к участию в деле была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая предоставила в судебное заседание документы по регистрации сделок с товарными знаками "ПРОДЕТОКСОН", "PRODETOXON".

Как установлено судом, товарный знак по заявке N 2000724699 с приоритетом от 06.10.2000 был зарегистрирован Роспатентом 22.06.2004 за N 270565 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя ЗАО "Фиделити Капитал".

Заявления ЗАО "Фиделити Капитал" и ИП Сулимова Г.Ю. от 24.11.2006 о государственной регистрации отчуждения исключительного права на данный товарный знак от ЗАО "Фиделити Капитал" к ИП Сулимову Г.Ю., равно как и заявление указанных лиц от 30.12.2014 о государственной регистрации предоставления ИП Сулимовым Г.Ю. ЗАО "Фиделити Капитал" права использования данного товарного знака были рассмотрены Роспатентом.

Роспатент, являясь уполномоченным органом, проверил заявления и приложенные к нему документы, установил, что данные документы полностью отвечают требованиям законодательства о товарных знаках, в связи с чем были зарегистрированы соответственно отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 270565 от ЗАО "Фиделити Капитал" к ИП Сулимову Г.Ю и предоставление ИП Сулимовым Г.Ю. ЗАО "Фиделити Капитал" права использования указанного товарного знака по лицензионному договору.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 ГК РФ, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Таким образом, законность сделок по передаче исключительного права на товарный знак и предоставлению права использования данного товарного знака проверена компетентным органом.

Апелляционный суд также принимает во внимание пояснения ответчика о том, что последний кандидатом медицинских наук (наркология, психиатрия) и непосредственно тем лицом, которое разработало, внедряло, присвоило наименование и получило медицинскую регистрацию препарата.

Как уже было установлено при первоначальном рассмотрении спора, основанием для обращения с настоящим иском в суд является корпоративный спор.

Согласно пояснениям ответчика, ему стало известно, что с 21.06.2016 руководителем ЗАО "Фиделити Капитал", является Каждан Даниил Борисович, который назначил себя генеральным директором, именно из настоящего искового заявления и предоставленных к нему приложений, в частности выписки из ЕГРЮЛ на истца.

Копии документов, косвенно подтверждающих факт освобождения ответчика с должности генерального директора, последний получил от ЗАО "Фиделити Капитал" только 15.02.2018 заказным письмом.

На вопросы суда ответчик пояснил, что сама спорная сделка по переходу исключительных прав на спорный товарный знак, была инициирована самим Кажданом Даниилом Борисовичем (руководителем истца), который на момент ее совершения являлся одним из учредителей истца. Каждан Д.Б. подготовил проект договора, передал на подпись ответчику и предпринял действия по его регистрации.

Впоследствии Каждан Д.Б. предпринял действия по исключению из числа участников ответчика, оспариванию прав на товарные знаки (в том числе подписал доверенности на представителей по настоящему делу), а также предъявил ряд исков физическому лицу Сулимову Г.Ю., том числе в судах общей юрисдикции по взысканию убытков, которые на момент рассмотрения настоящего спора также отклонены.

При таких обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии со стороны ответчика злоупотребления правом либо недобросовестной конкуренции применительно к подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

На основании пункта 2 статьи 269 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции в части или полностью и принять по делу новый судебный акт.

Учитывая изложенное, решение Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2019 подлежит отмене по процессуальным основаниям, требование оставлению без удовлетворения.

Судебные расходы по делу относятся на истца применительно к статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 февраля 2019 года по делу N А40-223439/17 отменить.

Отказать в удовлетворении требования о признании действий Индивидуального предпринимателя Сулимова Георгия Юрьевича, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 624504 злоупотреблением правом.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев О.Г. Головкина