Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2019 г. N 17АП-6886/19

г. Пермь

04 июля 2019 г.

Дело N А60-60619/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 04 июля 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балдина Р.А.,

судей Григорьевой Н.П., Дружининой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Балтаевой Р.Н.,

в отсутствие представителей сторон,

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика,

индивидуального предпринимателя Маркеева Андрея Станиславовича,

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 20 марта 2019 года

по делу N А60-60619/2018

принятое судьей Бадамшиной О.А.,

по иску индивидуального предпринимателя Цуканова Михаила Анатольевича (ОГРНИП 304780222500044, ИНН 780200285184)

к индивидуальному предпринимателю Маркееву Андрею Станиславовичу (ОГРНИП 315665800065040, ИНН 667309715650)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, издержек,

установил:

индивидуальный предприниматель Цуканов Михаил Анатольевич (далее - ИП Цуканов М.А., истец) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Маркееву Андрею Станиславовичу (далее - ИП Маркеев А.С., ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 253540 в размере 100 000 руб., 70 руб. издержек в размере стоимости вещественных доказательств (товаров), 146 руб. 96 коп. в возмещение почтовых расходов, 4 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решением суда от 20.03.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ответчиком подана апелляционная жалоба, в которой он просит решение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. Заявитель жалобы указывает, что в претензии указан иной адрес, а не адрес по которому ответчиком ведется деятельность по реализации товаров. Отмечает, что из текста претензии и искового заявления и прилагаемых к ним документов не следует, что по результатам контрольной закупки, непосредственно после ее совершения, либо по истечении срока необходимого для проведения экспертизы, составлялся, вручался либо отправлялся почтовым отправлением акт с указанием сведений о факте и результатах контрольной закупки. Полагает, что чек, приложенный к иску, не содержит указания на приобретенный товар "леска рыболовная". Отмечает, что представленный в материалы дела в качестве доказательства образец лески, и леска рыболовная "NL ULTRA PERCH" которая реализуется в торговом павильоне ответчика, не идентичны. Относительно представленной в материалы дела видеозаписи, указывает, что видеозапись не содержит сведений об адресе, времени, дате, проведения контрольной закупки (либо данных геолокации), наименовании магазина, а также идентификации и полномочиях лица, проводившего контрольную закупку. Отмечает, что товар никак индивидуально не определен.

Истец направил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором возразил против ее удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в судебное заседание не направили, что в силу ст. 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, 09.06.2018 в магазине ИП Маркеева А.С. расположенном по адресу (вблизи адресной таблички): Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 10/1 по договору розничной купли-продажи был приобретен товар - леска рыболовная "NL ULTRA WINTER PERCH 30m" 1 шт. Факт реализации товара подтвержден чеком на сумму 70 руб. спорным товаром, фотографиями, видеозаписью покупки товара.

Истцом в исковом заявлении указано, что на данном товаре содержатся обозначения сходные до степени смешения с товарным знаком N 253540 с изображение летящей птицы на фоне фигуры в виде круга зарегистрированным в отношении товаров 28 класса МКТУ - катушки спиннингов для рыбной ловли, принадлежности рыболовные, приманки для охоты или рыбной ловли, лески рыболовные. Купленный товар леска рыболовная "NL ULNRA WINTER PERCH" содержит признаки контрафактности: упаковка купленного товара "NL ULNRA WINTER PERCH" напечатана не с оригинала макета, а с отсканированного изображения. Поэтому цвета на поддельной упаковке не яркие (приглушенные). На оригинальной леске "NL ULNRA WINTER PERCH" данные о диаметре и тесте нагрузки напечатаны на упаковке, а на подделке наклеен стикер. На оригинальной упаковке компании AQUA данные диаметра и теста указанные на лицевой стороне совпадают с данными, отмеченными в таблице на оборотной стороне, штрих код для каждого диаметра свой. На поддельной упаковке напечатан только один вариант для диаметра 0,16 мм. Кроме того, на подделке значение теста на лицевой стороне не совпадают со значениям в таблице на оборотной стороне. На оригинальном продукте фирмы AQUA на задней стороне упаковки наименование цвета лески указано на русском языке.

Обладателем исключительных прав на названную интеллектуальную собственность является истец, что подтверждается договором о предоставлении неисключительной лицензии на право использования товарных знаков по свидетельствам N 253540, 290263, 368829, 405416, 405493, 429420, 447640 от 05.08.2014.

Поскольку согласно кассовому чеку от 09.06.2018 продавцом товара выступил ответчик, истец направил ответчику письменную претензию с требованием выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак.

Ответчик требование истца не выполнил, в связи с чем, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд первой инстанции руководствовался ст. 1229, 1484, 1515, 1252, 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), признал установленным материалами дела факт нарушения исключительных прав истца, а при определении размера компенсации учел, что истец рассчитал компенсацию в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, на основании договора от 05.08.2014 в сумме 285 714 руб. 30 коп., добровольно снизив ее до 100 000 руб., ответчик в свою очередь не представил надлежащих доказательств применения меры дополнительного снижения суммы компенсации, расчета многократного превышения размера причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком), а также того, что предприниматель, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, осуществил проверку закупаемой продукции на предмет незаконного размещения интеллектуальной собственности, и принял меры по недопущению к реализации контрафактной продукции, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего снижения.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, суд апелляционной инстанции оснований для отмены обжалуемого судебного акта не находит.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на вышеуказанные средства индивидуализации (товарный знак) подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен.

Доказательств наличия у ИП Маркеева А.С. права на использование товарного знака, зарегистрированного под N 253540, не представлено.

Ответчик в апелляционной жалобе приводит доводы о том, что в претензии указан иной адрес, а не адрес по которому ответчиком ведется деятельность по реализации товаров; из документов дела не понятно как задокументирован факт продажи товара ответчиком; товар индивидуально не определен, видеозапись не является допустимым доказательством, экспертиза товара не произведена, не соблюдены правила проведения контрольной закупки. Указанные доводы не могут быть приняты во внимание апелляционной инстанцией в качестве основания для отмены обжалуемого судебного акта.

Вопреки доводам жалобы факт нарушения исключительных прав именно ответчиком подтверждается совокупностью представленных в материалы дела доказательств, а именно приобретенным спорным товаром, чеком, выданным ответчиком, в котором содержатся сведения о стоимости покупки, наименовании продавца, дате заключения договора розничной купли-продажи, адрес совершения сделки, а также видеозаписью покупки. При этом информация, содержащаяся в чеке, а именно адрес - Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 10/1, совпадает с адресами, указанными в исковом заявлении, возражениях и жалобе ответчика. Также совпадает наименование ответчика и его ИНН, указанные в чеке и выписке из ЕГРИП.

Доводы ответчика о том, что видеозапись является недопустимым доказательством, судом апелляционной инстанции отклоняются.

Согласно ч. 2 ст. 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Защита гражданских прав осуществляется, среди прочего, путём самозащиты права (ст. 12 ГК РФ). Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения (ст. 14 ГК РФ).

Видеосъёмка при фиксации факта реализации контрафактного товара является допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.

Представленная истцом видеозапись (диск с записью) подтверждает изложенные в исковом заявлении обстоятельства. В частности, что ответчик в указанном в исковом заявлении месте и в указанный день незаконно использовал исключительные права истца на распространение товаров с изображениями, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Суд апелляционной инстанции исходит из того, что осуществление видеосъемки в целях защиты нарушенного права на основании ст.12, 14 ГК РФ, является соразмерным и допустимым способом самозащиты, отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательства.

Признаки контрафактности реализованного товара приведены истцом в исковом заявлении, указанные признаки соотносятся с товаром, продажа которого зафиксирована видеозаписью. Доводы ответчика о реализации им оригинального товара не подтверждены документально.

Учитывая все доказательства, представленные в материалы дела с точки зрения их достоверности, достаточности и их взаимную связь в совокупности согласно ч. 2 ст. 71 АПК РФ, а также, оценивая указанные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании данных доказательств, согласно ч. 1 ст. 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак подтвержден материалами дела.

Ссылки заявителя жалобы о приобретении спорного товара у третьих лиц также не принимаются судом апелляционной инстанции. Само по себе то обстоятельство, откуда у ответчика появился спорный товар, бесспорно об отсутствии вины ответчика в нарушении прав истца не свидетельствует. Кроме того, из представленных ответчиком документов не представляется возможным с достоверностью установить, что ответчиком был приобретен у третьих лиц именно этот товар. При этом, ответчик признается правонарушителем в силу самого факта распространения товара с товарным знаком, права на который ему не принадлежат.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим кодексом, с учётом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (п. 1 ст. 1250 ГК РФ).

Если иное не установлено настоящим кодексом, предусмотренные подп. 3 п. 1 и п. 3 ст. 1252 настоящего кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

В соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учётом требований разумности и справедливости.

При этом снижение судом размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно при наличии мотивированного заявления ответчика.

Истцом заявлено о взыскании компенсации в размере 100 000 руб. (с учетом добровольного уменьшения размера компенсации), при этом по расчету истца сумма компенсации, рассчитанной по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ составляет 285 714 руб. 30 коп.

Из разъяснений п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (п. 6 ч. 2 ст. 131, абз. 8 ст. 132 ГПК РФ, п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (п. 6 ч. 2 ст. 131, абз. 8 ст. 132 ГПК РФ, п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом в обоснование заявленных требований был представлен лицензионный договор от 05.08.2014, зарегистрированный Роспатентом за номером N РД0159456, запись внесена в Государственный реестр 15.10.2014, на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен иск в рамках настоящего спора.

ООО "Аква Норд Фишинг" использует товарные знаки, зарегистрированные ИП Цукановым М.А. на основании действующего договора от 05.08.2014 на использование неисключительной лицензии на право использования товарных знаков по свидетельствам N 253540, 290263, 368829, 405416, 405493, 429420, 447640.

Согласно пункту 4.2 указанного договора лицензиат обязан выплачивать лицензиару лицензионное вознаграждение в виде ежегодных платежей в размере 1 000 000 руб.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

При этом, ответчик не представляет в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.

В рассматриваемой ситуации судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание и на то обстоятельство, что ИП Цуканов М.А. при предъявлении требования о взыскании компенсации по собственной инициативе снизил сумму компенсации до 100 000 руб. Принимая во внимание, что истец добровольно снизил размер заявленной компенсации, в отсутствие документально обоснованных возражений ответчика при рассмотрении дела в суде первой инстанции, апелляционная коллегия считает возможным согласиться с определенным в обжалуемом решении размером компенсации как соответствующим степени нарушения. Апелляционный суд считает взысканную судом первой инстанции компенсацию в размере 1 000 000 руб. разумной и справедливой.

Оснований, предусмотренных ст. 270 АПК РФ для отмены (изменения) судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Апелляционная жалоба ответчика удовлетворению не подлежит.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе относится на заявителя в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 марта 2019 года по делу N А60-60619/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Р.А. Балдин

Судьи

Н.П. Григорьева Л.В. Дружинина