Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2019 г. N 09АП-43048/19

г. Москва

12 августа 2019 г.

Дело N А40-296768/18

Резолютивная часть постановления объявлена 05 августа 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 августа 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 мая 2019 года по делу N А40-296768/18, принятое судьей Козленковой О.В., по иску ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА" к ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ", третьи лица: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОЙКА-Д БАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛВЕРТИН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХТА ЛЭНД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ТЭН" о расторжении

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Исайкин Д.Ю. по доверенности от 15.08.2018

от ответчика: Зайцева Е.В. по доверенности от 01.03.2019

от третьих лиц: представители не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" о расторжении лицензионного договора N 1859-м, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, выразившиеся в случаях использования товарных знаков истца за пределами предоставленных ответчику в размере 7 008 000 руб., взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, выразившихся в 8 случаях размещения товарного знака на интернет-сайтах в размере 10 054 000,00 руб.,

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31 мая 2019 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объёме.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем, апелляционная жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Третьи лица не представили письменные пояснения.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, считает, что решение суда первой инстанции незаконно и необоснованно.

Ответчик возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Третьи лица не представили письменные пояснения.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки: "тройка" по свидетельству РФ N 529187, приоритет: 11.06.2013, дата государственной регистрации: 10.12.2014, неохраняемые элементы товарного знака: изображение герба Москвы, в отношении товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ;

"Московский транспорт" по свидетельству РФ N 584941, приоритет: 16.07.2015, дата государственной регистрации: 24.08.2016, неохраняемые элементы товарного знака: все слова, в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

"Московский метрополитен" по свидетельству РФ N 585361, приоритет: 16.07.2015, дата государственной регистрации: 30.08.2016, неохраняемые элементы товарного знака: слова "Московский метрополитен", в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

По свидетельству РФ N 584604, приоритет: 17.08.2015, дата государственной регистрации: 22.08.2016, в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

20 апреля 2017 года между истцом (лицензиаром) и ответчиком (лицензиатом) был заключен лицензионный договор N 1859-м, согласно условиям которого лицензиар предоставляет лицензиату право использования товарных знаков "Тройка" по свидетельству N 529187, "Московский метрополитен" по свидетельству N 585361 и "Московский транспорт" по свидетельствам N 584604 и N 584941 на условиях простой (неисключительной) лицензии на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки.

В соответствии с пунктом 1.2. договора, право использования товарных знаков предоставляется лицензиату сроком на 3 года с даты регистрации предоставления права использования товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

26 мая 2017 года обеими сторонами был подписан акт приема-передачи права на использование товарных знаков.

Согласно пункту 1.5. договора, лицензиат имеет право передавать третьим лицам право использования товарных знаков (сублицензия) на тот же срок, а также в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены договором для лицензиата, с последующим письменным уведомлением лицензиара о заключенных сублицензионных договорах не позднее 14 дней с момента их государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 4.1. договора, за предоставление права использования товарных знаков лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 100 000 руб.

В соответствии с пунктом 4.3. договора, за предоставление лицензиату права передачи третьим лицам права использования товарных знаков по сублицензионным договорам, лицензиат уплачивает лицензиару дополнительное вознаграждение в размере 10 % от суммы заключенных сублицензионных договоров.

01 августа 2017 года ответчик заключил с АО "ТРОЙКА-Д БАНК" сублицензионный договор N 1Д1/17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ N 529187.

14 августа 2017 года ответчик заключил с ООО "БУХТА ЛЭНД" сублицензионный договор N БЛ-232-17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ N 585361.

14 августа 2017 года ответчик заключил с ООО "ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ" сублицензионный договор N ПЛ-240-17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ N 585361.

14 августа 2017 года ответчик заключил с ООО "МИЛВЕРТИН" сублицензионный договор N М-91-17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ N 585361.

14 августа 2017 года ответчик заключил с ООО "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" сублицензионный договор N Д-306-17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ N 585361.

14 августа 2017 года ответчик заключил с ООО "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО" сублицензионный договор N СТ-144-17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ N 585361.

15 сентября 2017 года ответчик заключил с ООО "Абсолют Недвижимость" сублицензионный договор N ЛД 7/17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ N 585361.

16 октября 2017 года ответчик заключил с ООО "Исток" сублицензионный договор N ЛД 13/17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ N 585361.

27 ноября 2017 года ответчик заключил с АО "Корпорация ТЭН" сублицензионный договор N ЛД 17/17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ N 585361.

07 июня 2018 года истец направил в адрес ответчика запрос исх. N УД-25- 13232/18 от 06 июня 2018 года о предоставлении согласованных лицензиатом дизайн макетов, образцов, экземпляров рекламно-информационных и иных материалов сублицензиатов по всем заключенным лицензиатом сублицензионным договорам; о предоставлении сведений обо всех способах фактического использования товарных знаках по свидетельствам NN 585361, 584604, 584941.

12 июля 2018 года истец направил в адрес ответчика запрос исх. N УД-25- 16118/18 от 09.07.2018 о предоставлении отчета об использовании товарных знаков.

20 августа 2018 года истец направил в адрес ответчика запрос исх. N УД-25- 19498/18 от 15.08.2018 о предоставлении отчета об использовании товарных знаков.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчиком существенно нарушены обязательства по договору, а именно, ответчик неоднократно (2 раза) нарушил обязанность по предоставлению истцу отчета об использовании товарных знаков, предусмотренную п. 1 ст. 1237 ГК РФ, пунктом 2.6. договора. Также ответчик 9 раз в нарушение п. 1 ст. 1235 ГК РФ, пункта 1.5. договора передал право использования товарных знаков за пределами предоставленных ему договором прав, что выразилось в следующем: в предоставлении ответчиком сублицензиату права использования обозначений, сходных с товарным знаком лицензиара на основании пункта 1.3. сублицензионного договора N ЛД 1/17 от 01.08.2017: "под использованием товарного знака для целей настоящего договора понимается также использование сублицензиатом сходного с товарным знаком обозначения"; в предоставлении ответчиком сублицензиатам права использования товарного знака метрополитена не предусмотренными договором "иными способами" (т.е. любыми не запрещенными законодательством РФ способами) на основании пунктов 1.3. сублицензионных договоров от 14.08.2017 NN БЛ-232-17, ПЛ-240-17, М-91-17, Д306-17, СТ-144-17 и от 16.10.2017 N ЛД 13/17 (7 случаев нарушения); в предоставлении ответчиком сублицензиату права использования товарного знака не в том виде, в котором товарный знак зарегистрирован, на основании пункта 2.1.5. сублицензионного договора N ЛД 7/17 от 15.09.2017: "графическое изображение буквы "М" в петле без словесного обозначения "Московский метрополитен"; графическое изображение буквы "М" без петли и без словесного обозначения "Московский метрополитен", графическое изображение буквы "М" без засечек"; в предоставлении ответчиком сублицензиату права использования товарного знака не в том виде, в котором товарный знак зарегистрирован, на основании сублицензионного договора N ЛД 17/17 от 27.11.2017.

Истец указал, что указанные нарушения являются существенными, поскольку создали условия для 8 нарушений исключительных прав истца со стороны сублицензиатов. Нарушения выразились в использовании последними товарного знака истца по свидетельству N 585361 путем размещения на интернет-сайтах в соответствии с приведенными условиями сублицензионных договоров.

Ответчик в нарушение пункта 2.9. договора не предоставил истцу копии сублицензионных договоров.

Пунктом 2.9. договора установлена обязанность лицензиата предоставлять лицензиару копии сублицензионных договоров в течение 10 дней с момента их заключения.

Истец указал, что согласно информации, размещенной на официальном сайте ФИПС, ответчиком заключено около 40 сублицензионных договоров. Истец считает, что непредставлением копий сублицензионных договоров ответчик фактически отказался в одностороннем порядке от исполнения обязанности по их предоставлению, установленной пунктом 2.9. договора.

Ответчик в нарушение пункта 2.10. договора не предоставил истцу копии ежеквартальных отчетов о количестве заключенных договоров.

Пунктом 2.10. договора установлена обязанность лицензиата предоставлять лицензиару ежеквартальные отчеты о количестве заключенных договоров и размере вознаграждения по ним в срок не позднее последнего числа месяца соответствующего квартала.

В нарушение пункта 2.10. договора ответчиком не предоставлены отчеты за 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2 кварталы 2018 года; отчет за 3 квартал 2018 года представлен с нарушением срока на 11 дней. Истец считает, что непредставлением отчетов ответчик фактически отказался в одностороннем порядке от исполнения обязанности по их предоставлению, установленной пунктом 2.10. договора.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

22 ноября 2018 года истец направил в адрес ответчика предложение исх. N УД-25-27492/18 от 20 ноября 2018 года о расторжении договора (предусмотренный пунктом 2 статьи 452 ГК РФ порядок истцом соблюден).

Истцом не доказано существенное нарушение ответчиком условий договора.

В рассматриваемом споре лицензионный договор содержит информацию об электронных адресах как истца (в главе - реквизиты), так и ответчика (пункт 10.5. договора), т.е. стороны при подписании договора не только не исключили возможность обмена информацией и юридически значимыми сообщениями посредством электронной почты, а прямо предусмотрели такую возможность. Практика исполнения лицензионного договора, установившаяся во взаимоотношениях сторон, также свидетельствует о том, что обмен информацией и документами между истцом и ответчиком в основном осуществлялся посредством электронной почты.

Большая же часть Возражений истца посвящена доказыванию не относящихся к рассматриваемому судом делу обстоятельств, как то: имеющее место нарушение прав Истца на иной товарный знак (N 628184 т.2 л.д.40), который не заявлялся истцом в порядке ст.49 АПК РФ при рассмотрении настоящего иска.

Доводы истца о том, что судом приняты во внимание доказательства направления ответчиком в адрес истца отчетов, копий договоров, а также иных материалов в соответствии с условиями лицензионного договора не состоятельны.

Истец утверждает, что ответчиком неоднократно не исполнена обязанность, предусмотренная п.2.6. Договора, по предоставлению истцу отчетов об использовании товарных знаков.

Вышеуказанное утверждение истца не соответствует действительности, поскольку в ответ на запросы истца ответчик направлял необходимые отчеты, а именно:

- на запрос истца от 06.06.2018 N Уд-25-13232/18 ответчиком своевременно был направлен ответ от 25.06.2018 N 33;

- на запрос истца от 09.07.2018 N УД-25-16118/18 ответчиком своевременно был направлен ответ от 17.07.2018 N 40;

- на запрос истца от 15.08.2018 N УД-25-19498/18 ответчиком был направлен ответ от 10.09.2018 N 58, задержка в направлении ответа составила 2 календарных дня.

Часть из указанных ответов направлялась истцу нарочно (отметки о получении не проставлялись, поскольку документы направлялись в период бесконфликтного исполнения Сторонами своих договорных обязательств). Также на основании просьбы истца, изложенной в вышеперечисленных запросах, ответы продублированы Ответчиком на электронную почту Главного специалиста - начальника сектора интеллектуальной собственности Юридической службы ГУП "Московский метрополитен" Исайкина Дмитрия Юрьевича - isaikin-dy@mosmetro.ги. Направление ответов Ответчиком в электронном виде по указанному Истцом адресу электронной почты подтверждается распечаткой переписки между Ответчиком.

В рассматриваемом споре лицензионный договор содержит информацию об электронных адресах как истца, так и ответчика (п. 10.5 Договора), т.е. Стороны при подписании Договора не только не исключили возможность обмена информацией и юридически значимыми сообщениями посредством электронной почты, а прямо предусмотрели такую возможность. Практика исполнения лицензионного договора, установившаяся во взаимоотношениях Сторон, также свидетельствует о том, что обмен информацией и документами между Истцом и Ответчиком в основном осуществлялся посредством электронной почты.

Суд обоснованно принял во внимание и справедливо оценил предоставленные Ответчиком доказательства исполнения им договорных обязанностей по предоставлению информации Истцу.

Довода истца о том, что вывод суда о том, что формулировку п.1.3. сублицензионного договора N ЛД1/17 от 01.08.2017 "сходного с Товарным знаком" необходимо толковать как возможность использования сходного обозначения, но не до степени смешения, сделан судом с нарушением принципа буквального толкования договора не состоятелен.

Вывод суда основан на буквальном содержании п.3 ст. 1484 ГК РФ - никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В данном случае, суд прямо применил сформулированную в законе норму, которая не нуждалась в каком-либо толковании.

Истец не представил документов, подтверждающих факт использования сублицензиатом товарных знаков, сходных с товарным знаком Истца, в результате которого возникает вероятность смешения. Кроме того, в соответствии с п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ" вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. В рассматриваемом случае никакой даже теоретической однородности товаров не имеется.

Истец использует свои товарные знаки при оказании услуг по перевозке пассажиров, Сублицензиаты же используют товарный знак Истца (или его основную часть в виде буквы М) на основании сублицензионных договоров не как средство индивидуализации своих товаров (строящихся жилых комплексов), а для обозначения того, что в непосредственной близости от возводимых ими жилых комплексов располагаются станции метрополитена, где Истец оказывает свои услуги.

Доводы истца о том, что ответчик предоставил сублицензиатам по ряду сублицензионных договоров права использования товарного знака не предусмотренными лицензионным Договором "иными способами" не состоятельны.

В данном случае под "иными способами" в сублицензионных договорах Сторонами подразумевалась конкретизация обозначенных в лицензионном и сублицензионном договоре очень широко сформулированных способов использования товарного знака, а именно таких способов использования как "в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе" (абзац 6 п. 1.4. лицензионного договора) и "в сети Интернет" (абзац 7 п. 1.4. лицензионного договора).

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.

Исходя из выше изложенного, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2019 года по делу N А40-296768/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Д.В. Пирожков А.И. Трубицын