Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2019 г. N 09АП-36772/19

г. Москва

20 августа 2019 г.

Дело N А40-260917/18

Резолютивная часть постановления объявлена 13 августа 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 августа 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей А.И. Трубицына, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "М1" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 июня 2019 г. по делу N А40-260917/18, принятое судьей Киселевой Е.Н., по иску Рехау АГ+Ко (юридическое лицо, учрежденное и действующее по законодательству ФРГ, адрес: ФРГ, г. Рехау, D-95111, Райниумхаус, Отто-ХанШтрассе, 2, зарегистрирован 21.04.1977 в торговом реестре участкового суда г. Хоф под номером HRA 2232), представитель истца ООО "Бренд Монитор" (адрес: 117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, с. С, 5 этаж) к Обществу с ограниченной ответственностью "М1" (ОГРН: 5147746137974, ИНН: 7722856058, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 29/27); Обществу с ограниченной ответственностью "Мастерхост" (ОГРН 1137746890027, ИНН 7703797777, адрес: 115088, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 18, стр. 2, оф. 1), с участием третьего лица Общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен Рег.ру" (ОГРН 1067746613494, ИНН 7733568767, адрес: 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12, эт. 2, комн. 4) о взыскании солидарно 100 000 руб.,

при участии в судебном заседании: от истца Акимов А.В. (по доверенности от 20.03.2019 г.), Смирнов В.А. (по доверенности от 20.03.2019 г.), Шмырин Д.П. (по доверенности от 20.03.2019 г.); от ответчиков: от Общества с ограниченной ответственностью "М1" - Анторопова О.С. (по доверенности от 09.01.2019 г.), от Общества с ограниченной ответственностью "Мастерхост" Анторопова О.С. (по доверенности от 09.01.2019 г.); от третьего лица - не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

Компания Рехау АГ+Ко обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Богуславу Игорю Владимировичу, Обществу с ограниченной ответственностью "Мос.окна", Обществу с ограниченной ответственностью "Мастерхост" о запрете Богуславу И.В. и ООО "Мос.окна" использование товарного знака REHAU, зарегистрированного Всемирной организацией интеллектуальной собственности под N 955722, и сходных с ним до степени смешения обозначений: в сети Интернет, в том числе в доменных именах okna-rehau-ru.ru и okna-rehau-ru.com и на страницах интернет-сайтов okna-rehau-ru.ru и okna-rehau-ru.com, а равно при предложении к продаже и реализации товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован; взыскании с Богуслава И.В. и ООО "Мос.окна" солидарно компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб.; взыскании с ООО "Мастерхост" компенсации в размере 100 000 руб.; взыскании с Богуслава И.В., Общества с ограниченной ответственностью "Мос.окна" и Общества с ограниченной ответственностью "Мастерхост" судебных расходов, включая издержки на заверение доказательств в размере 23 200 руб.

Определением суда г. Москвы от 12.03.2019 г. Общество с ограниченной ответственностью "М1" привлечено к участию в деле, в качестве соответчика, в порядке ст. 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда г. Москвы от 15.03.2019 г. производство по делу в части требований к ответчикам Богуславу И.В. и ООО "Мос.окна" прекращено, в связи с утверждением мирового соглашения.

Суд первой инстанции, в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял заявленное истцом ходатайство об уточнении исковых требований, в связи с чем, иск рассматривался о солидарном взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "М1" и Общества с ограниченной ответственностью "Мастерхост" 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2019 г. исковые требования удовлетворены частично, с ответчика ООО "М1" в пользу истца взысканы 50 000 руб. компенсации, в остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик Общество с ограниченной ответственностью "М1" обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить в части удовлетворения требований к нему и принять по делу новый судебный акт.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явилось, в связи с чем, жалоба рассмотрена без его участия в соответствии со ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по представленным в материалы дела документам.

Истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Ответчик Общество с ограниченной ответственностью "Мастерхост" поддержал правовую позицию заявителя жалобы.

Заслушав объяснения представителей сторон, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как следует из представленных в материалы дела документов и установлено судом первой инстанции, истец является производителем окон и дверей, а также ему принадлежат исключительные права на товарный знак REHAU, зарегистрированный Всемирной организацией интеллектуальной собственности под N 955722 и охраняемый на территории Российской Федерации в частности в отношении товаров 6, 19, 20 классов МКТУ.

Как указывает истец, ему стало известно, что в сети Интернет функционируют интернет-сайты okna-rehau-ru.ru и okna-rehau-ru.com, используемые для рекламы, предложения к продаже и реализации товаров, маркированных товарным знаком истца. При этом в заголовках страниц Интернет-сайтов содержится не соответствующая действительности информация об официальном статусе Интернет-магазинов: "Вашему вниманию представляется зримое воплощение этого качества - оконные профили фирмы REHAU. Официальный сайт нашей компании поможет Вам разобраться в нюансах различных оконных систем и подобрать подходящий вариант". По состоянию на 25.08.2018 г. на каждом из Интернет-сайтов содержатся предложения к продаже: балконных, входных, межкомнатных и сдвижных дверей в 123 расцветках и 35 видах ламинации; рольставней; 10 моделей окон, маркированных товарным знаком. Также на каждом Интернет-сайте представлен каталог продукции, маркированной товарным знаком. В каталоге содержится ссылка на интернет-сайт okna-rehau-ru.ru, а также информация, которая может создать у потребителей впечатление об аффилированности Богуслава И.В. и ООО "Мос.окна" с истцом: "Позвоните или напишите - и наши специалисты помогут найти офис продаж окон REHAU рядом с Вашим домом".

Согласно данным третьего лица Общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен Рег.ру", администратором доменных имен okna-rehau-ru.ru и okna-rehau-ru.com является Богуслав И.В.

В соответствии с информацией, размещенной в разделе "Отзывы" спорных интернет-сайтов, лицом, осуществляющим предложение к продаже и реализацию индивидуализированной товарным знаком продукции посредством Интернет-сайтов, является ООО "Мос.окна".

Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра, изготовленным нотариусом города Москвы 25.08.2018 г.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, используемые Богуславом И.В. и Обществом с ограниченной ответственностью "Мос.окна" доменные имена okna-rehauru.ru и okna-rehau-ru.com являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца. При этом, ни Богуслав И.В., ни Обществом с ограниченной ответственностью "Мос.окна" документов, свидетельствующих о правомерности такого использования товарного знака истца в материалы дела не представили.

Длящийся характер незаконного использования товарного знака - с 03.05.2015 г. в доменном имени okna-rehau-ru.ru (более трех лет на момент подачи иска) и с 14.03.2017 г. в доменном имени okna-rehau-ru.com (более полутора лет на момент подачи иска) - подтверждается данными сервиса Whois.

Как установлено судом первой инстанции, несмотря на неоднократное уведомление Общества с ограниченной ответственностью "Мастерхост" истцом о нарушении его исключительного права на Интернет-сайтах, достаточных мер по прекращению нарушений предпринято не было.

При этом п. 6.5 Правил оказания услуг, служб, сервисов и продуктов, размещенных на интернет-сайте Общества с ограниченной ответственностью "Мастерхост" по ссылке: https://masterhost.ru/documents/serv_rules.pdf, следует, что он имеет возможность предпринять необходимые и достаточные меры, а именно: незамедлительно приостановить оказание услуг и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные своего контрагента в том числе в случае осуществления таким контрагентом не предусмотренных Правилами действий, нарушающих права и законные интересы третьих лиц.

В материалы дела Обществом с ограниченной ответственностью "М1" представлено письмо, согласно которому указанное Общество является хостинг-провайдером сайтов okna-rehau-ru.ru с 13.07.2014 г. и по настоящее время и okna-rehau-ru.com с 24.03.2017 г. по настоящее время на основании договора-оферты N 400206.

Истец, поддерживая уточненные им требования о солидарном взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Мастерхост" и Общества с ограниченной ответственностью "М1" компенсации в размере 100 000 руб., указал на то, что, предъявляя исковые требования к Обществу "Мастерхост", истец добросовестно исходил из сведений, содержащихся в открытых сервисах Whois и на сайте masterhost.ru. Все открытые источники информации о хостинг-провайдерах содержат сведения о том, что хостинг-провайдером спорных сайтов является Общество "Мастерхост".

Также указанное следует из нотариального протокола осмотра от 25.08.2018 г., за хранение IP-адресов доменных имен okna-rehau-ru.ru и okna-rehau-ru.com отвечают DNS-серверы nsl.masterhost.ru, ns2.masterhost.ru, ns.masterhost.ru.

При этом на сайте masterhost.ru в качестве лица, оказывающего услуги хостинга, указано именно Общество с ограниченной ответственностью "Мастерхост".

Ответчик Общество с ограниченной ответственностью "Мастерхост" указано в качестве хостинг-провайдера в отношении IPадресов, соответствующих доменным именам okna-rehau-ru.ru и okna-rehau-ru.com в сервисе Whois Ripe.net, являющемся региональным интернет-регистратором для Европы.

Истец в обоснование заявленных требований ссылается на то, что Общество с ограниченной ответственностью "Мастерхост" вело себя недобросовестно, не ответив на претензии истца в досудебном порядке. По истечении срока рассмотрения претензии ни уведомление об удовлетворении претензионных требований, ни мотивированный отказ истцом получены не были.

Как полагает истец, действуя добросовестно, Общество с ограниченной ответственностью "Мастерхост", входящее в одну группу компаний с Обществом с ограниченной ответственностью "М1", должно было сообщить истцу о надлежащем получателе претензии, однако этого не сделало. Таким образом, истец, принявший исчерпывающие меры по досудебному урегулированию спора, был вынужден обратиться за защитой нарушенных прав в суд именно в связи с недобросовестным поведением со стороны Общества с ограниченной ответственностью "Мастерхост".

Истец полагает, что поскольку он не мог узнать, с кем именно владелец Интернет-сайтов заключил договор об оказании услуг хостинга, при этом, как следует из материалов дела, ответчики относятся к одной группе компаний и фактически осуществляют свою деятельность совместно, а степень связи ответчиков столь высока, что с точки зрения правообладателя, а равно любого иного третьего лица они не могут рассматриваться как разные лица, действующие при оказании услуг хостинга обособленно друг от друга, к нарушению прав истца привели солидарные, совместные взаимодополняемые и взаимозависимые действия ответчиков.

Согласно п. 1 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, информационный посредник (в том числе лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу информационнотелекоммуникационной сети, которым является провайдер хостинга Интернет-сайтов несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных названным Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных п.п. 2 и 3 указанной статьи.

В силу п. 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий: он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении исключительных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Возражая против удовлетворения исковых требований Общество с ограниченной ответственностью "Мастерхост" указало на то, что не является хостинг-провайдером для доменных имен okna-rehau-ru.ru и okna-rehau-ru.com, а также не является лицом, использующим спорное доменное имя, в связи с чем, настоящие требования предъявлены истцом к ненадлежащему ответчику, поскольку Общество "Мастерхост" не является регистратором домена либо хостинг провайдером, также не является администратором доменного имени, не имеет возможности влиять на содержание сайта, а следовательно не может нести ответственность за незаконное использование товарного знака истца. Каких-либо доказательств нарушения исключительных права истца на товарный знак со стороны Общества с ограниченной ответственностью "Мастерхост" суду не представлено.

В свою очередь, Обществом с ограниченной ответственностью "М1" в материалы дела представлена справка, согласно которой хостинг-провайдером сайтов okna-rehau-ru.ru и okna-rehau-ru.com является данное Общество.

Таким образом, судом первой инстанции, на основании оценки представленных лицами, участвующими в деле, в материалы дела доказательств, исковые требования удовлетворены частично. Поскольку требования истца к Обществу с ограниченной ответственностью "Мастерхост" и Обществу с ограниченной ответственностью "М1" заявлены на основании ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации как к информационным посредникам, и принимая во внимание, что хостинг-провайдером спорных сайтов является Общество с ограниченной ответственностью "М1", у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для привлечения Общества с ограниченной ответственностью "Мастерхост" к ответственности, поскольку, не являясь хостинг-провайдером, указанное Общество не имело перед истцом каких либо прав и обязанностей.

Заявленная ко взысканию сумма компенсации в размере 100 000 руб. снижена до 50 000 руб. и взыскана с Общества с ограниченной ответственностью "М1".

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

В силу положений ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Заявитель жалобы утверждает, что им выполнены все необходимые и возможные действия по пресечению нарушения исключительных прав истца. Получив от истца претензию о нарушении его исключительных прав, ответчик Общество с ограниченной ответственностью "М1" незамедлительно передал её владельцам сайтов okna-rehau-ru.ru и okan-rehau-ru.com, которые в ответ предоставили документы, подтверждающие их право использовать товарный знак истца: сертификаты РЕХАУ на право официально именовать себя "Салоном энергосберегающих окон REHAU" за 2017 и 2018 гг., электронная переписка. После получения данных документов правовые основания для выполнения требований истца об удалении размещенных материалов либо об ограничении доступа к спорным Интернет-сайтам у ООО "М1" отсутствовали.

Вместе с тем, данный довод не может быть приняты во внимание, поскольку предоставление владельцами интернет-сайтов документов, подтверждающих, по их мнению, правомерность использования ими интеллектуальной собственности истца, само по себе не является достаточным доказательством правомерности такого использования.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации использование интеллектуальной собственности в отсутствие лицензионного договора по общему правилу считается незаконным, пока не будет доказано обратное. Только правообладатель вправе наделять третьих лиц правом использования принадлежащих ему товарных знаков в той или иной форме, и соответственно, только правообладатель осведомлен о перечне уполномоченных лиц и объеме их прав.

Вопреки доводам жалобы, действуя добросовестно и выполняя возложенную ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на информационного посредника обязанность по принятию необходимых и достаточных мер, направленных на прекращение нарушения интеллектуальных прав, ответчик ООО "М1" был вправе и должен был сообщить истцу о результате рассмотрения его претензии, то есть о её направлении владельцам Интернет-сайтов и получении от них ответа (согласно п. 10.3. "Правил оказания услуг, служб, сервисов и продуктов" срок для ответа на претензию третьего лица составляет 60 дней, том 2 л.д. 108); передать истцу полученные от владельцев Интернет-сайтов документы; дождаться ответа истца на переданные документы и, с учётом его позиции, принять решение о дальнейших действиях.

В своей совокупности данные действия были бы необходимыми и достаточными для прекращения нарушения прав истца.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что, не переслав истцу полученные от владельцев спорных интернет-сайтов документы и оставив без ответа досудебную претензию, заявитель жалобы нарушил требования ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и свои собственные правила оказания услуг, служб, сервисов и продуктов.

Ссылка заявителя жалобы на положения Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" не может быть принята апелляционным судом во внимание, поскольку наличие персональных данных работников сторон не препятствовало сообщить истцу о самом факте предоставления документов и/или предоставить документы со скрытыми персональными данными.

Не получив от истца подтверждения правомерного использования в материалах интернет-сайтов интеллектуальной собственности, Общество с ограниченной ответственностью "М1" не могло самостоятельно квалифицировать такое использование как законное.

Суд оценивает действия информационного посредника по удалению, блокированию спорного контента или доступа нарушителя к сайту при получении извещения правообладателя о факте нарушения исключительных прав, а также в случае иной возможности узнать (в том числе из широкого обсуждения в средствах массовой информации) об использовании его интернет-ресурса с нарушением исключительных прав других лиц. При отсутствии со стороны информационного посредника в течение разумного срока действий по пресечению таких нарушений либо в случае его пассивного поведения, демонстративного и публичного отстранения от содержания контента суд может признать наличие вины информационного посредника в допущенном правонарушении и привлечь его к ответственности.

Суд первой инстанции обосновано указал на то, что ответчик Общество с ограниченной ответственностью "М1" знал о нарушении исключительных прав истца, имел обязанность и должен был принять меры по их устранению, которые заключаются в блокировке интернет-сайта с нарушениями, однако необходимые и достаточные меры, направленные на прекращение нарушения, им приняты не были.

Вместе с тем, учитывая, что ответчик Общество с ограниченной ответственностью "М1" не принял необходимых и достаточных мер для устранения нарушения прав истца, оснований для его освобождения от ответственности, предусмотренной п. 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не усматривается.

Ссылки заявителя жалобы на сертификаты о праве Общества с ограниченной ответственностью "Мос.Окна" именовать себя "Салоном энергосберегающих окон REHAU", а также не переписку между сотрудниками указанного Общества и Общества с ограниченной ответственностью "Рехау" не принимаются апелляционным судом во внимание, поскольку данные документы выданы российским юридическим лицом, а именно Обществом с ограниченной ответственностью "Рехау", в то время, как истцом по настоящему делу и правообладателем спорного товарного знака является Компания Рехау АГ+Ко, учреждённая в соответствии с законодательством ФРГ.

Таким образом, вышеуказанные документы не могут расцениваться как доказательство согласия истца на использование товарных знаков. Документы, выданные непосредственно истцом, в материалы дела не представлены. Относимые и достоверные доказательства правомерного использования интеллектуальной собственности истца в деле отсутствуют.

Апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на ответчика расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 июня 2019 года по делу N А40-260917/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

А.И. Трубицын Д.В. Пирожков