Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2019 г. N 07АП-7098/19

г. Томск

20 августа 2019 г.

Дело N А27-25524/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 13 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 августа 2019 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бородулиной И.И.,

судей Павлюк Т.В., Скачковой О.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фаст Е.В. с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Авдюковой Аллы Сергеевны (N 07АП-7098/2019) на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 31.05.2019 по делу N А27-25524/2018 (судья Команич Е. А.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Авдюковой Аллы Сергеевны (город Красноярск, ОГРНИП 314246829500057, ИНН 246200941906)

к индивидуальному предпринимателю Давыдову Денису Сергеевичу (город Кемерово, ОГРНИП 315420500015076, ИНН 420544134370)

о защите исключительных прав на патент на полезную модель.

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Давыдова Дениса Сергеевича: Холкин А.С. по доверенности от 04.12.2019 (до 04.12.2019).

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Авдюкова Алла Сергеевна (далее - ИП Авдюкова А.С., истец) обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с исковыми требованиями к индивидуальному предпринимателю Давыдову Денису Сергеевичу (далее - ИП Давыдов Д.С., ответчик):

- о запрете осуществления действий, нарушающих права истца на патент на полезную модель N 174111, в том числе прекратить производство, хранение и продажу следующего товара: "Цукаты из сосновой шишки на палочке", прекратить размещение информации об указанном товаре в сети Интернет, а также на сайте ответчика https://таежныйтайник.рф;

- об обязании ответчика изъять из гражданского оборота товары: "Цукаты из сосновой шишки на палочке", а также изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика орудия, оборудование, прочие устройства и материалы, которые главным образом используются и предназначены для совершения нарушения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности;

- об обязании ответчика опубликовать сведения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя патента на полезную модель N 174111-ИП Авдюковой А.С. (ОГРНИП 314246829500057, ИНН 246200941906) - в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- о взыскании с ответчика компенсации за нарушение прав на патент на полезную модель N 174111 в размере 2 000 000 руб.

Решением от 31.05.2019 Арбитражного суда Кемеровской области в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе ИП Авдюкова А.С., ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, просит его отменить и приять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указывает, что мотивировочная часть решения Арбитражного суда Кемеровской области от 31.05.2019 по делу N А27-25524/2018 не содержит анализа визуального сравнения судом вещественных доказательств, а именно, товара истца и товара ответчика.

В ходе рассмотрения настоящего дела ИП Авдюкова А.С. письменно обращала внимание суда на внешний вид изделия ответчика "Цукаты из сосновой шишки": из осмотра представленных в материалы настоящего дела образцов изделий очевидно усматривается, что приготовленная в сахарном сиропе и остуженная сосновая шишка ответчика приобретает покрытие в виде застывшего сахарного сиропа (следы частичек данного сиропа имеются также на прозрачной упаковке изделия). Также очевидно, что при используемой ИП Давыдовым Д.С. технологии производства "Цуката из сосновой шишки" на указанной шишке остается слой покрытий сахарного сиропа, который дает ей сладкие вкусовые ощущения и позволяет ее хранить в пределах установленного срока годности. При этом такой вид покрытия как "сахарный сироп" защищен патентом ИП Авдюковой А.С. N 174111, о чем свидетельствует независимый пункт формулы патента.

По мнению подателя жалобы, при проведении экспертизы вывод об отсутствии на изделии, произведенном ИП Давыводым Д.С., слоя покрытия сделан на основе формального подхода эксперта к подготовке ответов на поставленные вопросы, исходя из того, что ответчик документально в своей технологии производства не использует такую стадию как "нанесение покрытия".

Также, податель жалобы ссылается на необоснованный отказ судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства о проведении по делу дополнительной экспертизы.

Кроме того, истец ссылается на то, что указание эксперта в заключении экспертизы, а также арбитражного суда в решении по настоящему делу на отсутствие в изделии ИП Давыдова Д.С. дополнительных пунктов формулы полезной модели по патенту N 174111 не имеет правового значения для вывода об использовании (отсутствии использования) полезной модели ответчиком, который должен быть сделан на основании пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации - с учетом только независимого пункта формулы полезной модели.

По мнению истца "полная идентичность" продукции истца и ответчика, а также технологии ее изготовления также не требуется.

В апелляционной жалобе также заявлено ходатайство о назначении дополнительной экспертизы по делу с постановкой эксперту дополнительного вопроса: "Образует ли застывший сахарный сироп на изделии ИП Давыдова Д.С. "Цукаты из сосновой шишки на палочке" слой покрытия корпуса соснового цуката?", поручив ее ранее привлеченной экспертной организации - АНО "Центр Патентных Экспертиз".

Рассмотрев ходатайство истца о назначении повторной экспертизы, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для его удовлетворения, основываясь на том, что реализация предусмотренного частью 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полномочия суда по назначению повторной экспертизы в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного экспертного заключения как особом способе его проверки вытекает из принципа самостоятельности суда, который при рассмотрении конкретного дела устанавливает доказательства, оценивает их по своему внутреннему убеждению, основанному на их всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании.

Оснований для назначения повторной экспертизы применительно к тем доводам, о которых заявил истец, не усматривается. Право назначения повторной экспертизы относится к прерогативе суда и несогласие стороны по делу с выводами экспертного заключения не влечет автоматического назначения повторной экспертизы в силу положений статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик возражает по доводам апелляционной жалобы согласно отзыву.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы отзыва, считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Истец надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства (суд апелляционной инстанции располагает сведениями о получении адресатом направленной копии судебного акта (часть 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)), в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание апелляционной инстанции не явился.

В порядке части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителя истца.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции, при этом исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, ИП Авдюкова А.С. является правообладателем патента на полезную модель N 174111 "Кондитерское изделие" c датой приоритета от 14.03.2017, датой государственной регистрации 02.10.2017 и сроком действия исключительного права на полезную модель 14.03.2027.

Согласно описанию полезной модели к патенту формула полезной модели содержит следующие независимые пункты:

1. кондитерское изделие, содержащее корпус, выполненный из цуката, на который нанесен слой покрытия, отличающееся тем, что корпус представляет собой вяленый сосновый цукат, полученный из растительного хвойного соснового сырья;

2. кондитерское изделие по пункту 1, отличающееся тем, что вяленый сосновый цукат получен из молодых сосновых шишек;

3. кондитерское изделие по пункту 1, отличающееся тем, что вяленый сосновый цукат получен из сосновых цветов;

4. кондитерское изделие по пункту 1, отличающееся тем, что вяленый сосновый цукат получен из молодых сосновых побегов;

5. кондитерское изделие по пункту 1, отличающееся тем, что на вяленый сосновый цукат нанесен слой покрытия в виде сахарной пудры;

6. кондитерское изделие по пункту 1, отличающееся тем, что на вяленый сосновый цукат нанесен слой покрытия в виде шоколадной глазури;

7. кондитерское изделие по пункту 1, отличающееся тем, что на вяленый сосновый цукат нанесен слой покрытия в виде шоколадной глазури с включениями кедровых орехов.

Из искового заявления следует, что истцу стало известно о нарушении ответчиком исключительного права на полезную модель по патенту N 174111 "Кондитерское изделие".

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что из сведений, размещенных на официальном сайте ИП Давыдова Д.С. https://таежныйтайник.рф, по мнению истца, следует нарушение его прав на принадлежащий ему патент на полезную модель.

В частности, на странице указанного сайта по адресу https://xn-80aaoelebjwd1cf9i.xn-plai/#b-lBB представлена реклама и описание продукции, в том числе, товар "Цукаты из сосновой шишки", а также информация об адресе цеха по производству продукции: город Кемерово, ул. Павленко, д. 1.

По мнению истца, при производстве товара "Цукаты из сосновой шишки" (который предлагается как к оптовой, так и розничной продаже) используется формула полезной модели, правообладателем патента на которую является истец, а именно: "Кондитерское изделие, содержащее корпус, выполненный из цуката, на который нанесен слой покрытия, отличающееся тем, что корпус представляет собой вяленый сосновый цукат, полученный из растительного хвойного соснового сырья", а также иные пункты формулы.

Соответствующие нарушения зафиксированы в протоколе обеспечения письменных доказательств путем осмотра сайта серии 24 АА 3394085 от 02.10.2018.

Кроме того, 29.09.2018 в городе Красноярске в магазине ""Калина-Малина" (фирменный магазин фермерских продуктов)" была осуществлена контрольная закупка следующего товара: "Цукаты из сосновой шишки на палочке" стоимостью 59 руб.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что на этикетке приобретенного товара содержится следующая информация: СТО 201305518-004-2017.

Продукт переработки сосны. Цукаты из сосновой шишки; состав: сосновые шишки, сахар, вода, лимонная кислота; изготовитель: ИП Давыдов Д.С.; 650010, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Артиллерийская, дом 3; Адрес производства: 650021, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Павленко, 1,тел. 89049614737; цена: 59 руб.

По мнению истца, данное обстоятельство подтверждает факт продажи с нарушением прав истца товара ответчика на рынке г. Красноярска (основной рынок продаж истца) и дальнейшую реализацию товара конечному потребителю на указанном рынке.

В обоснование произведенной покупки указанного выше товара истцом представлен кассовый чек от 29.09.2018, содержащий наименование продавца, ИНН продавца, дату заключения договора розничной купли-продажи.

В подтверждение факта предложения товара к продаже истцом приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства два товара истца: "Вяленые сосновые шишки с клюквой", "Вяленые сосновые шишки с клюквой на палочке" и проданный товар ответчика: "Цукаты из сосновой шишки на палочке".

Проанализировав приобретенный товар, сведения, размещенные на официальном сайте ИП Давыдова Д.С. и вышеуказанный патент на полезную модель, истец пришел к выводу о нарушении его прав на патент N 174111.

Претензией от 27.09.2018 истец обратился к ответчику в срок до 27.10.2018 исполнить заявленные требования истца.

Поскольку истец не заключал с ответчиком лицензионный договор в отношении вышеуказанного патента, а ответчик использовал патент без разрешения патентообладателя, последний, полагая, что его патентные права нарушены действиями ответчика, обратился с настоящими требованиями в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств, подтверждающих факт нарушения прав истца, как правообладателя патента на полезную модель: "Кондитерское изделие" N 174111.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Из пункта 1 статьи 1358 ГК РФ следует, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо эквивалентного признака (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2019 N С01-427/2019 по делу N А41-15210/2018).

На основании изложенного подлежит отклонению довод апелляционной жалобы о том, что не требуется полная идентичность продукции истца и ответчика при доказывании нарушении прав патентообладателя.

Из заключения эксперта от 28.03.2019 N 019103/6/77001/092019/А27-25524/18, составленного Автономной Некоммерческой Организацией "Центр патентных экспертиз" в рамках рассматриваемого дела, следует, что:

- изделие ответчика "Цукаты из сосновой шишки на палочке" не содержит все существенные признаки полезной модели по патенту N 174111, так как в нем отсутствуют следующие признаки, указанные в независимом пункте формулы (п.1): (нанесенный на корпус) "_слой покрытия, (корпус представляет собой) "_вяленый_" (сосновый цукат), а также дополнительно, отсутствуют признаки, указанные в зависимых пунктах формулы (пункты 2-7): "_молодых" (сосновых шишек), "вяленый сосновый цукат получен из сосновых побегов", "на вяленый сосновый цукат нанесен слой покрытия в виде сахарной пудры", "на вяленый сосновый цукат нанесен слой покрытия в виде шоколадной глазури", "на вяленый сосновый цукат нанесен слой покрытия в виде шоколадной глазури с включениями кедровых орехов";

- произведенный ответчиком продукт не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели РФ N 174111, так как в нем отсутствуют следующие признаки, указанные в независимом пункте формулы (пункт 1): (нанесенный на корпус) "_слой покрытия", (корпус представляет собой) "_вяленый_) (сосновый цукат).

Таким образом, экспертным заключением не установлены обстоятельства использования в изделии ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, что свидетельствует об отсутствии нарушения прав патентообладателя.

На основании чего, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о недоказанности факта нарушения прав истца, как правообладателя патента на полезную модель: "Кондитерское изделие" N 174111.

Отклоняя довод апелляционной жалобы о нарушении прав истца судом первой инстанции при разрешении ходатайства о назначении дополнительной экспертизы, суд апелляционной инстанции исходит из того, что в силу части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

По смыслу части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 20 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" повторная экспертиза назначается, если: выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам дела, сделаны без учета фактических обстоятельств дела; во время судебного разбирательства установлены новые данные, которые могут повлиять на выводы эксперта; необоснованно отклонены ходатайства участников процесса, сделанные в связи с экспертизой; выводы и результаты исследований вызывают обоснованные сомнения в их достоверности; при назначении и производстве экспертизы были допущены существенные нарушения процессуального закона.

Представленные в материалы дела заключения экспертов соответствуют названному закону, являются мотивированными, ясными, полными, последовательными, содержат однозначные выводы по поставленным на разрешение экспертов вопросам, каких-либо противоречий в выводах экспертов не имеется.

Довод подателя жалобы на то, что истец не ссылался в ходатайстве на то, что заключение экспертизы содержит противоречия, сомнения в недостаточности ясности, а основанием для заявления ходатайства послужило то, что эксперты использовали формальный подход, при котором были ограничены в анализе вопроса о наличии (отсутствии) слоя покрытия на изделии ответчика, отклоняется.

Пунктом 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прямо предусмотрено, что повторная экспертиза назначается именно в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта.

Поскольку судом не установлены сомнения в обоснованности заключения эксперта, также как и не установлены противоречия выводов эксперта фактическим обстоятельствам дела, у суда первой инстанции не имелось оснований для назначения повторной экспертизы.

Отказывая в удовлетворении требования истца в части взыскания с ответчика компенсации за нарушения прав на Патент на полезную модель N 174111 в размере 2 000 000 рублей, суд первой инстанции, руководствуясь правовой позицией, изложенной в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", обоснованно исходил из недоказанности размера заявленной суммы компенсации.

Апелляционный суд считает, что судом первой инстанции обстоятельства спора исследованы всесторонне и полно, нормы материального и процессуального права применены правильно, выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В рассматриваемом случае подателем жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционных жалоб относятся на ее подателя.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 31.05.2019 по делу N А27-25524/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Авдюковой Аллы Сергеевны - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Председательствующий

И.И. Бородулина

Судьи

Т.В. Павлюк О.А. Скачкова