Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 сентября 2019 г. N 09АП-43127/19

г. Москва

02 сентября 2019 г.

Дело N А40-10487/18

Резолютивная часть постановления объявлена 21 августа 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 сентября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей А.И. Трубицына,В.Р. Валиева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "АЛЯСКА-ГРУПП" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 мая 2019 г. по делу N А40-10487/18, принятое судьей Козленковой О.В., по иску Индивидуального предпринимателя Калугиной Екатерины Александровны к Обществу с ограниченной ответственностью "АЛЯСКА-ГРУПП", Обществу с ограниченной ответственностью "НИК" о защите исключительных прав на полезные модели, взыскании компенсации в размере 5 500 000 руб.

при участии в судебном заседании: от истца Ломский С.М. (по доверенности от 07.12.2016 г.); от ответчиков от ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" Сазонова Ю.Г. (паспорт, приказ N 1 от 11.03.2019 г.), Витренко А.А. (по доверенности от 31.01.2018 г.); от ООО "НИК" Самофалов С.В. (по доверенности от 10.07.2019 г.), Никулин Н.М. (по доверенности от 10.07.2019 г.)

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Калугина Екатерина Александровна обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "АЛЯСКА-ГРУПП" о защите исключительных прав на полезные модели по патентам РФ N N 86420, 174657, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезные модели по патентам РФ NN 86420, 174657 в размере 4 500 000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "НИК".

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2019 г. третье лицо по ходатайству истца привлечено к участию в деле в качестве соответчика, с которого истец просит взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на полезные модели по патентам РФ N N 86420, 174657 в размере 1 000 000 руб.

До принятия итогового судебного акта по делу истец заявил отказ от неимущественных требований о защите исключительных прав на полезную модель по свидетельству РФ N 86420, поскольку в настоящее время данный патент не действует.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.05.2019 г. принят в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказ от неимущественных требований о защите исключительных прав на полезную модель по свидетельству РФ N 86420, производство по делу в указанной части прекращено; исковые требования удовлетворены частично: ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" запрещено осуществлять действия по реализации продукции третьим лицам, как нарушающие права ИП Калугиной Екатерины Александровны на полезную модель по свидетельству РФ N 174657 "УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОБУВИ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ"; ООО "НИК" запрещено осуществлять действия по производству и реализации продукции третьим лицам, как нарушающие права ИП Калугиной Екатерины Александровны на полезную модель по свидетельству РФ N 174657 "УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОБУВИ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ"; с ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" в пользу ИП Калугиной Екатерины Александровны взыскана компенсация в размере 500 000 руб., расходы за проведение судебной экспертизы в размере 22 500 руб.; с ООО "НИК" в пользу ИП Калугиной Екатерины Александровны взыскана компенсация в размере 1 000 000 руб., расходы за проведение судебной экспертизы в размере 22 500 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять новый судебный акт об отказе истцу в иске.

Истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Ответчик ООО "НИК" апелляционную жалобу ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" поддержал по доводам, изложенным в отзыве, указав на правовые основания для отмены решения суда первой инстанции.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как усматривается из представленных в дело доказательствам и правомерно установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем патента РФ N 174657 на полезную модель УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОБУВИ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ, дата подачи заявки: 19.04.2017 г., опубликовано: 24.10.2017 г. Бюл. N 30. Формула полезной модели: устройство для предохранения обуви от скольжения, содержащее плоскую часть с шипами и рифлением, носочный и пяточный петлевые фиксаторы, отличающееся тем, что выполнено с пяточной частью, на которой закреплены дополнительные шипы и выполнено рифление на наружной поверхности.

Кроме того, на момент обращения в суд истец являлся правообладателем патента РФ N 86420 на полезную модель УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОБУВИ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ, дата начала отсчета срока действия патента: 08.05.2009 г., опубликовано: 10.09.2009 г. Бюл. N 25. Формула полезной модели: устройство для предохранения обуви от скольжения, выполненное в виде плоской фигурной пластины из эластичного материала, содержащей выполненные за одно целое носочную, пяточную и среднюю части, причем носочная и пяточная части выполнены в виде петлевых фиксаторов для охвата носочной и пяточной частей обуви, а средняя часть выполнена в виде пластины с закрепленными на ней шипами, острия которых обращены к наружной поверхности, а противоположные концы выполнены плоскими заподлицо с внутренней поверхностью пластины, отличающееся тем, что на всей наружной поверхности пластины между шипами выполнено рифление, служащее для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом).

В обоснование исковых требований истец указал, что действия ответчика, ООО "АЛЯСКА-ГРУПП", по продаже насадок на обувь противоскользящих "Ледоходы" и "Ситиходы", а также действия ответчика, ООО "НИК", по производству данных насадок, нарушают исключительные права истца на полезные модели по свидетельствам N N 86420, 174657 (в части патента N 86420 - нарушали права). В подтверждение данных обстоятельств их приложил к иску досудебные заключения патентного поверенного.

Судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, принят отказ от иска в части неимущественных требований о защите исключительных прав на полезную модель по свидетельству РФ N 86420, поскольку в настоящее время данный патент не действует; исковые требования удовлетворены частично, с учетом снижения размера компенсации в отношении ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" до 500 000 руб. в связи с ее чрезмерностью. При этом суд учитывал, что факт продажи значительного количества изделий из материалов дела не следует.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Ответчик ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" в апелляционной жалобе указывает, что судом не принято во внимание то обстоятельство, что спорный товар, который, по утверждению истца, нарушает ее права на полезную модель по свидетельству РФ N 174657, сертифицирован и производится ответчиком ООО "НИК" согласно патенту на полезную модель N 12333, находящимся в свободном доступе.

Однако данный довод является несостоятельным, поскольку, исходя из формул патента N 12333 полезной модели и N 174657 усматривается, что данные формулы является разными ввиду отсутствия в патенте N 12333 шипов на пяточной части и рифления. Кроме того, обстоятельство использования патента N12333 в изделиях ответчиком не является обстоятельством, подлежащим установлению.

Статьей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена процедура признания патента недействительным. Ответчик ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" обращался в Палату по патентным спорам с возражением о признании патента N 86420 недействительным в виду того, что на момент подачи заявки данной полезной модели аналогичное устройство уже было известно из уровня техники, но по результатам рассмотрения в удовлетворении данного возражения было отказано.

Таким образом, каких-либо правовых оснований для сравнения патентов на полезные модели N 86420 и N 12333 в рамках данного спора не было. Суд первой инстанции правомерно отметил, что утверждение ответчика ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" о том, что при производстве своих изделий он использует патент на полезную модель N 45905 не освобождает его от ответственности за нарушение прав истца на патент на полезную модель N 174657.

Вопреки доводам заявителя жалобы, судом первой инстанции обосновано отклонено ходатайство о назначении по делу повторной комплексной судебной экспертизы.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В силу п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 г. N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Судом апелляционной инстанции усматривается, что обстоятельство, на которое ссылается ответчик ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" не подлежит установлению или какому-либо разъяснению.

Заявитель жалобы ссылается также на п. 125 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015 г. по делу N А40-175814/13, согласно которым при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания одного из них недействительным в установленном законом порядке не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. При этом ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" ссылается на патент N 12333, согласно которому, по его мнению, производится спорное изделие. Данные изделия в свою очередь содержат каждый признак полезных моделей N 86420 и N 174657.

Однако, по мнению апелляционного суда, заявитель жалобы неверно толкует правовую позицию вышестоящих судов. Патент N 12333 прекратил свою охрану, кроме того ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" не являлся правообладателем данного патента, в результате чего ссылка на вышеназванные судебные акты является ненадлежащим. Кроме того, признание недействительным патента не входит в компетенцию суда.

Довод ответчика ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" о том, что решение принятое судом первой инстанции в части запрета осуществлять действия по реализации продукции третьим лицам, как нарушающие права истца на полезную модель по свидетельству РФ N 174657 "УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОБУВИ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ" является незаконным так как такой запрет уже установлен ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежит отклонению ввиду следующего.

В силу абз. 2, 3 п. 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 указано, что требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу пп. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Данное требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абз. 3 п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации). ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" в свою очередь до сих пор реализует свое продукцию через третьих лиц, что подтверждается распечаткой из сайта интернет-магазина OZON. https://www.ozon.ru/context/detail/id/154666892/. Следовательно, данное требование правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

Указание на то, что ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" является добросовестным приобретателем и согласно договору поставки всю ответственность в случаи нарушения прав третьих лиц должен нести ООО "НИК" несостоятелен, так как в силу п.2 ст.1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием полезной модели признается продажа данной продукции и является самостоятельным нарушением прав на полезную модель.

Истец, согласно материалам дела, разрешения на использование полезной модели ни одному из ответчиков не предоставлял.

Ссылка ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" на решение Арбитражного суда Курской области по делу N А35-11967/16 от 14.09.2017 г. отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку в рамках настоящего дела предметом оценки суда являлись обстоятельства иной закупки другого товара от 22.11.2017 г.

В ходе проведения экспертизы было установлено, что представленная ИП Калугиной Е.А. насадка на обувь противоскользящая "Ледоходы" Арт. AGP-00013, размер 36-46, содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 86420 формулы полезной модели, представленная ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" насадка на обувь противоскользящая "Ледоходы" Арт. AGP-00013, размер 36-46, каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 86420 формулы полезной модели, а также, что представленная ИП Калугиной Е.А. насадка на обувь противоскользящая "Ситиходы" Арт. AGP-00012, размер 40-47, содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 7 содержащейся в патенте N 86420 формулы полезной модели. Представленная ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" насадка на обувь противоскользящая "Ситиходы" Арт. AGP-00012, размер 36-46, содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 86420 формулы полезной модели. Таким образом, вопреки доводам жалобы, судом первой инстанции обосновано удовлетворено требование о взыскании компенсации.

На основании вышеизложенного доводы отзыва ответчика ООО "НИК", дублирующего доводы апелляционной жалобы, также отклоняются судебной коллегией.

Доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения, кроме того, данные доводы, были предметом рассмотрения судом первой инстанции и суд оценив их в совокупности на основании ст.ст. 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую правовою оценку. Иная оценка заявителем жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на ответчика ООО "АЛЯСКА-ГРУПП" расходов по уплате госпошлины по апелляционной жалобе в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 мая 2019 года по делу N А40-10487/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

А.И. Трубицын В.Р. Валиев