Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июля 2019 г. N 09АП-27461/19

город Москва

10 июля 2019 г.

Дело N А40-303214/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июля 2019 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 июля 2019 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей Н.И. Левченко, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.М. Кулиш

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ПОЛАРИС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 марта 2019 года по делу N А40-303214/2018, принятое судьей Козленковой О.В.

по иску ООО "ПОЛАРИС" (ОГРН 1147746572643, юр.адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 23, корп. 2, кВ. 9) к ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод" (ОГРН 1023102153370, юр.адрес: 309996, Белгородская обл., Валуйский р-н, г.Валуйки, ул. Октябрьская, д. 39) о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Береславцева А.М. по доверенности от 12.07.2018

от ответчика: Романов Ю.В. по доверенности от 20.11.2018

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании задолженности в сумме 1 864 520 рублей.

Решением суда от 26 марта 2019 года в иске отказано.

При этом суд исходил из того, что как лицензионный договор, так и соглашение, устанавливающее размер роялти, в силу не вступили, а обязательство по уплате роялти у ответчика не возникло.

Истец не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда ввиду его незаконности и необоснованности, иск - удовлетворить.

В обоснование апелляционной жалобы ссылается на то, что лицензионный договор сторонами фактически исполнен и отсутствие государственной регистрации договора не влияет на действительность договорных отношений сторон.

Отзыв на апелляционную жалобу не представлен, в судебном заседании представитель ответчика возражал против доводов жалобы, просил ее оставить без удовлетворения, а решение суда без изменения, указывая на то, что доводы истца не могут служить основанием для отмены решения суда.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 и 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает решение суда подлежащим отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что 25 ноября 2016 года истцом (лицензиаром) и ответчиком (лицензиатом) заключен лицензионный договор N 1/2016. В соответствии с пунктом 1.1. договора лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора за уплачиваемое лицензиатом вознаграждение право на использование товарных знаков по свидетельствам РФ NN 567058, 567060, 567059.

ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод" выпустил и поставил ООО "Первый Алкогольный союз" товар - алкогольную продукцию под товарным знаком "ОХ'АНКА", принадлежащим истцу, на общую сумму 64 950 464 рублей.

В соответствии с пунктом 3.1. лицензионного договора, заключенного между сторонами, лицензиат обязан уплачивать лицензиару лицензионное вознаграждение согласно пункту 5 договора. Пунктом 5.1. договора предусмотрено, что за использование товарного знака лицензиат обязан уплатить лицензиару лицензионное вознаграждение в виде фиксированных платежей (роялти) в размере, определенном в соглашении о размере лицензионного вознаграждения. В пункте 1 соглашения о размере роялти от 25 ноября 2016 года установлен размер вознаграждения (роялти). За использование товарного знака "ОХ'АНКА" (емк. 0,5 л) - 100 руб. с НДС, за 1 дал отгруженной и оплаченной продукции.

Арбитражным судом города Москвы при принятии решения не учтено, что на день обращения с иском лицензионный договор, о недействительности которого заявляет ответчик в отзыве на иск, фактически сторонами исполнялся.

На возможность и обязательность уплаты лицензионных платежей при отсутствии государственной регистрации лицензионного договора указано в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2015 года по делу N А40-177319/2014.

Из представленных в материалы дела документов следует, что стороны выполняли условия лицензионного договора и указанные лица считали себя связанными им.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 11 совместного Постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. При исполнении лицензионного договора между ООО "ПОЛАРИС" и ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод" не возникало споров по поводу исполнения договора, стороны находились в переговорах в отношении условий поставки товаров, ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод" в соответствии с договором осуществлял выпуск и поставку продукции под товарными знаками, принадлежащими ООО "ПОЛАРИС", которое в свою очередь по лицензионному договору предоставило ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод" право на выпуск продукции под своим товарным знаком и не обращалось с заявлениями о привлечении к административной и иной ответственности ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод" за незаконное использование зарегистрированного товарного знака.

Таким образом, стороны фактически одобрили и исполняли лицензионный договор.

Данные обстоятельства не оспорены и подтверждены представителем ответчика в судебном заседании.

В силу пункта 1 статьи 164 ГК РФ в случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации.

Совершение сделки в силу статьи 153 ГК РФ происходит в момент подписания договора уполномоченными лицами, выражающими волю юридического лица на совершение сделки. В пункте 1 статьи 425 ГК РФ указано, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Согласно статье 433 ГК РФ заключение договора - это достижение сторонами соглашения по всем существенным условиям. Соответственно, заключение договора - это событие, характеризуемое конкретной датой и временем, которое само по себе в силу закона имеет правовое значение (юридический факт). Действие договора - это период, в течение которого стороны договорились считать достигнутое соглашение обязательным для себя. При этом момент заключения договора может не совпадать с моментом начала действия договора.

Положения статей 433 и 1235 ГК РФ при определении момента, с которого лицензионный договор считается заключенным, не ограничивают право сторон расширить сроки действия лицензионного договора, в том числе на период до его заключения, поскольку применение положений пункта 2 статьи 425 ГК РФ не зависит от того, каким событием определяется момент заключения договора: достижением простого согласия или государственной регистрацией. Как следует из пункта 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если названным Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ. В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права, либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Указанная норма содержит положения о последствиях несоблюдения предусмотренного законом требования о государственной регистрации перехода, предоставления права, залога как обременения. В отличие от признания недействительным договора, на основании которого происходит распоряжение исключительным правом, отсутствие регистрации не влияет на действительность договорных отношений между сторонами. В соответствии с действующим законодательством, лицензионный договор является недействительным, если не соблюдена его форма. Отсутствие государственной регистрации договора не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Судом первой инстанции при принятии обжалуемого решения не исследованы юридически значимые обстоятельства по делу, а именно судом необоснованно не учтен факт совершения сторонами действий по выполнению условий договора:

осуществление ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод" выпуска и продажи алкогольной продукции;

фактическое одобрение ООО "ПОЛАРИС" данных действий (требования к правообладателю по исполнению положений договора сводятся лишь к его основной обязанности не чинить препятствий для использования лицензиатом договорных правомочий);

предоставление лицензионного договора 22.02.2019 года на государственную регистрацию.

Судом первой инстанции также не учтено, что в период рассматриваемых правоотношений между сторонами сделки не возникало споров и разногласий относительно условий и порядка ее исполнения.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о том, что как лицензионный договор, так и соглашение, устанавливающее размер роялти, в силу не вступили, а обязательство по уплате роялти у ответчика не возникло, не могли явиться основанием к отказу в иске.

Ответчик не оспаривает, что начисленный истцом размер лицензионного платежа соответствует фактической стоимости переданного права на товарный знак.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 марта 2019 года по делу N А40-303214/2018 отменить.

Взыскать с ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод" (ОГРН 1023102153370) в пользу ООО "ПОЛАРИС" (ОГРН 1147746572643) стоимость пользования товарным знаком в размере 1 864 520 руб. и в возмещение расходов на оплату государственной пошлины - 34 645 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Н.И. Левченко А.И. Трубицын