Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 октября 2019 г. N 09АП-37055/19

г. Москва

07 октября 2019 г.

Дело N А40-42551/18

Резолютивная часть постановления объявлена 01 октября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 октября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей Н.И. Левченко, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "АЛЬТ-ПАК" на решение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2019 по делу N А40-42551/18, принятое судьёй Титовой Е.В., по иску ООО "АЛЬТ-ПАК" (ИНН 5029096223, ОГРН 1065029129747) к ООО ПРИЗМА; ООО "ПРИЗМА ГРУПП" (ИНН 7721500429, ОГРН 1037739994401) о признании права преждепользования,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Уренцова Н.В. (доверенность от 23.07.2019), Ряхин С.А. (доверенность от 06.09.2019), Беляев С.Н. (доверенность от 29.07.2019),

от ответчиков - Колесов Е.В. (доверенности от 01.06.2019 и от 03.05.2018),

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ООО "Альт-Пак" (далее - истец) к ООО "ПРИЗМА" (далее - Ответчик 1), ООО "Призма Групп" (далее - Ответчик 2), с учетом уточнения исковых требований, о признании за истцом права преждепользования на изделия, в которых использованы промышленные образцы N 88938 и N 88940, правообладателем которых являются ответчики, без расширения объема такого использования, и установлении объема преждепользования в количестве 26 516 штук в год и 132 577 штук в год соответственно.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2019 в удовлетворении иска отказано.

Судебный акт мотивирован тем, что само по себе использование патентов N 88938 и N 88940 в изделиях истца не означает, что они являются тождественными, то есть имеется сходство изделий, но не их тождество, поэтому право преждепользования отсутствует. Кроме того, производство сходных изделий осуществлялось не истцом, а другим лицом.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы указал на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права и привел доводы, которые рассмотрены ниже.

Отзывы на апелляционную жалобу ответчиками не представлены.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, иск удовлетворить.

Представитель ответчиков возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2019 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2017 по делу N А41-64966/2014 изменена резолютивная часть постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2017 по тому же делу, которым отменено решение Арбитражного суда Московской области от 25.03.2016. Суд кассационной инстанции принял свой судебный акт, которым частично удовлетворил исковые требования ООО "ПРИЗМА" к ООО "Альт-Пак", обязав последнего прекратить нарушение исключительных прав ООО "ПРИЗМА" на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 88938 и N 88940 путем запрета ООО "Альт-Пак" изготовлять, предлагать к продаже, продавать (в том числе в сети Интернет) и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации коробок новогодних "Олень" и "Терем", в которых использованы промышленные образцы по указанным патентам; с ООО "Альт-Пак" в пользу ООО "ПРИЗМА" взыскано 600 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на промышленные образцы по патентам N 88938 и N 88940; в остальной части в иске отказано.

Полагая, что истец по настоящему делу до даты приоритетов патентов N 88940 (дата приоритета 15.03.2013) и N 88938 (дата приоритета 28.02.2013) независимо от Ответчика 1 создал тождественное патентам Ответчика 1 решение внешнего вида коробок и добросовестно использовал это решение на территории Российской Федерации и сделал все необходимые приготовления к такому использованию, следовательно, вправе в дальнейшем безвозмездно использовать тождественное решение, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В обоснование исковых требований истец указал, что, начиная с 2010 года, по его макетам и эскизам были произведены и реализованы коробки новогодние "Сластена", "Зайка-Хоккеист", "Дракоша", "Шарики", "Сокровище", "Полярный Мишка", "Подкова", "Олень", "Терем". Истец утверждает, что коробки "Сластена", "Шарики", "Олень" имеют один и тот же конструкционный макет и производились с использованием одного и того же вырубного штампа, в связи с чем могут быть объединены под одним общим наименованием - тип "Олень", а коробки "Зайка-Хоккеист", "Дракоша", "Сокровище", "Полярный Мишка", "Подкова", "Терем" также изготовлены с использованием одного и того же вырубного штампа и могут быть объединены под общим наименованием - тип "Терем".

Истец считает, что по делу N А41-64966/2014 Суд по интеллектуальным правам установил факт использования истцом в своих изделиях решений, сходных с промышленными образцами по патентам N 88938 и N 88940, но до даты приоритета указанных промышленных образцов, на основании чего настаивает на признании за ним права преждепользования без расширения объема такого использования в будущем.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что в силу статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возможно только в отношении тождественных (полностью совпадающих), но не сходных, решений.

Заявитель апелляционной жалобы считает подобное толкование статьи 1361 ГК РФ неправильным применением норм материального права, с чем суд апелляционной инстанции соглашается.

Так, из буквального содержания пункта 1 статьи 1361 ГК РФ прямо следует, что право дальнейшего безвозмездного использования без расширения объема такого использования (право преждепользования) может быть сохранено не только в отношении тождественного решения, но и в отношении решения, отличающего от запатентованного решения только эквивалентными признаками; при этом эквивалентные признаки определяются по правилам пункта 3 статьи 1358 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

К моменту рассмотрения апелляционной жалобы по настоящему делу Роспатент признал патент Российской Федерации на промышленный образец N 88938 недействительным полностью, в связи с чем представитель истца не настаивал на удовлетворении требований, основанных на действии указанного патента.

Поскольку правовая охрана промышленного образца по патенту N 88938 отсутствует, то отсутствуют основания для удовлетворения требования о признании права преждепользования истца в отношении решения, сходного с решением по данному патенту.

По делу проведена судебная патентоведческая экспертиза (эксперт Китайский В.Е.), из которого следует, что решение по патенту N 88938 на предмет тождественности или сходности может быть предметно рассмотрено в отношении изделий типа "Олень", а по патенту N 88940 - в отношении изделий типа "Терем".

Из названного заключения следует, что по патенту N 88940 экспертом выделено от 14 до 16 существенных признаков промышленного образца по двум вариантам патента в изделиях "Зайка-Хоккеист" (16 признаков по 1-му варианту и 14 признаков по 2-му варианту), в изделиях "Дракоша", "Сокровище", "Полярный Мишка", "Подкова" (16 признаков по 1-му варианту и 14 признаков по 2-му варианту). Изделие "Терем" экспертом не исследовалось. При этом в изделии "Зайка-Хоккеист" по 1-му варианту экспертом выявлено 9 не совпадающих признаков (более половины), по 2-му варианту - 7 не совпадающих признаков (50%); в остальных исследованных изделиях: по 1-му варианту - 9 не совпадающих признаков (более половины), по 2-му варианту - 6 не совпадающих признаков из 14-ти.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о том, что решения, использованные в изделиях "Зайка-Хоккеист", "Дракоша", "Сокровище", "Полярный Мишка", "Подкова", не только не являются тождественными с решениями, охраняемыми патентом N 88940, но и не являются сходными в отношении эквивалентных признаков. В частности, истцом в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не доказано наличие в его изделиях, перечисленных выше, всех существенных признаков промышленных образцов ответчиков либо совокупности признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и охраняемые законом художественно-конструкторские решения Ответчика 1. Вывод суда первой инстанции об отсутствии права преждепользования в отношении указанных изделий основан на представленных в дело доказательствах, а неверное толкование судом статьи 1361 ГК РФ не привело к принятию неправильного решения.

В отношении изделия "Терем" суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить следующее.

Заявитель апелляционной жалобы считает, что судебные акты по делу N А41-64966/2014 имеют преюдициальное значение для настоящего спора в отношении изделия "Терем" в силу части 2 статьи 69 АПК РФ.

Между тем, в постановлении от 19.12.2017 по делу N А41-64966/2014 Суд по интеллектуальным правам указал, что вопросы о наличии у лица права и нарушении другим лицом этого права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

По делу N А41-64966/2014 к выводу о наличии в изделии "Терем" совокупности признаков, производящих на информированного потребителя такого же общего впечатления, какое производят запатентованные спорные промышленные образцы, Десятый арбитражный апелляционный суд пришел на основании оценки представленных в дело доказательств в их совокупности.

Часть 2 статьи 69 АПК РФ не предполагает обязательности одинаковой оценки судом одних и тех же доказательств, представленных в разные дела, поскольку каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами в их совокупности, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (части 2, 4, 5 статьи 71 АПК РФ), а статья 69 Кодекса освобождает от доказывания обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу.

Таким образом, истец в своей апелляционной жалобе по существу настаивает на иной оценке доказательств в отношении изделия "Терем", однако оценка доказательств в отношении указанного изделия по делу N А41-64966/2014 не имеет для рассматриваемого спора преюдициального значения.

У суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для иной оценки доказательств в отношении изделия "Терем", отличной от оценки суда первой инстанции. При этом апелляционный суд принимает во внимание, что по делу N А41-64966/2014 имелся иной предмет спора и, следовательно, иной предмет доказывания; в настоящее дело представлена иная совокупность доказательств. Судебная экспертиза в отношении изделия "Терем" по настоящему делу не проводилась.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2019 по делу N А40-42551/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

Н.И. Левченко Е.Б. Расторгуев