Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2019 г. N 09АП-42255/19

г. Москва

09 октября 2019 г.

Дело N А40-38263/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 02 октября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 октября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева

судей Н.И. Левченко, В.Р. Валиева

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ПромЭнергоРесурс" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 июня 2019 года по делу N А40-38263/2019, принятое судьей Чадовым А.С.

по иску АО ФПГ "ОБОРОНЭНЕРГО" (ОГРН 1047796446191, юр.адрес: 119002, г. Москва, М. Власьевский переулок, д. 12, стр. 1, пом. 7) к ООО "ПромЭнергоРесурс" (ОГРН 1087746482746, юр.адрес: 115191, г. Москва, ул. Новая Заря, д. 3, эт. 1, пом. 15) о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации

3-е лицо: ГУП г. Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина"

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Веренич В.Ю. по доверенности от 22.01.2019

от ответчика: генеральный директор Стасов С.Ю. по приказу N 1 от 08.11.2012, от третьего лица: Петкевич А.И. (по доверенности от 08.11.2018 до перерыва); Кимаковский В.Ю. (по доверенности от 01.10.2018 после перерыва);

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о защите прав на товарный знак по свидетельству N 410246 и взыскании компенсации в размере 9 997 020 руби и судебных расходов на оплату услуг нотариуса в размере 14 940 руб. и оплату услуг представителя в размере 97 900 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ГУП г. Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина".

Решением суда от 04 июня 2019 года иск удовлетворен.

Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить и отказать в иске, ссылаясь на то, что действия истца по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом, поскольку истец не создавал, не внедрял зарекомендовавший себя на рынке материал "Натлен", фактически не использует товарный знак, не осуществляет деятельность по созданию, развитию и реализации материала.

Истец представил возражения на апелляционную жалобу, в которых просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третье лицо представило письменные пояснения, в которых оставило рассмотрение апелляционной жалобы на усмотрение суда.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 и 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда подлежит отмене, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "НАТЛЕН" по свидетельству N 410246, зарегистрированный в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, дата регистрации 02.06.2010, приоритет товарного знака 11.03.2009.

В обоснование нарушения прав истец ссылается на то, что ответчик использовал товарный знак способами, предусмотренными п.п.1, 3 п.2 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно предлагал к продаже на территории Российской Федерации продукцию под товарным знаком "НАТЛЕН".

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком прав истца.

Между тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции и исходит из того, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (пункт 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10).

Как следует из материалов дела, гидроизоляционный материал "Натлен" широко был известен и применялся за долгое время до регистрации АО ФПГ "ОБОРОНЭНЕРГО" товарного знака "Натлен". Данный материал был разработан НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова, что подтверждается письмом института от 25.09.2003 N 134/203 (том 2 л.д. 18).

23 августа 2004 года ГУП г. Москвы "МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ" был выдан ФГУП "Трест Мосэлектротягстрой" сертификат соответствия на гидроизоляционные материалы "Натлен-1" и "Натлен-2" и одним из первых производителей этого материала стал Щелковский завод ЖБК - филиал ФГУП "Трест Мосэлектротягстрой" (Акт испытаний ОАО "ЦНИИС" от 19.04.2001 г.; Санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.07.2002 г.; Сертификат соответствия на гидроизоляционные материалы "Натлен-1" и "Натлен-2" от 15.09.2004 г., Уведомление Щелковского завода ЖБК, том 2 л.д. 19-24).

Также из материалов дела усматривается, что гидроизоляционные материалы "Натлен-1" и "Натлен-2" с 2004 года применялись различными строительными организациями (том 2 л.д. 27-61).

Из материалов дела следует, что ООО "ПромЭнергоРесурс" с 2005 года осуществляло разработки научно-технической документации в виде Стандарта организации СТО 7.3.27.03.2013, согласования документации у заказчиков и в проектных организациях, а так же реализацию и применение материала "Натлен" при выполнении СМР на территории Российской Федерации, что подтверждается Стандартом организации СТО 7.3.27.03.2013, информационным письмом ООО "Натлен" от 20.01.2017 г. и дистрибьюторскими договорами N 1-2013 от 11.01.2013 г. и N 7/12-2013 от 30.12.2013 г., которые были заключены с владельцем изобретения гидроизоляционного материала "Натлен" - ООО "Натлен" (том 2 л.д. 52-61).

Реализация указанного материала ООО "ПромЭнергоРесурс" в период с 2008 г. по 11.03.2009 года (до даты установления приоритета товарного знака "Натлен") подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями (том 2).

Суд апелляционной инстанции откладывал рассмотрение дела и предлагал истцу представить доказательства использования товарного знака (определение суда от 08.08.2019, том 3 л.д. 22), однако истец таких доказательств не представил. Представленные истцом протоколы испытаний и заключение такими доказательствами не являются.

Таким образом, использование ответчиком обозначений (наименований товаров) "Натлен-1" и "Натлен-2", начиная с 2008 года (т.е. до государственной регистрации истцом товарного знака "Натлен"), не противоречит обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности и разумности, не может свидетельствовать о направленности этих действий на получение необоснованных преимуществ в своей предпринимательской деятельности и причинение ущерба правообладателю товарных знаков - АО ФПГ "ОБОРОНЭНЕРГО", которое зарегистрировало товарный знак "Натлен" только в 2010 г., т.е. гораздо позднее, чем ответчик начал его использование.

Злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак (пункт 3.2 Справки СИП, утвержденной Президиумом СИП от 21.03.2014 N СП-21/2).

Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что требования истца не подлежат удовлетворению, в связи с чем решение суда следует отменить.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьями 270 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04 июня 2019 года по делу N А40-38263/2019 отменить.

В иске отказать.

Взыскать с АО ФПГ "ОБОРОНЭНЕРГО" (ОГРН 1047796446191) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Н.И. Левченко В.Р. Валиев