Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2019 г. N 09АП-62278/19

г. Москва

05 ноября 2019 г.

Дело N А40-217317/18

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 ноября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей Е.А. Птанской, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Никитенко Александра Петровича на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2019 по делу N А40-217317/18, принятое судьёй Чадовым А.С., по иску индивидуального предпринимателя Никитенко Александра Петровича к индивидуальному предпринимателю Беденко Сергею Александровичу о взыскании 6 413 300 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Никитенко С.А. (доверенность от 10.08.2015),

от ответчика - Елизаров В.Ю. (доверенность от 07.12.2018),

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен индивидуальным предпринимателем Никитенко Александром Петровичем (далее - истец) к индивидуальному предпринимателю Беденко Сергею Александровичу (далее - ответчик) о запрете ответчику осуществлять любые действия, нарушающие исключительное права истца на изобретение, охраняемое патентом N 2468167, и взыскании 6 413 300 рублей в возмещение убытков.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2019 в удовлетворении иска отказано.

Судебный акт мотивирован тем, что элементы, необходимые для использования способа установки панелей, охраняемого патентом истца, заложены в конструкцию термопанелей их производителем, в связи с чем ответчик не мог использовать изобретение истца.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы указал, что проведенная по делу судебная экспертиза не ответила на поставленные перед экспертом вопросы, ходатайство истца о назначении повторной судебной экспертизы необоснованно оставлено судом первой инстанции без удовлетворения.

В отзыве на апелляционную жалобу содержатся возражения ответчика на доводы жалобы.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, иск удовлетворить. Заявил ходатайство о проведении по делу повторной судебной патентоведческой экспертизы.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2019 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем патента на изобретение N 2473761 "Способ изготовления теплоизоляционной панели и теплоизоляционная панель" и патента на изобретение N 2468165 "Способ установки теплоизоляционных панелей".

Основным производителем элементов и комплектующих изделий для системы теплоизоляции является ООО "Термозит", которое получило право на изготовление теплоизоляционных панелей под зарегистрированным товарным знаком "TermositR" для системы теплоизоляции "Термозит" с использованием всех признаков независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2473761 на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Истцом установлено, что в 2016 году ответчик на основании договора подряда осуществил монтаж в жилом доме потребителя (заказчика) теплоизоляционных панелей "Термозит".

Полагая, что монтаж термопанелей был осуществлен ответчиком с использованием способа, охраняемого патентом N 2468165, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

По делу проведена судебная патентоведческая экспертиза (эксперт Сугробова Е.В.), согласно выводам которой не представляется возможным установить, использованы ли все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2468165 при проведении работ по установке теплоизоляционных панелей по договору подряда от 08.10.2015 N 3-081015, не представляется возможным установить, какая именно технология монтажа теплоизоляционных панелей использовалась на исследуемом объекте.

Судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что элементы, необходимые для использования способа установки панелей, охраняемого патентом истца, заложены в конструкцию термопанелей их производителем.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению ввиду следующего.

Из независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2468165 "Способ установки теплоизоляционных панелей" следует, что способ установки теплоизоляционных панелей, включающий монтаж прилегающих панелей путем размещения панелей на поверхности фасада, соединения прилегающих панелей, по меньшей мере, одна сторона каждой из которых содержит выполненные попеременно выступы и углубления таким образом, что выступы одной панели накладывают на углубления другой панели, и крепления панелей на поверхности фасада, отличающийся тем, что соединяют прилегающие панели, по меньшей мере, одна сторона каждой из которых содержит выполненный практически по всей длине торцевой выступ, таким образом, что накладывают панели выступами друг на друга.

Из независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2473761 "Способ изготовления теплоизоляционной панели и теплоизоляционная панель" следует, что способ изготовления теплоизоляционной панели, включающий размещение на опорной поверхности облицовочных плиток с зазорами относительно друг друга, заливку на плитки текучего теплоизоляционного материала и полимеризацию последнего с формированием адгезированного к облицовочным плиткам плата теплоизоляционного материала с перемычками в зазорах между плитками, отличающийся тем, что перед заливкой теплоизоляционного материала зазоры между облицовочными плитками засыпают слоем мелкодисперсного твердого инертного материала, частицы которого имеют высокую адгезионную способность к теплоизоляционному материалу, причем толщина слоя мелкодисперсного твердого инертного материала равна толщине облицовочной плитки.

Таким образом, охраняемый патентом N 2468165 способ установки теплоизоляционных панелей напрямую связан с формой панелей, наличием на них выступов и углублений, которые должны соответствовать прилегающим панелям, то есть способ установки панелей заложен в изделие на стадии изготовления панелей и неразрывно связан со способом изготовления. Данное обстоятельство представителем истца в судебном заседании апелляционной инстанции не оспаривалось.

Представителем истца также подтверждено, что ответчик при выполнении договора подряда использовал оригинальные термопанели с товарным знаком "TermositR", находящиеся в свободном обороте на территории Российской Федерации. Как пояснил представитель истца, термопанели с товарным знаком "TermositR" могут быть установлены потребителем в соответствии с инструкцией по применению, размещенной в свободном доступе в сети Интернет; инструкция по применению включает в себя способ установки термопанелей; по содержанию инструкция шире, чем патент.

Находящийся в свободном обращении товар - теплоизоляционные панели с товарным знаком "TermositR" для получения покупателем потребительских свойств товара может быть использован только после установки панелей на поверхность фасада здания, то есть после использования охраняемого патентом способа установки панелей. Поскольку находящийся в свободном обращении товар должен соответствовать принципу соответствия товара целям, для которых он обычно используется, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что патент N 2468165 фактически использован производителем товара при его изготовлении. Доказательств обратного истцом не представлено.

В соответствии с подпунктом 6 статьи 1359 ГК РФ не является нарушением исключительного права на изобретение применение продукта, в котором использовано изобретение, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что разрешение спора возможно по существу без проведения по делу судебной патентоведческой экспертизы, в том числе повторной экспертизы. По этой причине в удовлетворении ходатайства истца о проведении повторной экспертизы апелляционным судом отказано.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2019 по делу N А40-217317/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

Е.А. Птанская Е.Б. Расторгуев