Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2024 г. N 18АП-1352/24 по делу N А07-20756/2023

г. Челябинск

29 марта 2024 г.

Дело N А07-20756/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 марта 2024 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бояршиновой Е.В.,

судей Киреева П.Н., Корсаковой М.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Новокрещеновой Е.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Яфаевой Фариды Айратовны на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.12.2023 по делу N А07-20756/2023.

В судебном заседании принял участие представитель:

индивидуального предпринимателя Яфаевой Фариды Айратовны - Арсентьев П.П. (доверенность от 25.07.2023, диплом).

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - истец, ИП Ибатуллин А.В.) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к индивидуальному предпринимателю Яфаевой Фариде Айратовне (далее - ответчик, ИП Яфаева Ф.А.) об обязании прекратить нарушение исключительных прав путем запрета ИП Яфаевой Ф.А. использовать обозначение "ДИАМАНТ" при осуществлении деятельности по реализации товаров (произведенных третьими лицами).

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены, индивидуальному предпринимателю Яфаевой Фариде Айратовне запрещено использовать обозначение "ДИАМАНТ" при осуществлении деятельности по реализации товаров (произведенных третьими лицами). Распределены расходы по уплате государственной пошлины.

Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, обратился с апелляционной жалобой, просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указывает, что нарушение исключительного права истца на товарный знак путем использования ответчиком в своем фирменном наименовании спорного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, может иметь место только в отношении видов деятельности, осуществляемых как истцом, так и ответчиком. В настоящем случае, виды деятельности, осуществляемые истцом и ответчиком, являются разными. Используемое ответчиком обозначение следует отнести к общераспространенным, которое использовалось им до даты заявки истца на регистрацию товарного знака. Наименование "ДИАМАНД" используется ответчиком как коммерческое обозначение. Деятельность, осуществляемая ответчиком, относится к 14 классу МКТУ, в то время как товарный знак истца зарегистрирован в отношении 32, 35 и 42 классов МКТУ. Якупов Р.Р. не использует товарный знак истца для реализации ювелирных изделий. Ответчик не использует товарный знак истца, а указанное ответчиком в чеке "Диаманд" является набором букв, что не схоже с товарным знаком "Диамант", принадлежащим истцу. Считает, что истцом допущено злоупотребление правом.

В представленных дополнениях к апелляционной жалобе указывает, что по адресу торговли Якупова Р.Р. никогда не находился магазин "Диамант", Якупову Р.Р. право использования товарного знака "Диамант" предоставлено истцом только 26.11.2021, а видеозаписи из магазинов Якупова Р.Р. сделаны до указанной даты.

В представленном отзыве истец ссылался на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы рассмотрены в отсутствие истца.

Законность и обоснованность решения суда проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович является правообладателем товарного знака "знака обслуживания" * по свидетельству Российской Федерации N 779816, зарегистрированного с приоритетом от 02.02.2000, класс МКТУ:

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; реализация товаров.

ИП Яфаева Ф.А. использует обозначение "ДИАМАНТ" для индивидуализации услуг магазина, расположенного по адресу: г. Туймазы, ул. Горького, 41.

В подтверждение использования ответчиком спорного обозначения истцом представлены фотография части торгового центра с размещенной вывеской с наименованием "ДИАМАНТ", видеозапись закупки товара в магазине ответчика, фотография кассового чека от 26.05.2023, выданного при покупке товара.

В обоснование заявленных требований истец указал, что товарный знак N 779816 используется им для индивидуализации услуг магазина "ДИАМАНТ" путем привлечения лицензиата индивидуального предпринимателя Якупова Руслана Ралифовича при осуществлении деятельности в отношении розничной продажи товаров, индивидуализации магазина "ДИАМАНТ", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Шмидтово, ул. Первоцветная, д. 38.

Как полагает истец, используемое ответчиком обозначение "ДИАМАНТ" тождественно товарному знаку истца, а осуществляемая ответчиком деятельность по реализации товаров с использованием спорного обозначения близка к идентичности к услугам "реализация товаров", в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 779816.

Ссылаясь на то, что ответчиком незаконно используется товарный знак "ДИАМАНТ", чем причиняются убытки истцу, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции пришел к выводу об их законности и обоснованности.

Заслушав объяснения представителя ответчика, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела, действующему законодательству.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком (знаком обслуживания) обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Таким образом, использование при оказании услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Знак обслуживания "ДИАМАНТ" по свидетельству Российской Федерации N 779816 зарегистрирован в отношении следующих товаров или услуг 42 класса: "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, юридическая служба, промышленные и научные исследования и разработки, реализация товаров".

Как указывает истец, ответчик незаконно использует обозначение "ДИАМАНТ" для индивидуализации услуг магазина, расположенного по адресу: г. Туймазы, ул. Горького, 41, ссылаясь на то, что используемое ответчиком обозначение является тождественным товарному знаку истца.

Из представленной видеозаписи усматриваются следующие обстоятельства розничной продажи товара ответчиком 26.05.2023 в магазине, расположенном в торговом центре по адресу Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького 41:

00.00-00.11 - вход в магазин, на вывеске которого имеется обозначение "ДИАМАНТ";

00.12 - 02.12 - процесс выбора товаров;

00.53 - 01.01 - на стене магазина представлено изображение, на котором также используется обозначением "ДИАМАНТ";

02.13 - 02.51 - процесс приобретения товара;

02.52 - 03.09 - продавцом передан, а покупателем принят чек;

03.10 - 03.21 - представлен чек, где указаны данные продавца: ИП Яфаева Фарида Айратовна, ИНН 026900506971, место расчетов - Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького 41.

Ответчик считает не доказанным факт наличия сходства до степени смешения между товарным знаком истца N 779816 и обозначения, используемого ответчиком - "ДИАМАНТ", в частности, ввиду осуществления разных видов деятельности.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как следует из материалов дела, ответчик использовал на вывеске магазина словесное обозначение "ДИАМАНТ", выполненное стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита.

Принадлежащий истцу товарный знак N 779816 представляют собой словесное обозначение "ДИАМАНТ", выполненное стандартным шрифтом русского алфавита, буквы выполнены прописным шрифтом.

Иные дополнительные элементы отсутствуют как у товарного знака N 779816, так и у противопоставляемого обозначения "ДИАМАНТ".

Звуковое сходство является очевидным, поскольку звуки товарного знака и противопоставляемого обозначения полностью совпадают.

Смысловое сходство также совпадает и обозначает "драгоценный камень".

При этом ссылка ответчика на представленную фотографию магазина с вывеской "ДИАМАНД" не влияет на отсутствие графического, звукового и смыслового сходства, поскольку написание в обозначении, используемым ответчиком, стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита в слове "ДИАМАНД" последней буквы "Д" вместо буквы "Т", как написано стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита в товарном знаке истца "ДИАМАНТ", с учетом того, что звук последней буквы "Д" в слове "ДИАМАНД" является согласным глухим парным, то есть тождественным звуку последней буквы "Т" в слове "ДИАМАНТ", при этом смысловое сходство остается неизменным.

Таким образом, использованное ответчиком обозначение является тождественным товарному знаку истца по свидетельствам N 779816 по графическому, звуковому и смысловому критериям.

В пункте 162 Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Аналогичные положения применяют при оценке однородности услуг.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики суду необходимо провести оценку вероятности смешений обозначений, сделав выводы о степени сходства; степени однородности товаров и услуг, проведя сравнение товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца и используется обозначение ответчика; а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения. Установление всех этих обстоятельств должно предшествовать выводу о наличии или отсутствии вероятности смешения товарного знака истца и спорного обозначения ответчика.

В целях определения возможности смешения использованного ответчиком обозначения с товарным знаком истца подлежит оценке однородность оказываемых услуг истцом и ответчиком под спорным обозначением, а не виды предпринимательской деятельности истца и ответчика.

В целях установления наличия либо отсутствия однородности услуг следует сравнить услуги, фактически оказываемые ответчиком с использованием спорного обозначения, и услуги, для которых зарегистрирован товарный знака (знак обслуживания) истца, в защиту которого предъявлен иск.

Как следует из материалов дела, ИП Яфаева Ф.А. осуществляет деятельность по реализации ювелирных изделий.

Товарный знак (знак обслуживания) N 779816 зарегистрирован в отношении следующих классов МКТУ:

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; реализация товаров.

Ответчик полагает, что осуществляемая им деятельность относится к 14 классу МКТУ, в отношении которого товарный знак истца не зарегистрирован.

В действующей редакции МКТУ (МКТУ-12) 14 класс определен как: Металлы благородные и их сплавы; изделия ювелирные, бижутерия, камни драгоценные и полудрагоценные; часы и приборы хронометрические, в который входят амулеты [изделия ювелирные]; бижутерия; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; изделия ювелирные; изделия из благородных металлов и их сплавов; колье [изделия ювелирные]; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; медали; медальоны [изделия ювелирные]; серьги; стразы; цепи [изделия ювелирные]; шкатулки для украшений.

Согласно МКТУ 14 класс относится к товарам. Класс включает, в основном, металлы благородные и некоторые изделия из благородных металлов или с покрытием из них, такие как изделия ювелирные, бижутерия и часы, и их составные части.

Таким образом, для применения в рассматриваемом случае 14-го класса МКТУ необходимо, чтобы именно товары ответчика маркировались обозначением "ДИАМАНТ".

Между тем, из материалов дела следует, что ответчик не осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями, которые маркированы обозначением "ДИАМАНТ", доказательств самостоятельного производства ответчиком ювелирных изделий или маркировки ювелирных изделий обозначением "ДИАМАНТ" не содержат.

Из видеозаписи приобретения спорного товара в магазине ответчика следует, что истцом осуществляется розничная реализация ювелирных изделий, то есть ответчик оказывает услуги по реализации ювелирных изделий третьих лиц при использовании обозначения "ДИАМАНТ", как места оказания таких услуг.

По смыслу определения понятия "торговая деятельность", данного в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", под сбытом или реализацией товаров следует понимать услугу торговой деятельности, которая включает в себя доведение (продажу) товара до покупателей за определенную плату.

Под услугой подразумеваются действия по сбыту и реализации товаров иных лиц, например путем непосредственной продажи таких товаров либо путем оказания посреднических услуг при продвижении этих товаров на рынке. С этой точки зрения под данной услугой подразумеваются действия по сбыту и реализации товаров иных лиц, например путем непосредственной продажи таких товаров либо путем оказания посреднических услуг при продвижении этих товаров на рынке и пр.

Под понятие данной услуги не подпадает реализация собственных товаров, поскольку под услугой понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам.

Соответственно, регистрация истцом товарного знака N 779816 по 42 классу МКТУ (в соответствующей редакции) - реализация товаров, означает использование товарного знака (знака обслуживания) истца при оказании услуг торговой деятельности, включающих в себя доведение (продажу) товара до покупателей за определенную плату.

Ссылаясь на неподтвержденность представленными видеозаписями использования товарного знака N 779816 по 42 класса МКТУ Якуповым Р.Р., ответчик не учитывает следующего.

Использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ является правомерным способом использования товарного знака.

Как следует из сведений Государственного реестра товарных знаков в отношении защищаемого товарного знака по свидетельству N 779816 26.11.2021 зарегистрировано предоставление истцом права использования товарного знака Якупову Руслану Ралифовичу, в том числе, по 42 классу МКТУ.

Истцом представлено 3 видеозаписи от 24.09.2021, от 04.07.2022, от 07.06.2023.

Из содержания видеозаписи от 24.09.2021 установлены следующие обстоятельства:

00.02 - 00.20 - вывеска: первая строка "ДИАМАНТ", вторая строка "МАРКЕТ";

00.21 - 01.56 - осуществляется вход в магазин и выбор товаров, в магазине реализуются продовольственные и хозяйственные товары;

00.33 - 00.37 - на входной группе имеется надпись "ДИАМАНТ МАРКЕТ", а также сведения об ИП Якупове Р.Р., надписи нанесены на стекло входной двери;

01.57 - 02.39 - оплата и передача товара, чека;

02.40 - 02.46 - представлен чек, где содержатся сведения о продавце ИП Якупов Р.Р., указание на магазин - Диамант, адрес Уфимский район, д. Шмидтово, ул. Первоцветная, 38.

Из содержания видеозаписей от 04.07.2022, 07.06.2023 в части использования ИП Якуповым Р.Р. обозначения "ДИАМАНТ" при оказании услуг по реализации товаров следуют аналогичные обстоятельства.

Таким образом, начиная с периода не позднее 24.09.2021, в том числе в момент фиксации истцом оказания ответчиком услуги по реализации товара (26.05.2023) с использование обозначения "ДИАМАНТ", истцом использовался товарный знак N 779816 также для оказания услуг по реализации товаров.

Относительно сравнения реализуемых товаров, влияния на определение сходства до степени смешения, судом выше по тексту названного постановления приведены соответствующие выводы.

Использование ИП Якуповым Р.Р. товарного знака N N 779816 24.09.2021 до регистрации предоставления права его использования (26.11.2021) не означает отсутствие использования истцом товарного знака в своей предпринимательской деятельности, обязательственные отношения истца с ИП Якуповым Р.Р. по лицензионному договору не входят в предмет исследования по настоящему делу.

При этом, как разъяснено в абзаце 2 пункта 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Таким образом, ИП Яфаева Ф.А. осуществляют торговую деятельность в виде оказания услуг по реализации товаров, произведенных третьими лицами, что соответствует 42 классу МКТУ (реализация товаров), в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца, при этом услуги по реализации товаров оказываются истцом и ответчиком в одной области деятельности - торговой.

Потребителем соответствующей услуги торговой деятельности являются рядовые потребители (покупатели).

Суд учитывает, что "диамант" (смысловое значение - драгоценный камень) воспринимается обычным потребителем как что-то ценное, качественное, а соответственно, обозначение может быть воспринято рядовым потребителем при оказании услуги по реализации товаров, представляющих особое качество для потребителя.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что при установленном тождестве товарного знака истца и противопоставляемого обозначения ответчика, высокой степени однородности оказываемых истцом и ответчиком услуг по реализации товара в глазах потребителя происходит вероятность смешения товарного знака истца и спорного обозначения.

Ссылка ответчика на общеупотребимость обозначения "ДИАМАНТ" подлежит отклонению.

Пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 указанного Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481). Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не содержит указания на то, что словесный элемент "ДИАМАНТ" либо иной элемент включен в состав товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 779816 в качестве неохраняемого.

Данное обстоятельство означает, что Роспатент при проверке заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения не установил, что словесный элемент "ДИАМАНТ" не обладает различительной способностью применительно к тем услугам, для индивидуализации которых предполагается использовать обозначение.

Доказательства того, что в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку истца было оспорено путем подачи соответствующего возражения в Роспатент, в деле отсутствуют.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 52 Постановления N 10 при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (абзац 2 пункта 154 Постановления N 10).

Доводы ответчика о правомерном использовании фирменного наименования "ДИАМАНТ" не могут быть приняты, поскольку согласно разъяснениям, изложенным в пункте 147 Постановления N 10, право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

В настоящем же деле ответчик является индивидуальным предпринимателем.

Относительно начала использования ответчиком обозначения "ДИАМАНТ" (не позднее 1999 г.) суд отмечает, что в рассматриваемом споре определяющее значение имеет факт использования ответчиком товарного знака истца без его разрешения в момент, который был зафиксирован истцом (26.05.2023).

Ответчик полагает, что истец злоупотребляет принадлежащими ему правами.

Осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Следуя разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. При этом судебная коллегия отмечает, что бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно к конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления N 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Товарный знак служит для индивидуализации товара юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалы дела должны быть представлены доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.

Изучив пояснения ответчика о злоупотреблении правом истцом, суд приходит к выводу, что они носят характер общих ссылок на информацию, находящуюся в сети "Интернет" (в частности, о количестве дел с участием ИП Ибатуллина А.В.), действиях общества, где истец является руководителем и учредителем.

Между тем, как верно указано судом первой инстанции, конкретных ссылок на злоупотребление правом по отношению к ответчику, доводы не содержат.

При этом в соответствии с правовой позицией пункта 3 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023) оценка судом действий правообладателя в качестве злоупотребления правом по отношению к одним лицам не означает, что и по отношению к другим лицам данный правообладатель является недобросовестным.

Поскольку в материалы дела не представлены доказательства наличия у ответчика права использования указанных товарных знаков истца, следует признать, что использование ответчиком товарных знаков осуществлено без согласия правообладателя и является нарушением его прав.

Доказательства, свидетельствующие о том, что нарушение прав истца осуществлено ответчиком вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), арбитражному суду не представлены, в связи с чем, оснований для освобождения ответчика от ответственности не имеется.

Таким образом, материалами дела подтверждено в отсутствие разрешения истца использование ответчиком при оказании услуг по реализации товаров обозначения "ДИАМАНТ", сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) N 779816, зарегистрированного и используемого истцом по 42 классу МКТУ - оказание услуг по реализации товаров.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 57 Постановления N 10 в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Таким образом, способ защиты права, избранный истцом в рамках настоящего дела, предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Учитывая, что материалами дела подтверждено использование ответчиком обозначения "ДИАМАНТ", сходного до степени смешения с защищаемым свидетельством N 779816 товарным знаком истца, при осуществлении торговой деятельности по оказанию услуг по реализации товаров, на момент рассмотрения дела использование спорного обозначения не прекращено, то суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования о запрете ИП Яфаевой Ф.А. использовать обозначение "ДИАМАНТ" при осуществлении деятельности по реализации товаров (произведенных третьими лицами).

Поскольку доводы апелляционной жалобы выражают несогласие с судебным актом, однако не влияют на его обоснованность и законность и не опровергают выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.12.2023 по делу N А07-20756/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Яфаевой Фариды Айратовны - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Бояршинова

Судьи

П.Н. Киреев М.В. Корсакова