Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2019 г. N 09АП-69259/19

г. Москва

09 декабря 2019 г.

Дело N А40-18379/19

Резолютивная часть постановления объявлена 02 декабря 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 декабря 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей О.Г. Головкиной, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "СС-Ресторанс энд Кафе" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 сентября 2019 года по делу N А40-18379/19, принятое судьей Титовой Е.В.,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "СС-Ресторанс энд Кафе" (ОГРН: 1077757592307)

к ответчикам Обществу с ограниченной ответственностью "Кофе Лайк" (ОГРН: 1131832006778)

Индивидуальному предпринимателю Баркову Дмитрию Юрьевичу (ОГРНИП 317774600374239)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

о защите исключительных прав на товарный знак;

при участии в судебном заседании:

от истца: Лучанинова Н.А. по доверенности от 18.01.2019, Сборец В.А. по доверенности от 05.11.2019

от ответчиков: от Общества с ограниченной ответственностью "Кофе Лайк" - Родионов М.Ю. по доверенности от 27.08.2018, Пастухов А.И. по доверенности от 27.08.2018; от Индивидуального предпринимателя Баркова Дмитрия Юрьевича - представитель не явился, извещен

от третьего лица: представитель не явился, извещено,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "СС-Ресторанс энд Кафе" (далее - ООО "СС-Ресторанс энд Кафе", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ изменения заявленных требований) к обществу с ограниченной ответственностью "Кофе Лайк" (далее - ответчик 1, ООО "Кофе Лайк"), индивидуальному предпринимателю Баркову Дмитрию Юрьевичу (далее также - ответчик 2, ИП Барков Д.Ю.) с требованиями: признать в период действия регистрации товарного знака, а именно с 18.12.2014 по 14.03.2019, использование ООО "Кофе Лайк" и ИП Барковым Д.Ю. обозначения "COFFEE LIKE" неправомерным в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве N 530324, и считать это использование актом недобросовестной конкуренции на основании п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, п. 1 и п. 3 ст. 1515 ГК РФ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее - третье лицо, Роспатент).

Решением от 23 сентября 2019 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования оставил без удовлетворения.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2019 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, ООО "СС-Ресторанс энд Кафе" в период с 18.12.2014 по 14.03.2019 являлось правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 530324 (дата приоритета - 06.03.2013, дата регистрации 18.12.2014, дата истечения срока действия исключительного права - 06.03.2023). Товарный знак был зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ) "услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" и 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Истцу стало известно, что ответчиками в период с 18.12.2014 по 14.03.2019 при оказании услуг было использовано обозначение "COFFEE LIKE", сходное до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, чем были нарушены его права, как правообладателя товарного знака.

Как указывает истец, вышеизложенные обстоятельства подтверждаются лицензионными договорами, заключенными на использование обозначения "COFFEE LIKE": N 170 от 01.09.2017 с ИП Ильченко Ильей Анатольевичем, от 06.10.2017 N 176 с ИП Барковым Дмитрием Юрьевичем, N 325 от 24.10.2017 с ИП Алексеевым Василием Александровичем; фотографиями участия ответчиков в выставке, организованной ООО "Ярмарка пир"; материалами контрольных закупок, проведенных истцом (протоколом осмотра сайта от 25.12.2018 и от 15.08.2016); страницами сайта ООО "Кофе Лайк".

Следовательно, по мнению истца, ответчики в названный период сознательно нарушали права правообладателя, что является актом недобросовестной конкуренции и прямым нарушением ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Как указывает истец, ответчики в период трехлетнего срока действия товарного знака с момента регистрации, когда невозможно было аннулировать его за неиспользование, намеренно использовали в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. По мнению истца, такие действия ответчиков являются одновременно как актом недобросовестной конкуренции, так и злоупотреблением правом.

Кроме того, ООО "СС-Ресторанс энд Кафе" указывает, что в 2014 году ответчиком 1 была подана заявка N 2014701950 на регистрацию товарного знака, по результатам рассмотрения которой Роспатентом было вынесено решение об отказе в регистрации, при этом ответчик счел возможным использовать сходное до степени смешения обозначение с ранее зарегистрированным и противопоставленным ему в отказном решении товарным знаком. Актом недобросовестной конкуренции, по мнению истца, может быть также признан тот факт, что ответчик повторно в 2018 году подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака N 2018703419 на то же самое обозначение и 04.09.2018 за месяц до получения от экспертизы ФИПС предварительного отказа в виде Уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 05.10.2018, направил предложение - претензию истцу в порядке статьи 1486 ГК РФ, фактически угрожая правообладателю товарного знака, истцу по данному делу, аннулированием за неиспользование.

Вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2019 по делу N СИП-817/2018 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 530324 в отношении услуг 35 класса МКТУ "услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" и услуг 43 класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные, кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

ООО "СС-Ресторанс энд Кафе" также отмечало, что истец использовал принадлежащий ему товарный знак в период его действия, а именно в период с даты регистрации товарного знака с 18.12.2014 по дату принятия решения Судом по интеллектуальным правам от 21.03.2019 по делу N СИП-817/2018, а не только в период с 05.09.2015 до 05.09.2018, рассматриваемый Судом по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения дела N СИП-817/2018.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, установив, что между сторонами отсутствуют конкурентные отношения.

Суд апелляционной инстанции соглашается с решением суда первой инстанции по следующим мотивам.

Заявляя исковые требования, истец сослался на п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, п. 1 и п. 3 ст. 1515 ГК РФ.

В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В соответствии с п.п. 1 3 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Как указано в п.154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Из материалов дела усматривается, что вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2019 по делу N СИП-817/2018 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 530324 в отношении услуг 35 класса МКТУ "услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" и услуг 43 класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные, кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Таким образом, в связи с прекращением правовой охраны товарного знака, принадлежащего истцу, исковые требования о защите исключительных прав на товарный знак удовлетворению не подлежат.

При этом принятие решения о признании неправомерным использования товарного знака в период его действия не направлено на восстановление прав и законных интересов заявителя, поэтому обоснованно оставлено судом первой инстанции без удовлетворения.

По требованию о признании использования товарного знака недобросовестной конкуренцией, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

В силу части 1 статьи 144 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Согласно пункту 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции, прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Как разъяснено в пункте 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом, в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

При рассмотрении вопроса о квалификации действия правообладателя при регистрации товарного знака суд обязан установить, имелись ли на дату подачи заявки на регистрацию этого товарного знака, конкурентные отношения, использовалось ли это обозначение в том виде, как оно было заявлено к регистрации иными лицами, приобрело ли оно широкую известность, а также обладает ли это обозначение способностью вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, имели ли действия по регистрации оспариваемого товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам.

Соответственно, для признания действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, установлению подлежат следующие обстоятельства: факт использования спорного обозначения иными лицами до подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; наличие хозяйствующих субъектов-конкурентов на момент подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; наличие у правообладателя намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам и вытеснить указанных лиц с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения; причинение либо вероятность причинения вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Только установление всей совокупности этих обстоятельств позволяет признать действия по приобретению и использованию прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

Истцом не представлено доказательств, подтверждающих наличие в действиях ответчиков по использованию спорного обозначения всех вышеперечисленных признаков недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, установленный судом по делу N СИП-817/2018 факт ненадлежащего использования истцом товарного знака N 530324 в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, отсутствие доказательств использования истцом или под его контролем указанного товарного знака в отношении однородных оказываемым ответчиками услугам, по крайней мере, с 05.09.2015 г., указывают на отсутствие между сторонами конкурентных правоотношений на товарном рынке услуг кофеен (кофе-баров), а, следовательно, исключают и саму возможность совершения ответчиками акта недобросовестной конкуренции.

С учетом отсутствия доказательств осуществления истцом и ответчиками конкурентной хозяйственной деятельности, действия ответчиком по использованию спорного обозначения не могли повлечь причинения убытков истцу, либо нанесения ущерба его деловой репутации.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции по данному делу был сделан правильный вывод о том, что в отсутствие надлежащего использования истцом товарного знака N 530324, действия ответчиков по использованию спорного обозначения не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции, поскольку между ответчиками и истцом отсутствуют конкурентные отношения на товарном рынке услуг кофе-баров, а доказательств обратного истцом не представлено.

Доводами апелляционной жалобы по данному делу не опровергаются выводы Суда по интеллектуальным правам, содержащиеся в решении по делу N СИП-817/2018 с участием истца и ответчика, и имеющие преюдициальное значение для данного дела в силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ.

Ссылка заявителя апелляционной жалобы на получение ответчиком преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности, выразившегося в снижении издержек на разработку и продвижение собственных средств индивидуализации, противоречит доводам истца о наличии у ответчика исключительных прав на собственные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 599050, 602351, 609103, 606918, 606919, 631435.

Довод заявителя апелляционной жалобы о принятии решения о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, - антимонопольного органа, суд апелляционной инстанции отклоняет по следующим мотивам.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства", суд, рассматривая дела, связанные с применением и (или) нарушением антимонопольного законодательства, возбужденные на основании исков, заявлений иных лиц, должен известить антимонопольный орган для обеспечения возможности его участия. При этом процессуальный статус антимонопольного органа определяется исходя из характера рассматриваемого спора.

Однако данное разъяснение не следует рассматривать как свидетельствующее о безусловном основании для отмены судебного акта, предусмотренного частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Неизвещение непривлеченного к участию в деле антимонопольного органа, чьи права и интересы не затронуты обжалуемым судебным актом, не отнесено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации к основаниям для отмены решения арбитражного суда в любом случае.

Поскольку наличие акта недобросовестной конкуренции в действиях ответчиков судом по данному делу не установлено, то оснований для привлечения антимонопольного органа к участию в деле не усматривается.

Доводы жалобы, в том числе с иным толкованием законодательства, не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем, не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены состоявшегося решения.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине по апелляционной жалобе возлагаются на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 сентября 2019 года по делу N А40-18379/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

О.Г. Головкина Д.В. Пирожков