Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2019 г. N 13АП-26588/19

г. Санкт-Петербург

16 декабря 2019 г.

Дело N А56-14767/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 27 ноября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 декабря 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей Н. О. Третьяковой, Е. И. Трощенко

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания И. И. Царевым

рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-26588/2019) ООО "Гелалис" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.07.2019 по делу N А56-14767/2016 (судья П. Н. Рагузина), принятое по иску ООО "Гелалис"

к АО "Научно-производственное предприятие "Буревестник"

3-е лицо: АК "АЛРОСА" (ПАО); Хобин Геннадий Леонидович

о защите исключительного права

при участии:

от истца: Ломский С. М. (доверенность от 25.03.2019)

от ответчика: Проничев В. А., Столяров О. И. (доверенности от 02.08.2019)

от 3-го лица: не явились (извещены)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Гелалис" (ОГРН 1141436000595, место нахождения: 678175, Республика Саха Якутия, улус Мирнинский, г. Мирный, ул. Советская, 3, 32; далее - ООО "Гелалис", истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу "Научно-производственное предприятие "Буревестник" (ОГРН 1027804175541, место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, 68; далее - АО НПП "Буревестник") и публичному акционерному обществу Акционерной компании "АЛРОСА" (далее - ПАО АК "АЛРОСА") о признании факта нарушения патента N 141732 с приоритетом от 30.01.2014 на полезную модель "Устройство для сепарации алмазосодержащих материалов" в продукции рентгенолюминисцентных сепараторов серии РМДС-4МП, ЛС-ОД-5, ЛС-ОД-6, ЛС-ОД-50-03Н, ЛС-ОД-50-04, ЛС-ОД-50-04-01, используемых ПАО АК "АЛРОСА".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ПАО АК "АЛРОСА" и Хобин Геннадий Леонидович.

Определением суда от 06.07.2016 требования ООО "Гелалис" к ПАО АК "АЛРОСА" выделены в отдельное производство с присвоением делу номера N А56-47508/2016.

Решением суда от 19.03.2018 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2018 решение суда от 19.03.2018 оставлено без изменения. Одновременно апелляционный суд на основании статьи 48 АПК РФ произвел замену ответчика - АО "НПП "Буревестник" в порядке процессуального правопреемства на акционерное общество "Инновационный центр "Буревестник" (далее - АО "Буревестник").

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2019 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.03.2018 по делу N А56-14767/2016 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2018 по тому же делу отменены. Дело направлено в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение.

Решением суда от 20.07.2019 в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе ООО "Гелалис" просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также нарушение норм материального и процессуального права.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит рассмотреть спор с соблюдением требований процессуального законодательства, в том числе о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле, и их представителей, решить вопрос о приобщении технической документации ответчика к материалам дела, дать оценку всем собранным по делу доказательствам, в том числе представленным обществом "Гелалис" в подтверждение права на иск, на основании которых суды первой и апелляционной инстанций констатировали, что истец является обладателем патента Российской Федерации N 141732 на полезную модель "Устройство для сепарации алмазосодержащих материалов".

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Однако при вынесении решения суд не учел указания Суда по интеллектуальным правам.

В судебном заседании апелляционной инстанции, состоявшемся 30.10.2019, судом апелляционной инстанции в качестве доказательств к материалам дела приобщены документы в 5 папках, представленные ответчиком для проведения судебной экспертизы.

Истцом заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела для предоставления ООО "Гелалис" возможности ознакомиться с материалами дела.

Определением от 30.10.2019 суд апелляционной инстанции признал ходатайство истца обоснованным и отложил рассмотрение апелляционной жалобы.

Ознакомившись с приобщенными к материалами дела доказательствами, истец представил письменные пояснения. Истец указал, что материалы, переданные для проведения судебной экспертизы, не соответствуют объектам экспертизы, первоначально заявленным истцом в основании иска, в связи с чем, они не могли быть предметом исследования при проведении экспертизы. По мнению ООО "Гелалис", суды трех инстанций рассматривают требования, не заявленные ООО "Гелалис" в иске.

Так, по сепаратору ЛС-ОД-50-04-01 указывалась схема, которая присутствует на сайте ответчика. Из материалов, представленных на экспертизу, усматривается схема совершенно иного аппарата. По совокупному перечню составных частей устройства имеется несоответствие согласно схеме количества таких элементов, как фотодетектор. Из схемы усматривается наличие двух фотодетекторов, а согласно описанию материалов, представленных на исследование, устройств фотоприемных - 4 шт. Кроме того, схема сепаратора https://www.bourevestnik.ru./products/ separatory-okonchatelnoy-dovodki/ls-od-50-04-01/ не представлялась на исследование, но отражена на сайте ответчика. Аналогичные отличия имеются по другим схемам.

В заключении экспертизы отсутствуют сведения о примененных методах исследования; в заключение включены выводы, содержащие оценку доказательств.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец обладает патентом Российской Федерации RU 141 732 на полезную модель.

Полагая, что ответчик своими незаконными действиями нарушает права истца, поскольку без его согласия использует полезную модель, защищенную названным патентом, ООО "Гелалис" обратилось в суд с настоящим иском.

Суд отказал ООО "Гелалис" в удовлетворении иска.

Апелляционная инстанция не находит оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Как указано в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть перечень правомочий, входящих в состав исключительного права, приведенный в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим.

При этом полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Следует учитывать, что исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец охватывается использование их непосредственно в продукте, способе или изделии соответственно, но не в документации (в том числе проектной) на изготовление находящегося в процессе разработки продукта или изделия, осуществление способа. Нарушением будет являться совершение действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с применением указанной документации.

Таким образом, при разрешении по существу спора о нарушении исключительных прав патентообладателя (истца) в предмет доказывания входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора.

Обжалуя решение суда первой инстанции, истец указывает на то, что судом были рассмотрены требования, не заявленные ООО "Гелалис" в иске. По мнению подателя жалобы, материалы, переданные для проведения судебной экспертизы, не соответствуют объектам экспертизы, первоначально заявленным истцом в основании иска.

Податель жалобы считает, что суду необходимо было установить, содержат ли размещенные на сайте ответчика технологические схемы рентгенолюминисцентных сепараторов серии ЛС-ОД-5, ЛС-ОД-6, ЛС-ОД-50-03Н, ЛС-ОД-50-04, ЛС-ОД-50-04-01 каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Действительно, при обращении в арбитражный суд ООО "Гелалис" представлены:

скриншот страниц сайта ответчика, на котором размещена технологическая схема люминисцентного сепаратора ЛС-ОД-6 (том 1 листы дела 61 - 62),

экспертное заключение от 08.02.2016, составленное Моховым Е.В., к которому приобщены технологические схемы сепараторов серии ЛС-ОД-5, ЛС-ОД-6, ЛС-ОД-50-03Н, ЛС-ОД-50-04, ЛС-ОД-50-04-01, размещенные на сайте ответчика (том 1 листы дела 136 - 189).

Вместе с тем, по мнению суда апелляционной инстанции, истцом не учтено, что размещение ответчиком на своем сайте технологических схем указанных сепараторов не свидетельствуют о непосредственном использовании этих схем в изделиях ответчика в смысле, придаваемом понятию "использование" пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Исследование размещенных ответчиком на своем сайте технологических схем люминесцентных сепараторов на предмет их соответствия каждому признаку полезной модели, приведенному в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели N 141 732, не может привести как к выводу о нарушении патентных прав истца, так и к выводу об отсутствии такого нарушения.

Таким образом, поскольку истец настаивает только на таком сравнении, в иске ему следует отказать.

При этом судом первой инстанции установлено и следует из материалов дела, ООО "Гелалис" обратилось в арбитражный суд с иском в защиту исключительного права на полезную модель "Устройство для сепарации алмазосодержащих материалов" по патенту Российской Федерации N 141 732.

Исковые требования ООО "Гелалис" мотивированы мнением истца о том, что в выпускаемых ответчиком рентгенолюминесцентных сепараторах серии ЛС-ОД-5, ЛС-ОД-6, ЛС-ОД-50-03Н, ЛС-ОД-50-04 и ЛС-ОД-50-04-01 используются без разрешения истца (правообладателя) техническое решение, охраняемое указанным патентом на полезную модель, что является нарушением исключительного права истца.

В целях установления факта использования спорной полезной модели в продукции ответчика суд по ходатайству ответчика назначил судебную патентно- техническую экспертизу, проведение которой было поручено эксперту автономной некоммерческой организации "Городской Центр Судебных Экспертиз" (далее - АНО "Городской Центр Судебных Экспертиз") - патентному поверенному Коробчук Ольге Васильевне.

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: "Использован ли каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации N 141 732 формулы полезной модели, в рентгенолюминесцентных сепараторах серии ЛС-ОД-5, ЛС-ОД-6, ЛС-ОД-50-03Н, ЛС-ОД-50-04, ЛС-ОД-50-04-01, используемых акционерным обществом "Научно- производственное предприятие "Буревестник" (с учетом положений статей 1351, 1354, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации)?".

Эксперту для проведения экспертизы были предоставлены следующие материалы:

патент на спорную полезную модель с описанием и приложением на 10 л.;

папка 1 - сепаратор люминесцентный ЛС- ОД-5 в 2-х томах на 128 л.;

папка 2 - сепаратор люминесцентный ЛС-ОД-50-03Н в 2-х томах на 151 л.;

папка 3 - сепаратор люминесцентный ЛС-ОД-50-04 в 2-х томах на 136 л.;

папка 4 - сепаратор люминесцентный ЛС-ОД-50-04-01 в 2-х томах на 169 л.;

папка 5 - сепаратор люминесцентный ЛС-ОД-6 в 2-х томах на 152 л.

Указанные документы приобщены судом апелляционной инстанции в качестве доказательств к материалам дела, истец с ними ознакомлен при рассмотрении апелляционной жалобы.

Частями 1, 2 статьи 64 АПК РФ определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном названным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В предмет доказывания по спору о нарушении исключительного права на полезную модель входит установление того, содержит ли изделие, произведенное ответчиком, каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели согласно патенту.

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, в том числе результаты судебной экспертизы, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в нарушение положений статей 8, 41, 65 - 68 АПК РФ истец не представил доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик нарушил исключительные права истца.

Согласно выводам эксперта изделия "Рентгенолюминисцентные сепараторы серии ЛС-ОД-5, ЛС-ОД-6, ЛС-ОД-50-03Н, ЛС-ОД-50-04, ЛС-ОД-50-04-01", используемые АО "НПП "Буревестник", не содержат каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащемся в патенте Российской Федерации N 141 732 формулы полезной модели.

Заключение от 19.12.2017 N С-572-А56-14767/2016-СПЭ соответствует требованиям статей 82, 83 и 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 названного Кодекса сведения, эксперт был надлежащим образом предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения; при проведении экспертизы по настоящему делу эксперт руководствовался соответствующими нормативными документами, справочной и методической литературой; профессиональная подготовка и квалификация эксперта не может вызывать сомнений, поскольку подтверждается приложенными к заключению документами об образовании; ответы эксперта на поставленные судом вопросы понятны, непротиворечивы, следуют из проведенного исследования, подтверждены фактическими данными. Экспертное заключение дано квалифицированным экспертом, обладающим необходимыми специальными познаниями и предупрежденным об уголовной ответственности.

Также судом учтено, что экспертное заключение соответствует требованиям, предъявляемым законом, экспертом полно и всесторонне исследованы представленные на исследование доказательства, даны подробные пояснения по вопросам, поставленным на его разрешение, при том, что доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении экспертного исследования требований действующего законодательства, как и доказательств наличия в заключении противоречивых или неясных выводов, из материалов дела не усматривается, как не усматривается и противоречий выводов эксперта иным имеющимся в деле доказательствам.

Достоверность сведений, отраженных в заключении судебной экспертизы, истцом в нарушение статьи 65 АПК РФ не опровергнута, что в силу части 2 статьи 9 названного Кодекса является риском соответствующего лица, участвующего в деле.

Частью 2 статьи 83 АПК РФ закреплено право лица, участвующего в деле, присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие способно помешать нормальной работе экспертов, без права вмешательства в ход исследований. В соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 86 названного Кодекса по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.

Как следует из материалов дела, при назначении судебной экспертизы истец согласился с назначением такой экспертизы, с ним были согласованы вопросы, поставленные судом перед экспертом, в распоряжение эксперта были переданы материалы и документы, затребованные судом для экспертного исследования. Истцу и ответчику судом также были разъяснены их процессуальные права и обязанности, связанные с проведением судебной экспертизы.

Между тем, ООО "Гелалис" не воспользовалось предоставленными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации правами и не ходатайствовало о присутствии при проведении экспертизы, о вызове эксперта в судебное заседание для ответа на дополнительные вопросы и даче необходимых пояснений по заключению, исследовании заключения со специалистом.

После ознакомления с материалами, которые были объектом исследования при производстве судебной экспертизы, истцом не заявлено о проведении дополнительной экспертизы, о необходимости исследования иных объектов, в том числе непосредственно спорных изделий ответчика на предмет содержания в них каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели

При этом несогласие стороны спора с заключением экспертизы и выводами суда, сделанными по результатам оценки указанного заключения, не является основанием для отмены или изменения принятого по делу судебного акта.

Доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела. Нарушений или неправильного применения норм процессуального права при вынесении решения судом не допущено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены решения суда в обжалуемой части и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.07.2019 по делу N А56-14767/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

Н.О. Третьякова Е.И. Трощенко