Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2020 г. N 09АП-1136/20

г. Москва

25 февраля 2020 г.

Дело N А40-94016/19

Резолютивная часть постановления объявлена 18 февраля 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 февраля 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р.Валиева,

судей Т.В.Захаровой, Д.В.Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ЗАО "ГРУППА КОМПАНИЙ АККОРД"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 декабря 2019 года

по делу N А40-94016/19, принятое судьей Козленковой О.В.,

по иску ЗАО "ГРУППА КОМПАНИЙ АККОРД"

к ООО "БИЭСПОСТ",

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"

о взыскании,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Матвеев М.Е. по доверенности от 01.02.2018

от ответчика: Забудько Д.А. по доверенности от 14.01.2020

от третьего лица: извещено, представитель не явился

УСТАНОВИЛ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ АККОРД" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЭСПОСТ" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 000 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 июля 2019 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС".

Решением суда от 06 декабря 2019 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд пришел к выводу, что истцом не был доказан факт нарушения ответчиком его исключительных прав на товарный знак в отношении однородных услуг, в частности, не доказано, что расположение спорных гиперссылок сервисом "Яндекс.Директ" в рекламных объявлениях поисковых систем "Яндекс" зависело в данном случае от действий ответчика.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Ответчик просит решение суда оставить в силе, представил отзыв на апелляционную жалобу.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 06 декабря 2019 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, истец является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак АККОРДПОСТ по свидетельству РФ N 462027, дата приоритета: 23.05.2011, дата регистрации: 18.05.2012, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ 09, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45.

В обоснование исковых требований истец указал, что в марте 2019 года обнаружил, что при введении в поисковой строке сервиса Яндекс (www.yandex.ru) отображается рекламное объявление ООО "БИЭСПОСТ", содержащее сходное с товарным знаком до степени смешения обозначение "Аккорд Пост". Ответчик осуществляет схожую деятельность, что и истец. Использование в рекламном объявлении сходного с товарным знаком до степени смешения обозначения "Аккорд Пост" направлено на привлечение внимания к ответчику как настоящих, так и будущих клиентов истца, что является актом недобросовестной конкуренции.

Факт размещения ответчиком рекламного объявления, содержащего сходное с товарным знаком до степени смешения обозначение "Аккорд Пост", подтверждается, по мнению истца, протоколом нотариального осмотра письменных доказательств от 11 марта 2019 года. Истец указал, что на третьем листе протокола зафиксировано само объявление. В результате последовательного перехода по ссылкам интернет страниц подтверждается, что рекламодателем данного рекламного объявления является именно ответчик.

На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 5 000 000 руб.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе и путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции пришел к выводу, что истцом не был доказан факт нарушения ответчиком его исключительных прав на товарный знак в отношении однородных услуг, в частности, не доказано, что расположение спорных гиперссылок сервисом "Яндекс.Директ" в рекламных объявлениях поисковых систем "Яндекс" зависело в данном случае от действий ответчика, поскольку ключевые слова для поиска могут быть заданы как рекламодателем так и автоматически добавлены (подобраны) к фразам объявления рекламодателя в качестве релевантных фраз.

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства, что словосочетание "Аккорд Пост" добавляется поисковой системой автоматически.

Более того, согласно позиции третьего лица, добавление ключевых слов к рекламному объявлению не является автоматическим, а произошло в результате осознанного выбора Ответчиком определенной формы создания рекламного объявления ("шаблон для создания однотипных рекламных объявлений"), включения в текст рекламного объявления специальных символов и использования специального шрифта (т.2, л.д. 87).

Пояснение третьего лица согласуется и с общими данными в отношении рекламной компании ответчика, согласно которым размещение рекламы началось с 16 января 2007 года и продолжается по настоящее время, тогда как словосочетание "Аккорд Пост" появлялось в период с 23 января 2019 года по 04 апреля 2019 года (т.2, л.д. 127), то есть по сути прекратилось после начала процедуры урегулирования споров в претензионном порядке.

При таких обстоятельствах судебная коллегия находит вывод суда об автоматическом добавлении к фразам рекламодателярелевантных фраз самостоятельно поисковой системой ничем не подтвержденным.

Иного не следует из протокола нотариального осмотра доказательств от 12 ноября 2019 года, представленного ответчиком в суд апелляционной инстанции. Более того, что спорный протокол не относится к спорному периоду, когда были выявлены нарушения на товарный знак истца.

Не могут служить основанием к отказу в иске и разъяснения, данные в п.172 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, поскольку в данном пункте Высшая судебная инстанция не давала какого-либо ограничительного толкования в отношении способов защиты гражданских прав, в том числе невозможности заявления требований имущественного характера о взыскании компенсации, а указала на правомерность дополнительных способов защиты путем признания таких действий актом недобросовестной конкуренции (ст. 146 Федерального закона "О защите конкуренции", ст. 10в bis Парижской конвенции).

Между тем, судебная коллегия находит иск подлежащим частичному удовлетворению, исходя из непродолжительного времени нарушения исключительных прав истца, совершения подобного нарушения впервые, а также принимая во внимание пояснения, данные истцом в суде апелляционной инстанции о том, что основной целью иска является недопущение повторения подобных нарушений в будущем, а не получение финансовой выгоды для истца, судебная коллегия находит разумным и справедливым балансом в отношениях сторон установить сумму компенсации в 100 000 рублей.

Расходы истца по оплате госпошлины относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в сумме 1 020 руб. (ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06 декабря 2019 года по делу N А40-94016/19 отменить. Взыскать с ООО "БиэСПост" в пользу ЗАО "Группа Компаний АККОРД" 100 000 руб. - компенсации, 1 020 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины, в остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Т.В. Захарова Д.В.Пирожков