Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2020 г. N 18АП-1535/20 по делу N А47-824/2019

г. Челябинск

18 марта 2020 г.

Дело N А47-824/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 13 марта 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 марта 2020 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бояршиновой Е.В.,

судей Арямова А.А., Скобелкина А.П.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ефимовой Е.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Хлебный Рай" на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 19.12.2019 по делу N А47-824/2019.

Общество с ограниченной ответственностью "Хлебница" (далее по тексту - истец, ООО "Хлебница") обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Деметра" (далее по тексту - ответчик1, ООО "Деметра") об обязании ООО "Деметра" прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 287658, удалить обозначение "Оренбургская Хлебница" с фирменных вывесок пекарен, расположенных по адресам: г. Оренбург, Гагарина проспект, 40а, г. Оренбург, Дзержинского проспект, 35, г. Оренбург, Туркестанская улица, 17, и иных любых материалов, которыми сопровождается деятельность ответчика1 по производству и реализации хлебобулочных изделий, взыскать с ООО "Деметра" в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака N 287658 в размере 2 000 000 рублей и возложить судебные расходы на ответчика1; к обществу с ограниченной ответственностью "Хлебный рай" (далее по тексту - ответчик2, ООО "Хлебный рай") об обязании ООО "Хлебный рай" прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 287658, удалить обозначение "Оренбургская Хлебница" с фирменных вывесок пекарен, расположенных по адресам: г. Оренбург, Гагарина проспект, 40а, г. Оренбург, Дзержинского проспект, 35, г. Оренбург, Туркестанская улица, 17, и иных любых материалов, которыми сопровождается деятельность ответчика2 по производству и реализации хлебобулочных изделий, взыскать с ООО "Хлебный рай" в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака N 287658 в размере 2 000 000 рублей и возложить судебные расходы на ответчика2.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично, суд обязал ООО "Хлебный рай" прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 287658, и удалить обозначение "Хлебница" с фирменных вывесок пекарен, расположенных по адресам: г. Оренбург, Гагарина проспект, 40а, г. Оренбург, Дзержинского проспект, 35, г. Оренбург, Туркестанская улица, 17, и иных любых материалов, которыми сопровождается деятельность ответчика по производству и реализации хлебобулочных изделий, с ООО "Хлебный рай" в пользу истца взыскал компенсацию за незаконное использование товарного знака N 287658 в размере 300 000 рублей. С ООО "Деметра" в пользу истца суд взыскал компенсацию за незаконное использование товарного знака N 287658 в размере 90 000 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1 485 рублей. В остальной части в удовлетворении иска отказано. Взыскал с ООО "Хлебный рай" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 950 рублей. Взыскал с ООО "Хлебница" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 34 050 рублей.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "Хлебный рай" обратилось с апелляционной жалобой, просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении требований отказать.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указывает, что является недоказанным факт использования ответчиком2 товарного знака истца, поскольку в представленных фотографиях отсутствуют дата проведения фотосъемки, с момента размещения вывесок ООО "Хлебный рай" информация, содержащая слово "хлебница" отсутствует. Также в материалах дела отсутствуют доказательства ущерба, нанесенного истцу действиями ответчиков, отсутствует сходство вывесок ответчика1 с товарным знаком "Хлебница", взысканная компенсация с ответчика2 является чрезмерной, кроме того, ответчик2 не получал претензию истца.

В представленном отзыве истец ссылался на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

05.03.2020 в суд апелляционной инстанции от ООО "Корпорация Хлебница" поступило заявление о процессуальном правопреемстве, основанном на договоре уступки права требования N КХ-8 от 03.02.2020.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором (статья 382 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

Статьей 389.1 ГК РФ установлено, что взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются этим Кодексом и договором между ними, на основании которого производится уступка (пункт 1). Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное (пункт 2).

ООО "Корпорация Хлебница" представлен договор уступки права требования N КХ-8 от 03.02.2020, согласно которому ООО "Хлебница" (Цедент) передает, а ООО "Корпорация Хлебница" (Цессионарий) принимает права требования прекращения использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 287658, и удаления обозначения "Хлебница" с фирменных вывесок пекарен, расположенных по адресам: г. Оренбург, Гагарина проспект, 40а, г. Оренбург, Дзержинского проспект, 35, г. Оренбург, Туркестанская улица, 17, и иных любых материалов, которыми сопровождается деятельность ООО "ХЛЕБНЫЙ РАЙ" по производству и реализации хлебобулочных изделий;

права требования компенсации за незаконное использование товарного знака N 287658 к ООО "Деметра" (далее по тексту - "Должник 1", "Должники");

права требования компенсации за незаконное использование товарного знака N 287658 к ООО "ХЛЕБНЫЙ РАЙ" (далее по тексту - "Должник 2". "Должники");

права требования иных выплат, возникших в результате рассмотрения дела Арбитражным судом Оренбургской области N А47-824/2019.

Права требования Цедента по Договору переходят к Цессионарию в полном объеме и на тех условиях, которые существовали в отношениях между Цедентом и Должниками на момент заключения настоящего Договора. К Цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства Должника, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты за пользование денежными средствами, неустойки (пени, штрафы), госпошлина за рассмотрение требований в судах и иные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ, обязанность по уплате которых возложена на Должника и иных лиц.

Уведомления направлены в адрес ООО "Деметра" и ООО "Хлебный Рай".

Согласно части 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

С учетом изложенного, ходатайство ООО "Корпорация Хлебница" о процессуальном правопреемстве следует удовлетворить, ООО "Хлебница" подлежит замене на ООО "Корпорация Хлебница" (далее - истец).

К апелляционной жалобе ООО "Хлебный рай" приложено ходатайство о приобщении к материалам дела фотографий вывесок и режима работы ООО "Хлебный рай".

В соответствии с частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Однако, в ходатайстве ООО "Хлебный рай" не представлено обоснование невозможности представления доказательств в суд первой инстанции, в связи с чем суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении ходатайства.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие не явившихся лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов апелляционной жалобы ответчика2.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак - словесное обозначение "Хлебница", зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 25.04.2005 на основании свидетельства на товарный знак N 287658, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 28.06.2017 на основании изменения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 287658.

Согласно свидетельству приоритет товарного знака N 287658 установлен 18.03.2004, срок действия регистрации истекает 18.03.2014, срок действия исключительного права истца на товарный знак продлен до 18.03.2024.

Товарный знак действует в отношении следующих услуг 29 и 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ):

"29 - белки пищевые; бобы консервированные; варенье имбирное; желе пищевое; желе фруктовое; жиры пищевые; изюм; консервы фруктовые; крем сливочный; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; миндаль толченый; мякоть фруктовая; оладьи картофельные; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; молочные продукты; йогурт; сливки [молочные продукты]; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сосиски в сухарях; таини [тесто из зерен кунжута]; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хьюмос [тесто из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чипсы картофельные; чипсы фруктовые.";

"30 - ароматизаторы; ароматические вещества для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; дрожжевые таблетки, за исключением используемых для лечебных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваска; закваска для теста; зерновые продукты; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; картофельная мука пищевая; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; попкорн; кукурузная мука; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; леденцы; лепешки рисовые; майонез; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий [заварной крем]; маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для медицинских целей]; мед; миндальное печенье; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мука пищевая из тапиоки; мюсли; овсяная мука; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пралине; приправы; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; пшеничная мука; равиоли; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; саго; сахар; сладкое сдобное тесто для мучных кондитерских изделий; сладости; соевая мука; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; такое [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; шоколад; ячменная мука.".

Истец указывает, что товарный знак используются им в течение длительного времени для индивидуализации сети пекарен, которые расположены во многих городах Российской Федерации и производимой хлебобулочной и кондитерской продукции.

Истец при осуществлении своей хозяйственной деятельности использует словесный элемент "Хлебница".

Как следует из материалов дела, ответчик1 при осуществлении своей предпринимательской деятельности, которая является аналогичной деятельности истца, использовал словесные элементы "Хлебница" для индивидуализации своих пекарен, размещая их на фасадной вывеске своих пекарен "Оренбургская хлебница" и продукции, производимой и реализуемой в них, а также в информационном справочнике 2ГИС.

По мнению истца, данные действия ответчика1 нарушают его права как правообладателя товарного знака.

13.03.2018 с целью фиксации нарушения исключительных прав истцом проведены контрольные закупки в пекарнях ответчика1 по адресам: г. Оренбург, пр. Гагарина, 40а, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 17, что подтверждается кассовыми чеками от 13.03.2018, где в качестве лица, осуществляющего продажу хлебобулочной продукции, указан ответчик1 - ООО "Деметра".

Ссылаясь на однородность деятельности ответчика1 с деятельностью истца, при которой ответчиком1 используется обозначение, сходное до степени смешения с изображением товарного знака N 287658, правообладателем которого является истец, последний обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику1.

Истец, установив, что в 2018 году деятельность по адресам: г. Оренбург, пр. Гагарина, 40а, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 17, осуществляет ООО "Хлебный рай", использование товарного знака N 287658 подтверждается кассовыми чеками от 12.11.2019 (т.2, л.д. 8), фотографиями (т.2, л.д. 9-10), обратился 13.11.2019 в суд первой инстанции с ходатайством о привлечении ООО "Хлебный рай" соответчиком, суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.

10.12.2019 истец обратился в суд первой инстанции с ходатайством об уточнении исковых требований к каждому из ответчиков, просил

- об обязании ООО "Деметра" прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 287658, удалить обозначение "Оренбургская Хлебница" с фирменных вывесок пекарен, расположенных по адресам: г. Оренбург, Гагарина проспект, 40а, г. Оренбург, Дзержинского проспект, 35, г. Оренбург, Туркестанская улица, 17, и иных любых материалов, которыми сопровождается деятельность ответчика1 по производству и реализации хлебобулочных изделий, взыскать с ООО "Деметра" в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака N 287658 в размере 2 000 000 рублей и возложить судебные расходы на ответчика1;

- об обязании ООО "Хлебный рай" прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 287658, удалить обозначение "Оренбургская Хлебница" с фирменных вывесок пекарен, расположенных по адресам: г. Оренбург, Гагарина проспект, 40а, г. Оренбург, Дзержинского проспект, 35, г. Оренбург, Туркестанская улица, 17, и иных любых материалов, которыми сопровождается деятельность ответчика2 по производству и реализации хлебобулочных изделий, взыскать с ООО "Хлебный рай" в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака N 287658 в размере 2 000 000 рублей и возложить судебные расходы на ответчика2.

12.12.2019 суд первой инстанции принял уточнение исковых требований истца к каждому из ответчиков.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции, пересматривая решение суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы ответчика2, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктами 2, 4, 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

2) при выполнении работ, оказании услуг;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу приведенных правовых норм основной функцией товарного знака является отличительная функция, которая позволяет потребителю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о качестве товара.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктами 1, 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также требованием от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В рассматриваемом случае истец, посчитав, что ответчиком2 используются обозначения, сходные до степени смешения с его товарным знаком N 287658, обратился с требованием о выплате компенсации, а также с требованием о прекращении использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 287658, и удалении обозначение "Хлебница" с фирменных вывесок пекарен, расположенных по адресам: г. Оренбург, Гагарина проспект, 40а, г. Оренбург, Дзержинского проспект, 35, г. Оренбург, Туркестанская улица, 17.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя.

В то же время разрешение такого вопроса не предполагает произвольное усмотрение суда, а должно быть основано на приведенных нормах и методологических подходах.

Как следует из правовой позиции постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Согласно абзацу 2 пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Истцу принадлежит сеть пекарен, которые расположены во многих городах Российской Федерации, осуществляет производство хлебобулочные и кондитерские продукции.

Товарный знак истца по свидетельству N 287658 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

На вывесках ООО "Деметра" используется обозначение "Оренбургская хлебница", что подтверждается представленными в материалы дела фотографиями от 13.03.2018 (т.1, л.д. 16-19), факт осуществления деятельности, аналогичной деятельности истца ООО "Деметра" не оспаривается, а также подтверждается материалами дела (т.1, л.д. 20-21).

В используемом ООО "Деметра" обозначении "Оренбургская хлебница" используется товарный знак истца, также выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, указанное подтверждает графическое сходство.

Товарный знак "Хлебница" и фирменные вывески на пекарнях ответчика1 "Оренбургская хлебница" совпадают фонетически, так как обозначения являются сходными до степени смешения ввиду полного фонетического вхождения одного обозначения в другое. Аналогичным образом, обозначения "Хлебница" и "Оренбургская хлебница" являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца.

Смысловое сходство обозначения "Оренбургская хлебница" с противопоставленным товарным знаком истца заключается в том, что товарный знак истца и обозначение "Оренбургская хлебница" объединены подобием заложенных в них идей "хлебница" - место хранения хлеба и иных хлебобулочных изделий.

Несмотря на наличии в обозначении слова "оренбургская", суд приходит к выводу о том, что основным индивидуализирующим элементом является "хлебница", поскольку именно этот элемент акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, так как указывает на реализуемую продукцию - хлебобулочные изделия.

Кроме того, при разрешении данной категории споров, судом учитывается влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно подпункту 1 пункта 3 ГОСТа 32677-2014 "Изделия хлебобулочные. Термины и определения" хлебобулочное изделие - изделие, вырабатываемое из основного сырья для хлебобулочного изделия или основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия.

К хлебобулочным изделиям относятся: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик.

Руководствуясь вышеизложенными правилами и разъяснениями по определению однородности товаров, коллегия судей приходит к выводу о том, что производимая и реализуемая истцом и ответчиками продукция (хлебобулочные изделия) являются однородными товарами, охватываются 30 классом МКТУ.

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о сходстве до степени смешения обозначения "Оренбургская хлебница" и товарного знака истца N 287658 "Хлебница".

Следовательно, довод ООО "Хлебный край" об отсутствии сходства между обозначением "Оренбургская хлебница" и товарного знака истца "Хлебница" подлежит отклонению.

Суд первой инстанции, установив указанные обстоятельства, удовлетворил исковые требования истца к ответчику1, определив компенсацию в размере 90 000 рублей, в этой части решение суда первой инстанции ООО "Деметра" не обжаловано ответчиком1.

Между тем, суд первой инстанции, удовлетворяя в части исковые требования истца к ответчику2, не учел следующие обстоятельства.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 Постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности товарного знака "Хлебница" истцу установлен, сторонами не оспаривается.

Согласно норме части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном названным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Исковые требования истца к ООО "Хлебный рай" заявлены в связи с представлением в материалы дела ООО "Деметра" договоров купли-продажи оборудования, заключенными между ответчиком1 и ответчиком2.

22.08.2018 между ООО "Астиком" (арендодатель) и ООО "Хлебный рай" (арендатор) заключен договор аренды части нежилого помещения N 001/5, согласно которому арендодатель сдает, а арендатор обязуется принять во временное владение и пользование (аренду) часть нежилого помещения - помещение, расположенное на первом этаже одно-двух-пятиэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, находящееся по адресу: г. Оренбург, ул.Туркестанская, 17, согласно акту приема-передачи помещение арендодателем передано, а ответчиком2 принято помещение 22.08.2018 (т.1, л.д. 142-148).

31.08.2018 между ООО "Деметра" (продавец) и ООО "Хлебный рай" (покупатель) заключен договор купли-продажи оборудование, бывшее в употреблении кассовый терминал, предназначенный для оплаты товаров наличными пластиковыми картами, в соответствии с которым передавался терминал, расположенный по адресу: мини-пекарня "Оренбургская хлебница", г. Оренбург, ул.Туркестанская, 17 (т.1, л.д. 134-135).

17.09.2018 между ИП Эроглу Шюкрю (арендатор) и ООО "Хлебный рай" (субарендатор) заключен договор субаренды торгового павильона N 2, в соответствии с которым арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату в пользование нежилое помещение - торговый павильон по продаже хлебобулочных изделий общей площадью 61 кв.м, расположенный по адресу г. Оренбург, проспект Гагарина, 40а (т.1, л.д. 136-139).

18.09.2018 между ООО "Деметра" (продавец) и ООО "Хлебный рай" (покупатель) заключен договор купли-продажи оборудования.

Согласно пункту 1.1 договора продавец передает, а покупатель принимает в собственность оборудование, бывшее в употреблении кассовый терминал, предназначенный для оплаты товаров наличными пластиковыми картами, расположенного по адресу: мини-пекарня "Оренбургская хлебница", г. Оренбург, проспект Гагарина, 40а (т.1, л.д. 132-133).

Истец представил в суд первой инстанции доказательства, подтверждающие факт использования ответчиком2 товарного знака истца N 287658 "Хлебница", кассовые чеки от 12.11.2019 о покупке двух хлебобулочных изделий у ответчика2 (т.2, л.д. 8), а также 4 фотографии мест розничной продажи (т.2, л.д. 9-10).

Между тем, представленные истцом кассовые чеки розничной продажи хлебобулочных изделий не содержат сведений о продаже товара, с использованием словесного обозначения "хлебница" противопоставляемого товарному знаку истца, указаны только сведения о продавце - ООО "Хлебный рай".

Представленные истцом фотографии мест розничной продажи в обоснование нарушения ответчиком2 исключительного права истца на товарный знак не содержат сведений о датах и месте их изготовления, что исключает возможность их соотнесения с датами (12.11.2019) и местами розничной продажи ответчиком2 (г. Оренбург, пр. Гагарина, 40а, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 17), поэтому указанные 4 фотографии не доказывают обстоятельства того, что ответчик2 использовал в своей предпринимательской деятельности вывески с обозначением "Оренбургская хлебница" после заключения им договоров аренды торговых площадей (22.08.2018 и 17.09.2018) и приобретения в собственность торгового оборудования (31.08.2019 и 17.09.2018).

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что истцом не представлены доказательства осуществления деятельности ООО "Хлебный рай" по адресу г. Оренбург, Дзержинского проспект, 35.

Следовательно, истец не доказал использование ответчиком2 принадлежащего истцу товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, в удовлетворения исковых требований истца об обязании ООО "Хлебный рай" прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 287658, удалить обозначения "Оренбургская Хлебница" с фирменных вывесок пекарен, расположенных по адресам: г. Оренбург, Гагарина проспект, 40а, г. Оренбург, Дзержинского проспект, 35, г. Оренбург, Туркестанская улица, 17, и иных любых материалов, которыми сопровождается деятельность ответчика2 по производству и реализации хлебобулочных изделий, взыскать с ООО "Хлебный рай" в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака N 287658 в размере 2 000 000 рублей и возложить судебные расходы на ответчика2 надлежит отказать.

Судебные расходы подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

За подачу иска истцом уплачена государственная пошлина в сумме 33 000 руб., соответствующая имущественному требованию о взыскании компенсации с ответчика1 в сумме 2 000 000 рублей.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству истца привлечен ответчик2, а впоследствии истцом уточнены требования и заявлены к каждому из ответчиков требования неимущественного характера (об обязании устранить нарушение права), а также имущественного характера о взыскании компенсации в сумме 2 000 000 рублей (к каждому из ответчиков).

Таким образом, в отношении требования к каждому из ответчиков истцом подлежит уплате государственная пошлина в сумме 33 000 рублей (за требование имущественного характера) + 6 000 рублей (за требование неимущественного характера) = 39 000 руб., а всего к обоим ответчикам 78 000 руб. (39 000 х 2).

Поскольку в удовлетворении неимущественного требования истца к ответчику1 судом отказано, то государственная пошлина в размере 6 000 рублей относится на истца и подлежит взысканию с него в доход федерального бюджета.

Судом апелляционной инстанции в удовлетворении иска к ответчику2 отказано в полном объеме, поэтому с истца подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 39 000 рублей.

Расходы по оплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на проигравшую сторону.

В части имущественного требования к ответчику1 понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в федеральный бюджет пропорционально размеру удовлетворенных требований в размере 31 515 рублей относятся на истца, а с ответчика1 в пользу истца следует взыскать судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 485 рублей.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в порядке части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции подлежит изменению на основании пункта 2 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба ООО "Хлебный рай" - удовлетворению.

Судебные расходы ООО "Хлебный рай" по уплате в федеральный бюджет платежным поручением от 16.01.2020 N 8 государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 3 000 рублей подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 19.12.2019 по делу N А47-824/2019 изменить, изложив абзацы 1, 2, 3, 4, 5, 7 резолютивной части в следующей редакции, исключив абзац 6:

"Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Корпорация Хлебница" удовлетворить частично.

В удовлетворении требования общества с ограниченной ответственностью "Корпорация Хлебница" об обязании общества с ограниченной ответственностью "ХЛЕБНЫЙ РАЙ" прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 287658, и удалить обозначение "Хлебница" с фирменных вывесок пекарен, расположенных по адресам: г.Оренбург, Гагарина проспект, д. 40а; г. Оренбург, Дзержинского проспект, д. 35; г. Оренбург, Туркестанская, д. 17; и иных любых материалов, которыми сопровождается деятельность ответчика по производству и реализации хлебобулочных изделий - отказать.

В удовлетворении требования общества с ограниченной ответственностью "Корпорация Хлебница" о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "ХЛЕБНЫЙ РАЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Корпорации Хлебница" компенсации за незаконное использование товарного знака N 287658 в размере 2 000 000 рублей - отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Деметра" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Корпорация Хлебница" компенсацию за незаконное использование товарного знака N 287658 в размере 90 000 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1 485 рублей 00 копеек.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Корпорация Хлебница" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 45 000 рублей.".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Корпорация Хлебница" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Хлебный рай" судебные расходы по уплате в федеральный бюджет платежным поручением от 16.01.2020 N 8 государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 3 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Бояршинова

Судьи

А.А. Арямов А.П. Скобелкин