Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2020 г. N 09АП-8734/20 по делу N А40-214942/2017

г. Москва

24 марта 2020 г.

Дело N А40-214942/17

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 марта 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.А. Корниенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Вторсырьепереработка"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 27 декабря 2019 года

по делу N А40-214942/17, принятое судьей М.А. Ведерниковым,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Вторсырьепереработка"

(ОГРН: 1027739404043; 125009, Москва, переулок Георгиевский, 1, стр. 2)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПК Роспроект" (ОГРН: 1163702076559, 153000, Иваново, улица 10 Августа, дом 4, офис 25)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Отрадное"

(ОГРН: 1157746494960, 127562, Москва, улица Каргопольская, 17)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Бескудниковского района" (ОГРН: 1157746503815, 127486, Москва, шоссе Дмитровское, 91, строение 1)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Аэропорт"

(ОГРН: 1147746002106, 125319, Москва, улица Часовая, 7, корпус 1)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Ярославского района"

(ОГРН: 5147746319254, 129337, Москва, шоссе Ярославское, 120А)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Бутырского района"

(ОГРН: 1157746494938, 127322, Москва, улица Фонвизина, 11А)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Дорогомилово"

(ОГРН: 1137746560148, 121165, Москва, улица Студенческая, 25)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Раменки"

(ОГРН: 5137746236788, 119607, Москва, проспект Мичуринский, 25, 5)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Северное Тушино" (ОГРН: 5147746421169, 125480, Москва, улица Героев Панфиловцев, 7, корпус 5)

Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Можайского района"

(ОГРН: 1157746514375, 121596, Москва, улица Барвихинская, 8, корпус 2)

третье лицо: Правительство Москвы

о защите прав на полезную модель

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ларшин Р.В. по доверенности от 20.12.2019

от ответчика: Общество с ограниченной ответственностью "ПК Роспроект" - Киселева Е. С. по доверенности от 01.08.2018, Беляева О.Е. по доверенности от17.10.2018, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Отрадное" - Куделина О.М. по доверенности от 13.11.2018, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Бескудниковского района" - Донгак А. Э.-О. по доверенности от 10.02.2020, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Аэропорт" - Зарипова Э. С. по доверенности от 06.12.2019, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Ярославского района" - извещен, представитель, не явился, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Бутырского района" - извещен, представитель, не явился, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Дорогомилово" - извещен, представитель, не явился, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Раменки" - извещен, представитель, не явился, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северное Тушино" - извещен, представитель, не явился, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Можайского района" - извещен, представитель, не явился

от третьего лица: Губин Д.Г. по доверенности от 15.04.2019, Меджидов М.К. по доверенности от 12.12.2019

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Вторсырьепереработка" (далее - ООО "Вторсырьепереработка", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "ПК "РостПроект" (далее - ООО "ПК "РостПроект" с учетом смены наименования), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Отрадное" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник района Отрадное"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Бескудниковского района" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник Бескудниковского района"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Аэропорт" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник района Аэропорт"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Ярославского района" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник Ярославского района"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Бутырского района" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник Бутырского района"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Дорогомилово" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник района Дорогомилово"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Раменки" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник района Раменки"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник района Северное Тушино" (далее - ГБУ города Москвы Жилищник района Северное Тушино"), Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Жилищник Можайского района" (далее - ГБУ города Москвы "Жилищник Можайского района") с исковыми требованиями: запретить ООО "ПК "Роспроект" использовать полезную модель по патенту Российской Федерации N 146234, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей продукцию, в которой использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 146234; изъять у ООО "ПК Роспроект" и уничтожить за его счёт всю продукцию, в которой использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 146234; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Отрадное" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N Ф.2017.273265 от 14.07.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Бескудниковского района" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N 744803 от 18.08.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Аэропорт" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N 662-КОНТ-2017 от 28.06.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Ярославского района" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N 17000329 от 16.06.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Бутырского района" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N 0373200017517000705-44/2017 от 04.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Дорогомилово" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N 0373200014217000604 от 20.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Раменки" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N 0373200014217000657 от 01.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Северное Тушино" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N ПКШ-367-2017 от 28.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Можайского района" и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную ООО "ПК Роспроект" по контракту N 7/09/17эа от 18.09.2017; обязать ООО "ПК Роспроект" опубликовать решение суда о незаконном использовании полезной модели по патенту Российской Федерации N146234 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя - ООО "Вторсырьепереработка".

Исковые требования основаны на статьях 1080, 1225, 1229, 1250, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивирован тем, ответчики без согласия правообладателя осуществляет незаконное использование полезной модели.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Правительство Москвы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2018 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела Девятым арбитражным апелляционным судом принято постановление от 06.03.2019, которым решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2019 вышеуказанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, с указанием на то, что при установлении факта нарушения исключительного права истца на полезную модель действиями ответчиков необходимо было установить, используются ли в спорном продукте все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели с учетом изменения ее формулы и поставить вопрос о необходимости проведения по делу дополнительной либо повторной экспертизы с учетом измененной формулы защищаемой полезной модели.

При новом рассмотрении судом было приняты уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Истец просил запретить ООО "ПК РостПроект" использовать полезную модель по патенту РФ N 184402, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории РФ или хранить для этих целей продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402;

изъять у ООО "ПК РостПроект" и уничтожить за его счет всю продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402;

изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Отрадное" и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402, поставленную ООО "ПК РостПроект" по контракту N Ф.2017.273265 от 14.07.2017;

изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Бескудниковского района" и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402, поставленную обществом "ПК РостПроект" по контракту N 744803 от 18.08.2017;

изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Аэропорт" и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402, поставленную обществом "ПК РостПроект" по контракту N 662-КОНТ-2017 от 28.06.2017;

изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Ярославского района" и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402, поставленную обществом "ПК РостПроект" по контракту N 17000329 от 16.06.2017;

изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Бутырского района" и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402, поставленную обществом "ПК РостПроект" по контракту N 0373200017517000705-44/2017 от 04.09.2017;

изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Дорогомилово" и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402, поставленную обществом "ПК РостПроект" по контракту N 0373200014217000604 от 20.09.2017;

изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Раменки" и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402, поставленную обществом "ПК РостПроект" по контракту N 0373200014217000657 от 01.09.2017;

изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник района Северное Тушино" и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402, поставленную обществом "ПК РостПроект" по контракту N ПКШ-367-2017 от 28.09.2017;

изъять у ГБУ города Москвы "Жилищник Можайского района" и уничтожить за его счет всю контрафактную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту РФ N 184402, поставленную общество "ПК РостПроект" по контракту N 7/09/17эа от 18.09.2017;

обязать общество "ПК РостПроект" опубликовать решение суда о незаконном использовании полезной модели по патенту РФ N 184402 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя - ООО "Вторсырьепереработка".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2019 в иске отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный суд с жалобой, в которой просил отменить решение от 27.12.2019, удовлетворив требования ООО "Вторсырьепереработка".

В обоснование жалобы заявитель указывает, что решение принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд счел установленными и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также при неправильном применении норм материального и нарушении норм процессуального права.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2020 жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 16.03.2020.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалования, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции 16.03.2020 представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, заявил ходатайство о проведении по делу патентно-технической экспертизы.

Представители ответчиков возражали против удовлетворения жалобы, просили решение суда оставить без изменения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2020 на основании следующего.

Истцом в заседании суда апелляционной инстанции заявлено ходатайство о назначении по делу патентно-технической экспертизы.

В соответствии с разъяснениями пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" (далее - Постановление N 23), в силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

При этом в соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце втором пункта 5 Постановления N 23, в суде апелляционной инстанции ходатайство о проведении экспертизы рассматривается судом с учетом положений частей 2, 3 статьи 268 АПК РФ, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него (в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство о назначении экспертизы), и суд признает эти причины уважительными.

В суде первой инстанции аналогичное ходатайство ООО "Вторсырьепереработка" заявлялось.

Истец считает, что суд первой инстанции не выполнил указаний Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу, не назначив по делу экспертизу.

Также сторона не согласна с выводами ранее проведенной судебной экспертизы, поскольку полагает, что судебный эксперт заинтересован в исходе дела, выводы заключения ошибочны.

Действительно, суд кассационной инстанции указал на разрешение вопроса о необходимости проведения по делу дополнительной либо повторной экспертизы, указал, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо исследовать все существенные для правильною рассмотрения дела обстоятельства, установить использован ли в спорных контейнерных шкафах для приема и хранения твердых бытовых отходов каждый признак независимого пункта формулы полезной модели истца с учетом измененной формулы, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующем в деле, дать надлежащую оценку имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, вынести судебный акт в соответствии с требованиями законодательства.

Суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство о назначении по делу патентно-технической экспертизы, руководствуясь следующим.

В измененной формуле по патенту N 184402 присутствуют все три признака, которые были признаны неиспользованными при проведении по делу судебной патентоведческой экспертизы. Выводы экспертизы являются относимыми и достаточными для разрешения вопроса, и подтверждении вывода об отсутствии использования каждого признака формулы применительно к оспариваемому изделию ответчика.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ООО "Вторсырьепереработка" является патентообладателем полезной модели "Контейнерный шкаф для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов", охраняемой патентом Российской Федерации N 146234 с приоритетом от 24.06.2014, патент действует до 24.06.2024 (далее - патент N 146234).

Из общедоступных источников информации (официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru) истцу стало известно о неправомерном использовании ООО "ПК Роспроект" полезной модели по патенту N 146234.

Истец в обоснование требований ссылался на то, что ООО "ПК Роспроект" предлагаются к продаже и фактически реализуются на рынке (путем продажи) контейнерные шкафы для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов, в которых без согласия истца используется принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности, защищенный патентом N 146234.

В частности, ООО "ПК Роспроект" по итогам электронных аукционов, проведённых ответчиками (ГБУ "Жилищник района Отрадное", ГБУ "Жилищник Бескудниковского района", ГБУ "Жилищник района Аэропорт", ГБУ "Жилищник Ярославского района", ГБУ "Жилищник Бутырского района", ГБУ "Жилищник района Дорогомилово", ГБУ "Жилищник района Раменки", ГБУ "Жилищник района Северное Тушино", ГБУ "Жилищник Можайского района") с использованием Единой информационной системы в сфере закупок, заключены и исполняются контракты на поставку контейнерных шкафов для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов.

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения ООО "Вторсырьепереработка" с иском по настоящему делу.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Определением суда от 08.02.2018 по настоящему делу была назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой суд поручил экспертной организации Патентное бюро "РЕШЕРШ", в качестве эксперта привлечен Хорошкеев Владимир Александрович.

Перед экспертом судом были поставлены следующие вопросы:

1. Использован ли каждый признак полезной модели "Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО" по патенту РФ N 146234, приведенных в независимом пункте содержащийся в патенте формулы полезной модели в изделиях "Контейнерный шкаф для ТБО", выпускаемых и поставляемых в рамках государственных и муниципальных контрактов ООО "ПК Роспроект"?

2. Использован ли каждый признак полезной модели "Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО" по патенту РФ N 146234, в описании формулы полезной модели по заявлению N 2017138862/13(067727) утвержденного Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности о выдаче патента на полезную модель от 19.12.2017?

В соответствии с экспертным заключением, по результатам проведения судебной патентоведческой экспертизы, в изделиях "Контейнерный шкаф для ТБО", выпускаемых и поставляемых в рамках государственных и муниципальных контрактов ООО "ПК Роспроект" каждый признак полезной модели "Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО" по патенту РФ N 146234, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, не использован.

Кроме этого, эксперт в экспертном заключении указал, что в формуле полезной модели по заявке N 2017138862/13(067727) утвержденной Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности о выдаче патента на полезную модель от 19.12.2017 при любом из двух возможных толкований каждый признак полезной модели "Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО" по патенту N 146234 также не использован.

В период рассмотрения спора по настоящему делу решением Роспатента от 31.07.2018 патент Российской Федерации N 146234 на полезную модель признан частично недействительным, на имя истца выдан новый патент Российской Федерации N 184402 на полезную модель, правовая охрана которой представлена с формулой, отличающейся от формулы патента Российской Федерации N 146234. Единственным изменением формулы патента явилось то, что по результатам рассмотрения возражений, зависимый пункт 2 формулы патента N146234 (дверцы люков по всему периметру выполнены с бортиками и резиновыми уплотнителями) перемещен в независимый пункт формулы патента N 184402.

Истец полагает, что решение принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, ссылаясь на то, что с учетом уточнений, принятых судом первой инстанции по ходатайству, требования истца по настоящему спору изменились и стали направлены на защиту прав на полезную модель по патенту N 184402, тогда как в основу оспариваемого судебного акта судом положено заключение эксперта, в размах которого был исследован патент N 146234, то есть на иной объект интеллектуальной собственности. Соответственно, заключение судебного эксперта является недопустимым доказательством.

Суд апелляционной инстанции не соглашается с данным доводом заявителя.

Условия внесения изменений в формулу изобретения и предъявляемые к таким изменениям требования, содержатся во втором и третьем абзацах пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

В силу абзаца третьего пункта 4.9 Правил N 56 указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил N 56 предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы изобретения.

В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, например, путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

Признание патента недействительным частично не влечет предоставление правовой охраны на вновь выданный объект, объем правовой охраны в этом случае сужается, изменение формулы основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что единственным изменением формулы патента явилось то, что по результатам рассмотрения возражений, зависимый пункт 2 формулы патента N 146234 (дверцы люков по всему периметру выполнены с бортиками и резиновыми уплотнителями) перемещен в независимый пункт формулы патента N 184402. При этом, никаких иных изменений не вносилось, таким образом, объем охраняемых прав в измененном патенте остался прежним с учетом добавленных вновь его фактических ограничений в отношении дополнительного независимого пункта формулы. Все иные независимые пункты формулы, которые содержались в патенте ранее и которые были исследованы в рамках проведения по делу судебной патентоведческой экспертизы, в том числе в отношении которых эксперт пришел к выводу об их неиспользовании, в формуле уточненного патента N 184402 оставлены без изменений.

При сравнении патента истца и спорных контейнерных ящиков судебным экспертом были выделены 3 не использованных признака, а именно: признак с порядковым номером 11 (двери 3 закреплены на боковых стенках 5 корпуса) не использован; двери в осмотренных контейнерных шкафах закреплены не на боковых стенках, а на консолях. Признак с порядковым номером 12 (крышка 2 закреплена к крыше 6) не использован. Крышки в осмотренных контейнерных шкафах закреплены к боковым стенкам, а не к крыше. Признак с порядковым номером 19 (ручка 9 дверцы люка накладная) не использован.

В измененной формуле по патенту N 184402 присутствуют все три указанных признака, которые были признаны неиспользованными при проведении по делу судебной патентоведческой экспертизы, в связи с чем назначение по делу повторной либо дополнительной судебной экспертизы не может привести к каким-либо иным выводам в отношении факта использования/неиспользования в изделии ответчика "контейнерный шкаф для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов" патента истца N 184402, а выводы экспертизы являются в полном объеме относимыми и достаточными для разрешения вопроса и подтверждении вывода об отсутствии использования каждого признака формулы применительно к оспариваемому изделию ответчика.

Заявитель также указал, что при проведении судебной экспертизы представители ООО "Вторсырьепереработка" не принимали участие, в заключении не представлена методика проведения экспертизы, а также ссылается на противоречивость судебной экспертизы.

Судом установлено указание в заключении на нормы законодательства, согласно которых эксперт проводил экспертизу, а именно пункт 1.4 "Правовая база Экспертизы", в которой содержаться та нормативная база, которой он руководствовался.

Исследовательская часть заключения судебной экспертизы представлена в форме таблицы, в которой содержится все основные выявленные при проведении экспертизы признаки исследуемого объекта, где цифровые обозначения после названий конструктивных элементов или их частей соответствуют цифровым обозначениям на чертежах к патенту N 146234.

Также представлена формула патента N 146234 с цифровыми обозначениями на чертежах к нему.

Для анализа признаки устройства выделены из независимого пункта формулы полезной модели к патенту РФ N 146234. Признаки сравниваемых устройств распределены по нормативно установленным видам признаков, пронумерованы и представлены для удобства сопоставления в таблице.

Из указанной таблицы усматривается сопоставление всех выделенных экспертом 19-ти признаков полезной модели и их сопоставление с прототипами (признаками объекта исследования).

Ссылки истца на факт того, что в экспертизе отсутствует информация об осмотре и обследовании изделия несостоятельна, поскольку в исследовательской части имеется указание на проведенный осмотр присутствии представителя ГБУ "Жилищник района Аэропорт".

Истец ссылается на методику исследования, однако не указал, каким нормативно-правовым актом она регламентирована, и какая контрено норма указанной методики исследования была нарушена.

Также заявитель полагает, что эксперт Хорошкеев В.А. сделал неверные выводы о том, что в спорных изделиях ответчиков не использован признак с порядковым номером 11 (двери закреплены на боковых стенках корпуса), а не на консоли, как в изделиях правообладателя. Истец оспаривает такой признак, как консоль, полагая, что этот признак не существует.

В данном случае суд принимает во внимание, что имеется патент РФ N 177577, зарегистрированный за ООО "РостПроект", который был предметом рассмотрения судебной экспертизы по указанному делу (в виде заявки 2017138862/13(067727)). В действующем патенте ответчика и в его изделиях присутствует признак "уголковая металлическая консоль".

Истец считает ошибочным вывод эксперта о способе крепления крышки, полагая, что экспертом некорректно прочтена формула патента.

Эксперт в судебных заседаниях, пояснениях со ссылкой на пункт 2 статьи 1354 ГК РФ указал, что при двояком либо неясном толковании словесной формулировки патентов необходимо обратиться к данным чертежей патентов с целью дачи ответа по патентоведческой экспертизе. На основании описания патента полезной модели истца: "Распашные двери 3 и крышка 2 закреплены, соответственно, на боковых 5 стенках и крыше 6 корпуса контейнерного шкафа 1 посредством петель 11 "двойного открывания" (то есть слово "соответственно" дает нам указание, что двери закреплены на боковых стенках, а крышка- к крыше), а также чертежа, позволяющего четко определить наличие петель, соединяющих крышку и крышу. Описание полезной модели в патенте истца и его чертежи позволяют эксперту сделать вывод о том, что крышка прикреплена непосредственно к крыше.

Указанный чертеж исключает какие-либо иные трактовки толкования указанного признака формулы.

Истцом ставится под сомнение вывод о том, что признак с порядковым номером 19 не использован, поскольку эксперт указывает, что накладными являются ручки распашных дверей, а ручки для дверец люка приварены к дверцам.

В патенте истца используется слово "накладные", а в патенте ответчика "сварные". Эксперт пришел к обоснованному выводу о том, что эти два понятия не идентичные, поскольку накладными ручки могут быть, например, посредством соединения с болтами, наклеены и прочее, а сварные - это конкретный описанный технологический способ производства.

На основании изложенного заключение эксперта не содержит противоречий, полностью соответствует Федерального закона N 73 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Эксперт предупреждался об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение. Заключение эксперта обосновано, в выводах экспертизы отсутствуют противоречия, оно соответствует требованиям статей 82, 83, 86 АПК РФ, отражающим все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, основанным на материалах дела.

Истец ссылается на отсутствие оценки в решении суда заключений специалистов Семерухиной И.В., Матвеева А.Г., Сулимовой Е.Б. и рецензии Рыбина В.Н. (т.6 л.д.41-45)

Следует отметить, что рецензент Рыбин В.Н. (т.6 л.д.41-45) согласился с выводами судебной экспертизы относительно выделения 19 признаков полезной модели, что также не оспаривается истцом.

В то же время рецензент не согласился с выводами именно по трем спорным признакам при отсутствии толкования формулы основанной на разборе чертежей полезной модели. При этом суд отмечает отсутствие в рецензии анализа вывода эксперта Хорошкевича В.А относительно второго вопроса.

Кроме того, выезд для осмотра контейнерного шкафа не подтвержден материалами дела.

Патентный поверенный Семерухина И.В. (т.3 л.д. 82-88), заключение которой приобщено к исковому заявлению, выделила 7 признаков полезной модели. Также поверенным не рассматривались формула полезной модели совместно с чертежами полезной модели.

При этом в материалы дела не представлены чертежи, приведенные к контрактах по закупке спорных контейнеров.

Из патентного исследования Матвеева А.Г. (т. 6 л.д. 46-и далее нумерация не соблюдена) усматривается установление 10 признаков полезной модели. Поверенным не рассматривались формула полезной модели совместно с чертежами полезной модели, анализ вывода судебной экспертизы по данному вопросу отсутствует.

В заключении специалиста Сулимовой Е.Б. (т. 11 л.д. 80-134) также установлено 10 признаков полезной модели. При этом на исследование патентному поверенному были представлены патент, фотографии контейнеров и контракт.

Суд полагает заключение неполным при отсутствии осмотра специалистом спорных изделий.

При новом рассмотрении спора по существу, судом первой инстанции был вызван в судебное заседание эксперт Хорошкеев В.А., который будучи предупрежденным об уголовной ответственности в порядке статьи 307 УК РФ дал пояснения в отношении выводов проведенной по делу судебной экспертизы и относимости ее результатов к уточненной формуле полезной модели по патенту N 184402, а также необходимости назначения и проведения по делу дополнительной либо повторной патентоведческой судебной экспертизы.

Кроме того, судом было удовлетворено ходатайство ответчика ООО "ПК РостПроект" о вызове и опросе в порядке статьи 87.1 АПК РФ специалиста.

В судебном заседании в качестве специалиста была опрошена Войцеховская Е.В. (патентный поверенный), которая будучи предупрежденной об уголовной ответственности в порядке статьи 307 УК РФ ответила на тождественные вопросы суда и представителей сторон в отношении разрешения вопроса о необходимости назначения и проведения по делу повторной экспертизы.

Как установлено судом по результатам опроса лиц обладающих специальными познаниями в судебном заседании, выводы эксперта и специалиста (в том числе представленные в письменном виде) в отношении вопроса наличия/отсутствия необходимости назначения и проведения по делу повторной либо дополнительной экспертизы, сводятся к следующему.

Как указали эксперт и специалист, в рассматриваемом случае, в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права истца на полезную модель, о чем согласно сведениям, содержащимся в открытых реестрах Роспатента по веб-адресу: "www1.fips.ru", свидетельствует указание на прежнюю дату приоритета (24.06.2014) той же полезной модели, на которую выдан новый патент Российской Федерации N 184402 с уточненной истцом формулой этой полезной модели.

При рассмотрении возражения против выданного патента 16.05.2018 в Палате по патентным спорам Роспатента оценке патентоспособности подлежал уже запатентованный объект с формулой, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны по выданному патенту.

Довод истца о заинтересованности эксперта в исходе дела судом отклоняется.

Эксперт действительно представлял интересы патентообладателя N 177577 (патентообладатель - Миронов М.А.) и ответчика - ООО "ПК Роспроект" в Палате по патентым спорам, участвовал в публичном семинаре, где сравнивал патенты истца и ответчика, уже после дачи заключения в рамках проведенной экспертизы в суде первой инстанции и вынесения решения по делу N А40-214942/17, что не может являться объективным основанием для утверждения о заинтересованности эксперта при проведении экспертного исследования, доводы истца по существу носят предположительный характер.

Заключение эксперта по результатам судебной экспертизы является одним из доказательств, которое согласно разъяснениям, приведенным в пункте 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами (части 4 и 5 статьи 71 АПК РФ). Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований частей 1 и 2 статьи АПК РФ. При этом по результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства (часть 7 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 170 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, оценив судебную экспертизу наряду с представленными в материалы дела заключениями и рецензией, приходит к выводу о ее наибольшей обоснованности и соответствию материалам дела.

При принятии решения по вышеуказанному делу суд также исходит из того, что патент ответчика соответствует требованиям закона, на момент рассмотрения дела не оспорен.

Выполнив указания суда кассационной инстанции при повторном рассмотрении дела судом первой и апелляционной инстанции не установлено оснований предусмотренных статьей 87 АПК РФ для назначения и проведения по делу дополнительной либо повторной судебной экспертизы, поскольку внесенные в формулу полезной модели истца изменения не противоречат заключению судебного эксперта и никак с ним не соотносятся. При этом судами учтено, что экспертное заключение представленное по результатам проведённой по делу судебной патентоведческой экспертизы не было признано Судом по интеллектуальным правам от 08.07.2019 не соответствующим нормам материального и процессуального права.

Доводы истца о нарушения процессуального порядка рассмотрения спора не подтверждены материалами дела и не могут являться основанием к отмене судебного акта.

Отвод специалисту Войцеховской Е.В. был заявлен истцом устно, после соответствующей дачи пояснений относительно предмета спора, документально не обоснован, ссылки истца на нарушение порядка привлечения специалиста, недопустимость обращения к последнему с вопросом о возможности представления пояснений вне рамок судебного заседания суд признает необоснованными, не соответствующими нормам статьи 87.1 АПК РФ.

Таким образом, решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявленных требований является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем, отмене не подлежит.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 декабря 2019 года по делу N А40-214942/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Вторсырьепереработка"

(ОГРН: 1027739404043; 125009, Москва, переулок Георгиевский, 1, стр. 2) с депозитного счета Девятого Арбитражного апелляционного суда 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей, уплаченных по платежному поручению N 124 от 04.03.2020 в счет проведения экспертизы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.И. Трубицын