Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2020 г. N 10АП-8446/18 по делу N А41-96174/2017

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2020 г. N С01-639/2018 по делу N А41-96174/2017 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

28 мая 2020 г.

Дело N А41-96174/17

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 мая 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Коновалова С.А.,

судей Боровиковой С.В., Немчиновой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания: Русаковым В.О.,

при участии в заседании:

от ИП Мустафина Р.А.: Солдатов А.М., представитель по доверенности от 04.10.2017, (представитель участвует в судебном заседании посредством веб-конференции);

от ИП Климашиной С.А.: Нефедьев Н.Н., по доверенности от 16.04.2020,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Мустафина Р.А. на решение Арбитражного суда Московской области от 20 декабря 2018 года по делу N А41-96174/17 по иску ИП Мустафина Р.А. к ИП Климашиной С.А. о запрете использования товарного знака, обязании, взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Мустафин Рамиль Ахтемович обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Климашиной Светлане Александровне с требованиями:

о запрете использовать в доменном имени salonstrizh.ru, а равно в любом ином домене, обозначение strizh, размещать на сайте в домене salonstrizh.ru, на вывесках принадлежащих ответчику салонов красоты (г. Домодедово, м-р Южный, ул. Курыжова, д. 20; г. Видное, ул. Березовая, д. 1, ТК "Красный Камень", 2 этаж; г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, ул. Ольховая, д. 11), а равно в любом ином месте расположения, на любой рекламной продукции, документах и иных предметах обозначение "Стриж", как одним словом, так и используемое в однокоренных словах и словосочетаниях, сходное до степени смешения с товарным знаком "Стриж" по свидетельству Российской Федерации N 545351;

об обязании в срок не позднее 10 рабочих дней с даты вступления судебного решения в законную силу за свой счет изъять из оборота и уничтожить все вывески принадлежащих ответчику салонов красоты, а равно в любом ином месте расположения, на любой рекламной продукции, документах и иных предметах обозначение "Стриж", как одним словом, так и используемое в однокоренных словах и словосочетаниях, сходное до степени смешения с товарным знаком "Стриж" по свидетельству Российской Федерации N 545351;

о взыскании за незаконное использование товарного знака компенсации в размере 500 000 рублей, расходов за оказание нотариальных услуг в размере 10 390 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 100 000 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 25 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 05.04.2018, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 решение Арбитражного суда Московской области от 05.04.2018 по делу N А41-96174/17 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2018 по тому же делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований, согласно которым истец просил:

- запретить ИП Климашиной С.А. (ИНН 50450613721) использовать в доменном имени salonstrizh.ru, а равно в любом ином домене, обозначение strizh, размещать на сайте в доменах salonstrizh.ru и strizhkin-salon.ru, на вывесках принадлежащих Ответчику салонов красоты (г. Домодедово, м-р Южный, ул. Курыжова, д. 20; г. Видное, ул. Березовая, д. 1, ТК "Красный Камень", 2-ой этаж; г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 36 "Б"; г. Видное, ул. Березовая, д. 9; г. Видное, ул. Ольховая, д. 11), а равно в любом ином месте расположения, на любой рекламной продукции, документах и иных предметах, указанного обозначения, СТРИЖ, strizh, как одним словом, так и используемое в однокоренных словах и словосочетаниях, сходные до степени смешения с товарным знаком (свидетельство N 545351 от 08 июня 2015 года с приоритетом от 21 ноября 2013 года);

- обязать ИП Климашину С.А. ИНН 504506137219 в срок не позднее 10 рабочих дней с даты вступления судебного решения в законную силу за свой счет изъять из оборота и уничтожить все вывески принадлежащих ей салонов красоты (г. Домодедово, м-р Южный, ул. Курыжова, д. 20; г. Видное, ул. Березовая, д. 1, ТК "Красный Камень", 2-ой этаж; г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 36 "Б"; г. Видное, ул. Березовая, д. 9; г. Видное, ул. Ольховая, д. 11), а равно находящихся в любом ином месте расположения, рекламную продукцию, документы и иные предметы, на которых имеется обозначения, СТРИЖ, strizh, как одним словом, так и используемое в однокоренных словах и словосочетаниях, сходные до степени смешения с товарным знаком (свидетельство N 545351 от 08 июня 2015 года с приоритетом от 21 ноября 2013 года);

- взыскать с ИП Климашиной С.А. (ИНН 504506137219) в пользу ИП Мустафина Р.А. (ИНН 501801414721) за незаконное использование товарного знака компенсацию в размере 500 000 руб., за оказание нотариальных услуг 34 610 руб., расходы на услуги представителя в размере 100 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 20.12.2018, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2019, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2019 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2019 по тому же делу отменено. Дело N А41-96174/2017 направлено на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2019 решение Арбитражного суда Московской области от 20.12.2018 отменено, по делу принят новый судебный акт:

"Запретить индивидуальному предпринимателю Климашиной Светлане Александровне (ИНН 504506137219) использовать в доменном имени salonstrizh.ru обозначение strizh, размещать на сайте в доменах salonstrizh.ru и strizhkin-salon.ru, на вывесках принадлежащих ответчику салонов красоты обозначения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Климашиной Светланы Александровны (ИНН 504506137219) в пользу индивидуального предпринимателя Мустафина Рамиля Ахтемовича (ИНН 501801414721) компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 60 000 рублей, расходы за оказание нотариальных услуг в сумме 34 610 рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 100 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4 400 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать".

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2020 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2019 по тому же делу отменено. Дело N А41-96174/2017 направлено на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

От индивидуального предпринимателя Мустафина Рамиля Ахтемовича в электронном виде поступило ходатайство об участии в судебном заседании путем онлайн-заседания (посредством веб-конференции). К ходатайству приложены электронные образы документов, удостоверяющие личность представителя, а также документы, подтверждающие полномочия представителя на участие в судебном заседании.

В целях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и исходя из необходимости соблюдения интересов участников процесса на судебную защиту, принимая во внимание наличие технической возможности для проведения судебного заседания с использованием информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания) и учитывая опыт Верховного суда Российской Федерации, апелляционным судом удовлетворено заявленное ходатайство.

При проведении заседания технических сложностей не возникло, имелась устойчивая аудио и видео связь.

Истец направил в судебное заседание своего представителя, который принял участие в судебном заседании посредством веб-конференции, поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ответчика направил в судебное заседание своего представителя, который возражал по доводам апелляционной жалобы.

Рассмотрев дело в порядке ст. 268 АПК РФ, исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает обжалуемое решение подлежащим отмене.

Как следует из материалов дела, предприниматель Мустафин Р.А. является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 545351, зарегистрированного 08.06.2015 с приоритетом от 21.11.2013 для товаров 16-го и услуг 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истцом в сети Интернет на сайте http://salonstrizh.ru, а также в данном доменном имени был выявлен факт использования ответчиком обозначений, которые, по мнению истца, сходны до степени смешения с указанным товарным знаком. В обоснование своих доводов истец представил в материалы дела нотариальный протокол осмотра доказательств от 13.10.2017. Кроме того, по утверждению истца, комбинированное обозначение со словесным элементом "Стриж" и обозначения СТРИЖ, strizh, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, использовались ответчиком путем размещения на вывесках салонов красоты, в рекламной продукции, визитках, информационных стендах.

Предприниматель Мустафин Р.А., полагая, что ответчиком незаконно используются обозначения, сходные до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.

Направляя настоящее дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 17.03.2020 указал на процессуальные нарушения.

По существу заявленных требований апелляционный суд отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными данным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В силу статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При исследовании обстоятельств использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, необходимо руководствоваться следующим.

В соответствии с пунктом 41 Правил ТЗ обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из пункта 42 Правил ТЗ словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил ТЗ при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, далее - Обзор от 23.09.2015).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10), смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

По итогам сравнения спорных обозначений

1.на наличие звукового (фонетического) сходства апелляционный суд пришел к следующим выводам:

- сравниваемые словесные обозначения состоят из одинакового количества букв и звуков, расположенных в одинаковом порядке друг за другом; Стриж - [Стриж] - 5 букв, 5 звуков, Стриж - [Стриж] - 5 букв, 5 звуков;

- в сравниваемых обозначениях слова состоят из 1 слога.

- ударение падает на один и тот же слог.

Таким образом, наличествует звуковое сходство рассматриваемых обозначений, т.к. фонетическое восприятие обозначений потребителем одинаковое, количество букв, звуков, слогов совпадает.

2. на наличие у изображений визуального (графического) сходства пришел к следующим выводам:

- сравниваемые обозначения выполнены буквами кириллического алфавита;

- словесный элемент "Стриж", входящий в состав комбинированного обозначения выполнен заглавными и строчными буквами, в котором первая буква "С" заглавная, а остальные буквы "т", "р", "и", "ж" строчные;

Сравниваемые обозначения написаны в одну строчку в горизонтальном направлении, что создает единый образ и усиливает сходство обозначений.

Несмотря на различные изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях, у потребителя все равно будет создаваться общее зрительное впечатление при восприятии данных обозначений.

Согласно п. 6.3.2. Методических рекомендаций "При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения" (пункт 7.1.2.4 Руководства).

Сравнение обозначений по всем признакам визуального сходства позволяет сделать вывод о наличии их графического сходства за счет одинакового зрительного восприятия обозначений.

3. на наличие у обозначений смыслового (семантического) сходства пришел к следующим выводам:

Согласно словаря Даля смысловое значение слов "Стриж":

"Стриж" - муж. пташка, схожая с ласточкой, Hirundo riparia, земляная ласточка, вьет гнездо в норах береговых круч; большой или черный стриж, стриг смол, серпик, коротконожка, с земли весьма тяжело подымается, падая. Ребятишки пошли стрижей выдирать. Каменный стриж, сиб. Cypselus apus. Степной стриж, сиб. степная ласточка, луговица, Glareola pratincola.

Таким образом, сравниваемые словесные обозначения "Стриж" имеют тождественные смысловые значения.

Согласно п. 4.2.1.3. Методических рекомендаций "В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера... При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов (пункт 7.1.2.1 Руководства),

Согласно 4.2.4.2 Методических рекомендаций "Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов (пункт 7.1.2.1 Руководства).

Согласно п. 34. Правил "...К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- общепринятые наименования;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно вышеизложенного в обозначении "salonstrizh" слабым элементом является обозначение "salon"(canoii), т.к. оно является описательным для услуг, оказываемых Индивидуальным предпринимателем Климашиной С.А., и в связи с этим, является неохраняемым элементом.

Кроме того, ответчик под спорным товарным знаком оказывает парикмахерские и косметологические услуги.

Товарный знак по свидетельству N 545351 зарегистрирован, в том числе для таких услуг 44 класса МКТУ, как "маникюр; педикюр; массаж; парикмахерские;

парикмахерские услуги; парикмахерские услуги и услуги салона красоты; услуги сохранения красоты, оказываемые СПА-салонами; услуги косметологов;

восстановление волос; завивка волос; лечение волос; окрашивание волос; стрижка волос; удаление волос электролизом; услуги по укладке волос; услуги ухода за волосами; консультационные услуги, св51занныс с уходом за волосами; услуги, касающиеся красоты и ухода за волосами; услуги косметических процедур лица, тела и волос; услуги по лечению ногтей; гигиена и косметический уход; помощь медицинская;

салоны красоты; услуги салонов красоты; косметические услуги по уходу за телом;

услуги салонов по уходу за кожей; консультационные услуги, связанные с уходом за кожей; консультационные услуги в области ухода за телом и сохранения красоты;

консультации но сохранению красоты; услуги визажистов".

Таким образом, зарегистрированные услуги по товарному знаку N 545351 и услуги, оказываемые индивидуальным предпринимателем Климашиной Светланой Александровной, являются однородными, относящимися к одному роду и виду.

Исходя из изложенного, истцом доказано сходство до степени смешения обозначений, используемых ответчиком, с товарным знаком истца, а также однородность оказываемых истцом и ответчиком услуг.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В качестве таких требований истец заявил:

- запретить ИП Климашиной С.А. (ИНН 50450613721) использовать в доменном имени salonstrizh.ru, а равно в любом ином домене, обозначение strizh, размещать на сайте в доменах salonstrizh.ru и strizhkin-salon.ru, на вывесках принадлежащих ответчику салонов красоты (г. Домодедово, м-р Южный, ул. Курыжова, д. 20; г. Видное, ул. Березовая, д. 1, ТК "Красный Камень", 2-ой этаж; г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 36 "Б"; г. Видное, ул. Березовая, д. 9; г. Видное, ул. Ольховая, д. 11), а равно в любом ином месте расположения, на любой рекламной продукции, документах и иных предметах, указанного обозначения, СТРИЖ, strizh, как одним словом, так и используемое в однокоренных словах и словосочетаниях, сходные до степени смешения с товарным знаком (свидетельство N 545351 от 08 июня 2015 года с приоритетом от 21 ноября 2013 года);

По требованию запретить ИП Климашиной С.А. (ИНН 50450613721) использовать в доменном имени salonstrizh.ru, апелляционный суд отмечает следующее.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время, абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Также общий запрет на нарушение исключительных прав установлен непосредственно законом, в частности в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из изложенного, апелляционный суд полагает указанное требование подлежащим удовлетворению в следующей редакции:

Запретить индивидуальному предпринимателю Климашиной Светлане Александровне (ИНН 504506137219) использовать в доменном имени salonstrizh.ru обозначение strizh, размещать на сайте в доменах salonstrizh.ru и strizhkin-salon.ru, на вывесках принадлежащих ответчику салонов красоты обозначения

СТРИЖ

strizh,

Требование об обязании уничтожить вывески апелляционный суд полагает подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Также истец просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 500 000 руб.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Так, статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в определении от 25 апреля 2017 года N 305-ЭС16-13233 исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), учитывая правовую позицию, определенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, в частности пункты 3.1, 3.2 и 4, определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам. Кроме того, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом, суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Исследовав и оценив в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимной связи, руководствуясь положениями статей 64, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 1229, 1259, 1270, 1484, 1515, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правовой позицией, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, апелляционный суд пришел к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительного и авторского права обоснованы, при этом, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, степени вины нарушителя, полагает обоснованной сумму взыскиваемой компенсации в размере 10 000 рублей за каждый факт нарушения.

Поскольку в рамках настоящего дела установлено 6 фактов нарушения интеллектуальных прав истца, апелляционный суд полагает подлежащим удовлетворению требование о взыскании компенсации в сумме 60 000 руб.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Истец просил взыскать с ответчика судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 100 000 руб. и на оплату нотариальных услуг в сумме 34 610 руб.

Факт несения указанных расходов подтвержден расписками, справками о совершении нотариальных действий, расходными кассовыми ордерами.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (часть 1 статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце втором пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" от 21.01.2016 N 1 (далее - Постановление N 1), при неполном (частичном) удовлетворении требований расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разумных пределах и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов (статьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 111, 112 КАС РФ, статья 110 АПК РФ). Таким образом, исходя из указанного разъяснения, суд при рассмотрении заявления о взыскании судебных расходов должен сначала определить разумность заявленной ко взысканию суммы расходов на представителя, а затем распределить ее в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов (статьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 111, 112 КАС РФ, статья 110 АПК РФ).

Учитывая длительность рассмотрении спора, направления дела на новое рассмотрение и представление интересов истца в судах апелляционной и кассационной инстанций, апелляционный суд полагает заявленную сумму судебных расходов достаточной и разумной и подлежащей удовлетворению пропорционально удовлетворенным требованиям.

В соответствии с пунктом 20 Постановления N 1 при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. В пункте 21 Постановления N 1 указаны категории дел, при разрешении которых положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек не подлежат применению. Дела о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в число таковых не входят.

Из материалов дела усматривается, что истцом было заявлено и судами рассмотрено три требования:

Понесенные истцом судебные расходы на оплату услуг представителя связаны с рассмотрением судами всех указанных требований.

Исходя из разъяснений, данных в пунктах 20 и 21 Постановления N 1, на два первых требования не распространяются положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек, в отношении третьего требования такой подход применим.

Именно из этого исходит и часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающая, помимо прочего, что в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (абзац второй).

В рассматриваемой ситуации, когда заявлено три самостоятельных требования, в отношении одного из которых подлежит применению пропорциональный поход распределения судебных расходов, а на другие требования такой поход не распространяется, судебные расходы подлежат разделу поровну на количество заявленных требований (по 1/3 на каждое заявленное требование в данном случае) и возмещаются по каждому требованию отдельно исходя из их удовлетворения в полном объеме (неимущественные требования) и частичного удовлетворения (требование о взыскании компенсации).

Апелляционный суд отмечает, что имущественное требование (о взыскании компенсации) удовлетворено судом на 12%. Остальные два требования носят неимущественный характер, удовлетворены судом, правила о пропорциональном возмещении расходов к ним не применяются.

Исходя из вышеизложенного, судебные расходы подлежат возмещению в части - на сумму 70 666,66 руб.

Нотариальные услуги понесены истцом в связи с удостоверением протокола осмотра сайта, то есть для обоснования требований, которые апелляционный суд посчитал необходимым удовлетворить, указанные расходы подлежат возмещению в полном объеме.

В ходе рассмотрения настоящего спора истцом была уплачена государственная пошлина в общей сумме 37 000 руб.: 25 000 руб. за подачу иска, 6 000 руб. за подачу двух апелляционных жалоб, 6 000 руб. за подачу двух кассационных жалоб.

Учитывая необходимость пропорционального возмещения расходов по уплате государственной пошлины, вышеприведенный подход к распределению судебных расходов, а также удовлетворение двух кассационных жалоб в полном объеме, апелляционный суд полагает необходимых взыскать с ответчика в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 25 560 руб.

Исходя из изложенного, обжалуемое решение подлежит отмене, а исковые требования - удовлетворению в части.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 20 декабря 2018 года по делу N А41-96174/17 отменить.

СТРИЖ

strizh,

Обязать индивидуального предпринимателя Климашину Светлану Александровну (ИНН 504506137219) в срок не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу настоящего постановления изъять из оборота и уничтожить все вывески принадлежащих ей салонов красоты (г. Домодедово, м-р Южный, ул. Курыжова, д. 20; г. Видное, ул. Березовая, д. 1, ТК "Красный Камень", 2-ой этаж; г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 36 "Б"; г. Видное, ул. Березовая, д. 9; г. Видное, ул. Ольховая, д. 11), а равно находящихся в любом ином месте расположения, рекламную продукцию, документы и иные предметы, на которых имеется обозначения

СТРИЖ

strizh,

Взыскать с индивидуального предпринимателя Климашиной Светланы Александровны (ИНН 504506137219) в пользу индивидуального предпринимателя Мустафина Рамиля Ахтемовича (ИНН 501801414721) компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 60 000 рублей, расходы за оказание нотариальных услуг в сумме 34 610 рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 70 666,66 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 25 560 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме через суд первой инстанции.

Председательствующий

С.А. Коновалов

Судьи

С.В. Боровикова
М.А. Немчинова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.