Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2020 г. N 15АП-12967/20 по делу N А32-2250/2020

город Ростов-на-Дону

12 октября 2020 г.

дело N А32-2250/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 05 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 октября 2020 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Яицкой С.И., судей Ковалевой Н.В., Чотчаева Б.Т.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Муштатовой А.А.,

при участии в судебном заседании:

от истца - представителя Белобородовой В.С. по доверенности от 15.05.2020 (посредством онлайн-связи),

от ответчика - представителя Кондрашина А.В. по доверенности от 20.02.2020 (посредством онлайн-связи),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН 027810700736, ОГРНИП 311028012400084)

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2020 по делу N А32-2250/2020

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича

к ответчику - индивидуальному предпринимателю Демерчяну Сергею Агасеровичу (ИНН 231901863802, ОГРНИП 308236720700071)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - ИП Ибатуллин А.В., истец) обратился в арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Демерчян Сергею Агасеровичу (далее - ИП Демерчян С.А., ответчик) о взыскании компенсации в размере 800 000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 543558 (с учетом уточнения первоначально заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2020 в удовлетворении исковых требований отказано. Судебный акт мотивирован отсутствием сходства до степени смешения обозначения, используемого ответчиком в коммерческой деятельности с товарными знаками истца, а также злоупотреблением правом со стороны истца.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Ибатуллин А.В. обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил решение суда от 25.06.2020 отменить, удовлетворить заявленные требования в полном объеме. Апелляционная жалоба мотивирована тем, что судом первой инстанции необоснованно указано на отсутствие сходства между словесными обозначениями, используемыми истцом и ответчиком, сравнение словесного товарного знака с другим обозначением по цвету и шрифту исполнения является некорректным. В используемом ответчиком обозначении словесный элемент "саан" выполнен шрифтом меньшего размера, а словесный элемент "муравей" выполнен более крупным шрифтом в ярко красном цвете, что ведет к визуальному доминированию элемента "муравей" в данном обозначении. Решением Роспатента от 26.06.2017 ответчику было отказано в регистрации спорного товарного знака в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 543558. Осуществление деятельности по использованию товарного знака в различных регионах страны не может служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, поскольку товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации независимо от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования. Злоупотребления правом со стороны истца не имеется.

В отзыве на апелляционную жалобу ИП Демерчян С.А. указывает, что используемое ответчиком обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Осуществление деятельности истца и ответчика в различных регионах препятствует возможности смешения деятельности различных лиц для потребителей. Истец не подтвердил факт использования им либо под его контролем спорного товарного знака. Истцом не доказана правомерность предъявления ко взысканию компенсации в размере 800 000 руб., в материалы дела не представлен обоснованный и подробный расчет размера такой компенсации.

В судебном заседании ИП Ибатуллин А.В. поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака "Муравей" по свидетельству Российской Федерации N 543558, зарегистрированного 26.03.2001 в отношении услуг 42 класса МКТУ "реализация товаров".

Обозначение "СаанМуравей" используется ИП Демерчян С.А. в качестве названия магазина, расположенного в городе Сочи, микрорайон Бытха, ул. 20-ой Горно-Стрелковой Дивизии, д. 20, без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое обозначение, по мнению ИП Ибатуллина А.В., является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

ИП Ибатуллин А.В. направил в адрес ИП Демерчян С.А. досудебное предложение об урегулировании спора путем прекращения использования обозначения "СаанМуравей", выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 543558 в двукратном размере стоимости товаров, проданных в течение последних трех лет использования этого товарного знака.

Поскольку требования истца в добровольном порядке ответчиком не выполнены, ИП Ибатуллин А.В. обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Угроза смешения зависит от сходства противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения, а также оценки однородности обозначенных ими товаров и услуг.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197).

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, изложена правовая позиция, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 42 Правил N 482 указано, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем названном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства товарных знаков могут учитываться как отдельные признаки, так и совокупность совпадающих признаков, в то время как при установлении сходства до степени смешения оценивается восприятие товарного знака в целом.

Обращаясь в суд с настоящим иском, ИП Ибатуллин А.В. указывает, что используемое ответчиком название магазина "СаанМуравей" является сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 543558.

Из материалов дела следует, что ответчик использует дополнительный словесный элемент "саан" к словесному элементу "муравей", в связи с чем, товарный знак истца и обозначение ответчика отличаются по семантическому признаку. Словесный элемент "муравей" в обозначении ответчика занимает второстепенное положение, дополняет словесную часть "саан", с которой начинается прочтение обозначения потребителем. Указанное обстоятельство усиливает различие фонетического восприятия спорного обозначения.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что обозначение ответчика всегда требует домысливания, а товарный знак истца однозначно ассоциируется с насекомым.

Кроме того, в сравниваемых обозначениях отсутствует фонетическое сходство: "Муравей" - одно слово, 7 звуков, 4 согласных, 3 гласных, 3 слога; "СаанМуравей": 13 звуков, 8 согласных, 5 гласных, 5 слогов. При этом с элемента "Саан" начинается прочтение потребителем обозначения ответчика, а потому сравниваемые обозначения имеют разные фонетические ряды.

Спорные обозначения также отличаются по графическому признаку, так товарный знак истца исполнен стандартным шрифтом черного цвета, без каких-либо дополнительных изобразительных и графических элементов. В то время словесный элемент "муравей" в обозначении ответчика исполнен оригинальным шрифтом красного цвета, при этом вторая словесная часть "саан" исполнена оригинальным шрифтом черного цвета с белым окаймлением букв. В связи с чем отсутствует сходство между обозначениями, используемыми истцом и ответчиком, влекущее возможность смешения данных обозначений при индивидуализации оказываемых услуг. При этом наличие незначительного фонетического сходства между словесными элементами спорных обозначений и отсутствие графического или смыслового сходства между ними, свидетельствует о невозможности смешения указанных средств индивидуализации.

Судом первой инстанции также обоснованно учтено различие по видам деятельности истца и ответчика и осуществление ими предпринимательской деятельности в разных регионах страны.

Данное обстоятельство в совокупности с обстоятельством отсутствия сходства до степени смешения обозначения, используемого ответчиком, и товарного знака истца, свидетельствует об отсутствии вероятности или угрозы смешения деятельности истца и ответчика.

Указанная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу N А27-90/2019.

ИП Демерчян С.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 25.07.2008 на территории Краснодарского края. Основным видом экономической деятельности ответчика является - торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.5).

ИП Ибатуллин А.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 04.05.2011 на территории Республики Башкортостан. Основным видом экономической деятельности ответчика является - торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД 47.19). Эта группировка включает в себя розничную торговлю широким ассортиментом товаров, из которых продукты питания, напитки или табачные изделия не преобладают; деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента, включая одежду, мебель, бытовые приборы, скобяные изделия, косметику, ювелирные изделия, игрушки, спортивные товары и т.д.

В дополнительных видах деятельности истца и ответчика отсутствуют сходные виды деятельности.

Таким образом, с учетом низкой степени сходства товарного знака истца с обозначением ответчика по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства, различных видов деятельности, при которых стороны используют товарные знаки и обозначение "муравей", суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что используемое ответчиком обозначение "СаанМуравей" при производстве и предложении к продаже продовольственных товаров не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, следовательно, вероятность смешения данных обозначений отсутствует.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что решением Роспатента от 26.06.2017 ответчику отказано в регистрации обозначения "СаанМуравей" в отношении услуг, связанных с реализацией товаров (35 класс), в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком истца N 0543558, отклоняется судом апелляционной инстанции.

В данном случае указанным решением отказано в регистрации товарного знака ответчика для услуг 35 класса МКТУ, тогда как истец вменяет ответчику нарушения, связанные с услугами 42 класса МКТУ.

Кроме того, указанное доказательство в силу части 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеет для арбитражного суда заранее установленной силы и оценивается судом в совокупности с иными доказательствами, представленными в материалы дела.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения и товарного знака истца по свидетельству N 543558 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии у истца при обращении в суд с настоящим иском признаков злоупотребления правом.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 11 правоотношений должны действовать добросовестно.

В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

ИП Ибатуллин А.В., являясь правообладателем товарного знака, имеет право на предъявление требований о взыскании компенсации (пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555 указано, что с учетом установленного Гражданского кодекса Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Сведениями свидетельства на товарный знак N 543558 подтверждено наличие у истца прав правообладателя.

Вместе с тем, товарный знак служит для индивидуализации товара/услуг (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Цель регистрации товарного знака - индивидуализировать регистрируемым обозначением свои товары или услуги.

При этом очевидно, что цель регистрации какого-либо обозначения в качестве товарного знака формируется не в момент его регистрации, а как минимум перед подачей заявки на регистрацию, следовательно, подавая заявку, заявитель должен преследовать единственно законную цель регистрации - индивидуализировать свои товары услуги данным обозначением.

Однако в нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не представил доказательств того, что такая цель преследовалась ИП Ибатуллиным А.В. Доказательств того, что истец занимается предпринимательской деятельностью, в которой реализует свои исключительные права на товарные знаки, правообладателем которых является, в материалы дела не представлено.

Учитывая изложенное, действия обоснованно квалифицированы судом первой инстанции по статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вывод о злоупотреблении ИП Ибатуллиным А.В. правом при обращении в суд с исками о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков сделан также в постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу N А27-90/2019, постановлениях Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2020 по делу N А65-31827/2019, от 19.05.2020 по делу N А65-31825/2019, постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2020 по делу N А40-59474/2020, постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2020 по делу N А41-88615/2019, постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по делу N А32-30338/2019.

При таких обстоятельствах основания к удовлетворению апелляционной жалобы судебная коллегия не усматривает.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения апелляционной инстанцией не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2020 по делу N А32-2250/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано через арбитражный суд первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

С.И. Яицкая

Судьи

Н.В. Ковалева Б.Т. Чотчаев